군사> 퍼셀·헨델·뒤파르크...소프라노 이소혜 ‘풍성한 레퍼토리’로 국내무대 첫선 | 군포철쭉축제

예를 들어, 청구항 제1항이 A, B, C, D 및 E의 5개의 구성요소로 이루어지고 A 및 B 는 공지요소인 경우, 나머지 신규요소인 C, D 및 E의 중요도를 결정하는 것이다. 이 경우 A 및 B의 중요도는 0%이고, C, D 및 E의 중요도의 합은 100%가 되어야 한다.

921) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 82頁. 922) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 1-5. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 354 와이즈만 과학자들에 따르면 그들의 최초 아이디어는 항종양제와 화학적으로 결합 된(conjugated) 항체를 시도해 보는 것이었는데, 그들은 항체와 항종양제를 별도로 사 용하는 것 외에 그 둘의 혼합물(unconjugated mixture)도 시도해 보았는데 혼합물의 경우가 가장 효과가 좋다는 점을 확인하였다.

(주)판례에서는 결과적으로 이 경우와 같다. 기술적 문제 해결에 이른 기초를 끌어내거나 기술적 문제해결에 미치는 자연현상 또는 작용 효과의 관련성을 찾아낸 자도 공동발명자일 수 있다. 공동발명자의 각자의 기여는 자체, 창작적 기여(schopferischer Beitrag)의 소신을 필요로 하는가?372) 이점에 대하여 독일 학설 및 판례에서 살핀다.

① 2 이상의 기업의 공동개발에 의해 어떤 기술적 사상의 창작을 완성한 후, 그 일 부의 기업이 단독으로 완성한 창작을 개량한 청구항으로서 특허출원한 것과 같은 경 우, 공유지분권의 반환으로서 법원은 사안의 내용에 따른 타당한 지분의 이전등록청 에 대한 부당이득반환청구가 고려됨에 불과하다. (중략) 본 판결도 사실인정의 부분에서 X가 제공한 시작품 (試作品)과 Y의 발명의 동일성이라고 하는 형태로 X가 제공한 시작품으로부터 Y가 얼마나 발명에 기여하였 는가를 인정하고 있다. 또한, ‘② 최고재판결’의 1심도 무권리자가 공동발명자인가의 인정이 다투어져, 법원은 이를 부정하고 있다.”);吉田広志, “冒認に関する考察”, 知的財産法政策学研究 10号 85頁 각주 43(“다만, 이전청 구를 진정한 권리자가 출원을 행하고 있던 경우에 한정한다고 해도, 진정한 권리자의 출원 후에 모인자가 클 레임의 보정을 행하면 진정한 권리자가 발명하고 있지 않은 발명에 권리가 부여되는 것이 있을 수 있고, 출원 된 발명과 특허된 발명 사이의 일체성이 붕괴되는 경우가 있다고 하는 지적이 있다. 이에 대해 보정의 범위는 당초 명세서의 기재의 범위에 한정되므로 발명의 동일성이 훼손되는 것은 없다고 하는 견해가 있다. 발명의 동일성이 문제로 되는 케이스는, 보정의 경우라고 하는 것보다 오히려 모인출원을 기초로 한 우선권주장출원 (특허법 41조 1항)이 된 경우일 것이다. 우선권 주장출원은 기초출원과의 동일성은 문제로 되지 않고(우선권의 효과가 미치지 않을 뿐이므로) 기초출원의 발명을 포함한 형태의 개량발명도 부가하는 것이 가능하지만, 개량 발명까지도 진정한 권리자가 한 발명이라고 할 수는 없을 것이다. 이와 같은 경우에는 이전청구는 진정한 권 리자의 지분에 한하여 인정되게 된다고 생각된다.”); 吉田広志, “特許法における創作者保護”, 日本工業所有権法 学会年報 第29号 139頁; 田村善之, “冒認特許に対する移転登録請求権の新設とその課題”, 今週のコラム 第165回 ; 大渕哲也, “冒認出願に係る救済”, 大渕哲也 他編 専門 訴訟講座(6) 特許訴訟(上), 99頁; 高部眞規子, “冒認による移転登録の実務”, L&T 55号6頁(“원고가 전부 스스로 발명한 것이라고 주장하면서 특허권의 이전등록청구를 한 것에 대해 법원이, 원고와 피고가 모두 발명의 창작 행위에 기여하고 있어 공동발명이라고 인정한 경우에는, 일부인용하여 각각의 기여 비율에 따라 지분의 이전 등록절차를 인용하는 것도 가능하다고 해석하고 싶다.”); 中山信弘, 特許法(第3版), 348頁. 784) 竹田稔, “冒認出願等に対する真の権利者の救済措置”, L&T 54号 48頁. 785) 茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号285頁; 鈴木將文, “共同研究の成果の権利化及 び活用を巡る法的諸問題”, 知的財産研究所 編 特許の経営・経済分析, 2007.3., 360頁; 田村善之, “冒認特許に対 高部眞規子, “冒認による移転登録の実務”, L&T 55号7 頁(“특허권은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허결정이 됨과 동시에 하나의 등록이 이루어지며 개선다항 제하에서도 마찬가지라고 생각된다(특허법 185조). 또한 특허권의 현물분할은 사실상 동일한 특허권이 복수 발생하여 버리는 것과 마찬가지로 되기 때문에 부정되고 있다. 나아가 청구항마다 권리자가 다르게 하는 공시 는 현행제도하에서는 불가하므로 입법법으로서는 별론으로 하고 현단계에서는 청구항마다 발명자가 다른 경 우에는 공유로 하는 수밖에 없다고 생각된다. 이 문제는 모인에 특유한 문제는 아니며 예를 들면, 어떤 회사 의 종업원이 어떤 청구항에 대한 발명자인 경우에 당해 청구항은 실시되지 않고 공동연구의 상대방인 대학이 발명한 다른 청구항만이 실시되고 있는 경우에 이것을 공유한 경우, 직무발명의 대가를 청구할 수 있는가 하 는 문제에도 관련된다. 또한 공유로 한 경우 진정한 권리자는 자기가 발명하고 있지 않은 모인출원자가 부가 한 발명에 대하여도 실시할 수 있어 합당하지 않다는 비판도 생각될 수 있다. 장래적으로는 청구항마다의 등 록제도를 검토해야 할 것이다.”); 金子敏哉, “特許を受ける権利の共有(共同出願違反と分割請求権を中心に)”, 高 林龍 他編 知財講座Ⅰ 42-43, 59頁; 小松陽一郎, “冒認出願と実務上の若干の課題”, 知的財産権 : 法理と提言 : 牧野利秋先生傘寿記念論文集(中山信弘, 斉藤博, 飯村敏明 編), 青林書院, 2013.1., 517-518頁; 西利香, “発明者と 発明者の保護(2)-冒認救済等”, 牧也ほか編, 知財大系Ⅰ 118-119頁; 中山信弘, 特許法(第3版), 348頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 296 구를 인정할 여지는 있다는 견해;786) ② 모인자 측에 있어서 실질적인 아이디어라고 평가할 수 있는 부분을 부가한 경 우에는, 공동발명으로서 공유 지분권의 반환을 인정할 수 있다는 견해;787) ③ X와 Y가 공동으로 발명 A를 완성한 후 Y가 독자적으로 구성 α를 부가한 이용 발명 A‘를 출원한 경우, α가 A‘의 특징적 부분인지 여부에 따라 공동발명 인정 여부 가 달라진다는 견해.788) 즉, (i) α가 A‘의 특징적 부분이 아닌 경우에는, A‘는 A와 실 질동일이므로 A의 공동발명자 X를 A‘의 공동발명자로 평가할 수 있지만, (ii) α도 A ‘의 특징적 부분인 경우에는, A‘는 A와 별개의 발명으로 Y의 단독발명이라는 견해. 2) 모인자 기여 취급 검토 보고서 한편, 일본이 이전청구제도를 도입하기 전에 해당 제도에 대해 분석한 보고서에서 모인자 기여의 취급에 대해서도 검토하고 있는데 주요 내용은 다음과 같다.789) 가) 모인자 기여의 유형 <권리범위에 대한 기여> a) 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 부가하여 출원하는 경우 b) 진정한 권리자의 발명 A를 개량하여 A’로서 출원하는 경우 c) 진정한 권리자의 발명 A를 상위개념화하여 출원하는 경우 d) 진정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 후, 당해 출원을 기초로 우선권을 주장 하여 모인자의 발명 B를 추가하여 (또는 개량발명 A’로서 혹은 발명 A의 상위개념의 발명으로서) 출원하는 경우 <절차적인 기여> 786) 竹田稔 松任谷優子, 知的財産權訴訟要論 特許編, 發明推進協會, 2017. 12., 407-410頁. 787) 飯村敏明, 座談会 特許法改正の意義と課題, ジュリスト 2012年１月号(No.1436), 有斐閣, 23頁은, 단정은 어렵 다는 전제에서 “모인자 측에 있어서 실질적인 아이디어라고 평가할 수 있는 부분을 부가한 경우에는, 매우 대 략적인 말을 하면, 공동발명으로서 공유의 지분권만의 반환에 제한된다는 편이 타당하다고 느껴집니다”라고 발언하고 있다.

갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을과 병이 공동으로 연구하여 (a+b) 발명을 창 출하였고 그 발명의 신규성 및 진보성이 인정되는 경우, b 요소로 인하여 신규성 및 진보성이 인정되었으며, 을과 병이 공동으로 그 b 요소의 창출에 기여하였다.

한편 피고가 원고로부터 제공받은 자료를 유용해서 경북대학교 산학협력단과 공동 연구 및 공동 특허출원을 하였는지, 그 직원인 OOO 역시 같은 자료를 이용해서 석사 학위 논문을 작성하고 공동 연구 자료로 활용하였는지에 대해 법원은, 피고는 악취에 관한 민원이 발생한 2013. 7. 22.부터 2014년 6월경까지 원고에게 악취 원인에 대한 연 구 및 검토 결과를 요구하면서 함께 원인 분석을 하고 있었는데, 악취 원인을 제거하 지 못하게 되자, 피고는 2014년 2월경부터 원고가 아닌 다른 연구기관인 경북대학교 산학협력단과 공동 연구를 진행하였고, 그 결과 기존에 원고가 지목했던 악취 원인 물 질인 ‘톨루엔’과 ‘자일렌’ 외에 휘발성 지방산(VFA)인 ‘부티르산’이 악취의 원인 물질 이라는 연구 결과를 얻고 특허등록을 하기에 이르렀음을 알 수 있으므로, 결국 피고는 원고의 도움 없이 독립한 연구를 하여 악취 제거 물질을 찾아내 그에 기한 특허등록 을 한 것으로 봐야 한다고 하면서 원고의 피고에 대한 하도급법 위반을 이유로 한 손 해배상 청구는 받아들이지 않았다.

첫째, 실험이 중요한 기술분야에서는 일본의 影山光太郎(카게야마 코우타로우) 이 론을 적용해서 지분율을 산정할 수 있다. 즉, 발명의 과정을 원리를 정립하는 단계 및 그 원리를 실현하기 위한 모델을 설정하는 단계로 나누고 그 두 단계에 창작적 기여 를 한 정도를 고려하여 지분율을 산정할 수 있다.