명상> 배우 김부선 거짓말·변명 일관…선수끼리 왜 이래요 공지영 겨냥? | 군포철쭉축제

1048) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国 際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報 告書), 63頁에서 재인용. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 421 한편, 독일의 경우 정당한 권리자는 분리이전 청구 시 모인자에 대하여 ① 독일 특 허청에 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하 는 것 및 ③ 특허부여청구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분 할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해 야 한다.1049) 즉, 모인자가 위 ①부터 ③을 행하도록 특허청에 청구하도록 되어 있는 데, 무권리자가 필요한 보정을 하는 한편 정당한 권리자의 출원이 일정한 요건을 충족 하는 경우 출원이 분리 이전되는 것과 동일한 법적 효과를 부여하는 방식으로 규정한 것이 위 개정안이다.1050) 즉, 무권리자가 자신의 출원 중 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 발명을 삭제하는 보정을 하고, 정당한 권리자의 특허출원이 개정 안 제4항 제1호부터 제3호까지의 요건을 충족하면, ① 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 보 며, ② 이 경우 무권리자는 정당한 권리자의 특허출원에 따른 특허발명을 업으로서 실 시할 권리를 갖지 않는 것으로 봄으로써 분리이전의 효과를 발생시키는 것이 개정안 의 내용이다. 한편, 개정안 제2항 및 제3항의 내용은 ‘특허권의 이전청구’에 대해 규정하고 있는 제99조의2를 참고하여 특허권이 성립한 후가 아닌 출원 단계에서 특허출원인 변경을 특허청장에 청구할 수 있도록 함으로써 정당한 권리자의 별도 출원 없이 정당한 권리 자의 구제가 가능하도록 하고(개정안 제2항), 이와 같은 경우에는 제37조 제3항에도 불구하고 타 공유자의 동의 없이 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 이전이 가능함을 규정하는 것이다(개정안 제3항). 1049) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 1050) 무권리자의 보정(정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 발명을 삭제하는 보정) 없이도 일정한 요건하에 이를 법적으로 간주하는 방안도 가능할 수 있지만, 이 경우에는 그와 같은 결정에 대해 불복하는 절 차를 마련할 필요가 있을 것이다. 즉, 모인심판과 같이 권리귀속 여부에 대해 판단하는 심판제도를 마련하고 해당 심판에서 ① 모인 여부에 대한 결정 및 ② 모인 인정 시 정당한 권리자의 출원분할 청구에 대해 인용/기 각하는 결정을 내릴 수 있도록 하되, 위와 같은 심판부의 판단에 무권리자로 판단된 자가 불복할 수 있는 제 도를 마련할 필요가 있을 것이다.

“① 원고는 기계공학 분야의 박사학위를 취득하였고, 2010. 9.경부터 연구소장으로 근무하다가 2012. 11.경 퇴사한 점 ② 원고는 피고의 기술연구소 부소장 또는 연구소장으로서 위 각 발명의 완성 과 정에서 주로 아이디어 제공, 연구의 방향 제시 등의 업무를 하였던 것으로 보이고, 세 부 설계, 샘플 제작, 실험 수행 등의 실무는 기타 4명의 연구원이 진행하였던 것으로 보이는 점 ③ 원고는 피고 회사가 V3 제품 개발에 착수한 지 약 5개월이 지나서야 피고 회사 에 입사하였고, 원고가 입사하기 전에 위 각 발명에 관한 기본적인 아이디어는 이미 도출된 상태였던 점 ④ 대상 발명의 내용, 발명 경위 및 과정, 피고 기술연구소의 인적 구성 및 조직 체 계 등” 법원은 원고의 지분율을 다음 표와 같이 정리하였다.676) 그 정리에 있어서 위 사안 은 전혀 반영되지 않고 그저 공보에 기재된 발명자 전부에게 균등지분율을 (제4기능 에 대한 제3 발명의 예외를 제외하고는) 인정하였다.

라. 소결 대법원은 2014년의 2011다77313 판결에서 기재된 발명자의 지분이 균등한 것으로 추정하였다. 즉, (예를 들어) 갑과 을이 공동발명자인 것으로 기재되어 있으면 그 둘의 지분율이 각 50%인 것으로 추정된다고 설시한 것이다. 대상 판결은 표면적으로는 지 분율 균등을 추정하는 법리를 제시하지만, 그 이면에는 발명자 기재에 추정력을 부여 하고 있다. 즉, 갑과 을이 공동발명자인 것으로 기재되어 있으면 그 둘의 지분율이 각 50%인 것으로 추정된다는 사실은 그 둘이 공동발명자인 사실은 당연히 추정되고 나 아가서 지분율 균등도 추정된다는 것이다. 그런 측면에서 대법원이 2011다77313 판결 을 통하여 발명자 기재에 추정력을 부여하는 법리를 이미 설시하였는데, 하급심 법원 75178 판결 참조). 이 사건에서 을 제15호증의 1, 2,을 제 16, 17 호증의 각 기재만으로는, D이나 피고 회사가 소속 직원인 원고에 대한 일반 관리자로서 원고에게 자금·설비 등을 제공하여 제1고안의 완성을 후원하거나 위탁한 것 외에 제1고안의 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여 하였다는 점을 인정하기 부족하고 달 리 이를 인정하기에 충분한 자료가 없다. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 D은 실용신안 공보의 기재에도 불 구하고 제1고안에 관한 고안자로보기 어려우므로, 제1고안에 관한 D의 기여도는 별도로 고려하지 아니한다.”). 685) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결(“위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한 이익 상당액은 피고 2 지분에 상응하는 금액에 한정된다고 할 것이다. 또한 2인 이상이 공동으로 발명한 때에 는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하 지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 239 이 그 이면의 의미를 알아채지 못하고 발명자 기재에 추정력을 부여하지 않는 법리 적용의 오류를 범하였던 것이다. 적어도 대상 판결이 선고된 2014년 11월 13일 후에 선고된 하급심 판결들은 모두 대상 판결의 법리를 따르기를 거부한 것이거나 대상 판 결의 의미를 이해하지 못한 것이 된다.

즉 객관적 측면에 직접적인 기여는 대상 발명의 성립단계에서 원리, 모델에 대한 것이 163) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 97頁(“会社内での関係会社内で も、直接「研究・開発の進展（発明の成立）に向けて」研究・開発を行っている部門と同部門から委託を受けて 測定等を行う部門との関係を考えると、測定等部門には共同発明成立のための主観面が欠けていることがありう る。この場合、研究・開発部門の従業員のみが発明者となると考えられる。”). 164) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 101頁(“共同発明者は、①客観面を 不可欠に直接に行った者（これらの者の間に主観的関与は必要）（直接型、間接型において）、②客観面を直接 に行った者に不可欠に間接的に主観的関与をして加担した者（主観的関与が客観面を行ったと同視しうる程度と 考えられる）（間接型）、または③客観面への直接的寄与と客観面を行った者への間接的加担を合わせて発明成 立への不可欠な寄与をした者（結合型）となる（共同発明者認定の基準）。”). 165) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 101頁(“共同発明者の認定、共同発 明者間の寄与割合を算定するにあたっては、通常、（i）関係者の客観面への直接的寄与、（i）主観的関与による 間接的加担の順に考察することになる。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 95 다.166) 이하에서 공동발명자의 판단요소인 원리 및 모델에 관한 고려요소들을 정리해 서 설명하고 공동발명자 간의 지분율 산정기준 및 산정방식을 소개한다.

4) 공동연구개발을 위해서 이용된 설비 내지 투하된 기재 등 유무 및 양의 대소 小林健男은 공동발명자가 공동연구개발을 수행하기 위해서 여러 가지 연구설비를 제공하고, 그 이용을 다른 쪽의 공동발명자에게도 허용하고 있을 때, 그 물적 설비의 제공과 허용은 공동발명자의 지분 산정상 고려해야 하는 요소 중 하나가 된다고 설명 한다. 특히 이러한 설비가 대체성을 가지지 않는 특수한 것 및 거액의 설비 투자 자금 을 필요로 하는 성질의 연구설비라면, 이러한 설비의 제공자인 공동발명자의 지분은 602) 현실적으로 연구기간을 지분율에 반영할 필요성을 인정하면서도, 청구항 구성요소의 특징적(신규한) 부분에 기여한 바를 기준으로 하는 법리를 연구기간을 고려할 여지가 없다. 필자는 전자의 방법보다 후자의 방법을 더 선호한다. 평범한 교수의 30년의 연구가 해결하지 못한 난제를 천재인 학생의 1년의 연구가 해결할 수 있 음이 인정된다. 전세계 수많은 천재가 수백년을 걸쳐 해결하지 못한 난제를 어떤 한 천재가 (수년에 걸쳐) 쉽 게 해결하기도 한다. 그런 견지에서 연구기간은 허무한 것이다.

<법원의 판단> (i) 손배해상 청구 부분 연방대법원은, 손해배상청구의 경우 모인부분이 보호적격인지에 좌우되는데 항소 심 법원이 이에 대해 판단하지 않은 잘못을 지적하고 있다. 이전청구의 경우 출원발명 의 특허요건 충족 여부 및 피모인부분의 보호가능성은 고려되지 않지만, 손해배상 청 구의 경우 모인부분이 보호적격인지에 좌우되며(특히 이 사건의 경우 피고가 청구항 1부터 3을 삭제하였기 때문에 해당 청구항의 특허요건에 대해 특허청이나 법원의 판 단을 더 이상 받아볼 수 없음), 출원 중 삭제된 청구항 1부터 3이 보호가능한 발명을 포함하고 있었을 가능성을 배제할 수 없는데도 불구하고(제안된 함량의 실리카를 추 특허법상 모인(冒認) 법리 341 가하는 것은 공지기술이 아니었음) 이에 대해 판단하지 않은 것은 잘못이라고 하고 있다.

다. 신규사상을 기준으로 하는 공동발명자 판단 발명자가 되기 위해서는 신규사상을 창출하여야 한다.232) 공동발명자라고 주장하 는 자의 기여가 선행기술에 이미 존재하였다는 이유로 공동발명자를 인정하지 않은 판결로는 Swanson v. Alza,233) Elmotec v. Visteon,234) Eli Lilly v. Aradigm235) 등이 존재 한다.236) Pannu v. Iolab 판결에서 CAFC는 공동발명자가 되기 위해서는 대상 기여가 230) Ultra-Precision Mfg., Ltd. v. Ford Motor Co., 411 F.3d 1369, 1383 (Fed. Cir. 2005). 231) 232) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998) (novel aspect). 233) Swanson v. Alza Corporation, 2015 WL 1304436, *7-*14 (N.D. Cal. 2015). 234) Elmotec Statomat, Inc. v. Visteon Corp., 2009 WL 1034929, *3–*4 (E.D. Mich. 2009). 235) Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004). 236) 유사한 판결들을 모아놓은 자료: Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest § 26:119 (“Not joint inventor if only contribute what is already in the art”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 111 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상이어야 한다고 설시하였다.237) 라. 사상의 창출 v. 신규사상 현행 발명의 정의에 따르면 어떤 기술적 사상을 (copy 하지 않고) 창출하기만 하면 그 창출한 자는 발명자가 된다.238) 즉, 비록 선행기술과 동일한 기술적 사상을 창출하 였다 하더라도 자신이 스스로 창출하였다면 발명자가 될 수 있다. 그러나, 그 자를 이 론적으로는 발명자라 볼 수 있으나, 기술발전에 기여한 바가 없다는 점에서 현실적으 로 그를 발명자로 보지 않아도 무방하다. 달리 말하면, 신규하지 않은 기술적 사상을 창출한 자를 지분율 0%를 가지는 발명자라고 칭할 수 있는데, 지분율 0%를 가지는 발명자도 이론적으로는 발명자라고 보아야 할지 모르지만 실질적으로는 발명자가 아 니라고 보아도 무방한 것이다. CAFC의 Pannu 기준도 어떤 자의 기여가 질적으로 미 미하지 않아야 한다고 설시한 바도 0%에 가까운 기여를 한 자를 발명자로 인정하지 않아도 무방한 것으로 보는 것이다.239) 그래서 ‘발명자는 신규사상을 창출한 자’라고 정의할 수 있다.240)241) 마. 진보성을 구비한 기술사상 v. 신규성을 구비한 기술사상 진보성을 구비한 기술적 사상을 창출한 자가 발명자라는 설명은 당연히 지당한 것 이다.242) 그러나, 해당 기술적 사상이 신규하기만 하고 진보성을 갖추지 못한 경우에 도 그 기술적 사상을 창출한 자가 공동발명자가 될 수도 있다고 생각한다. 예를 들어, 237) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 238) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 79 (2013) (“Accordingly, it appears that originality of inventors is still a requirement for obtaining a patent, notwithstanding the elimination of § 102(f).”). 239) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 240) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”); at 102 (“One does not invent merely by repeating public information or using ordinary skills; the contribution must go beyond well-known prior art.”). 241) Bd. of Educ. ex rel. Bd. Of Trustees of Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, Inc., 333 F.3d 1330, 1340 (Fed. Cir. 2003) (“general knowledge regarding the anticipated biological properties of groups of complex chemical compounds is insufficient to confer inventorship status with respect to specifically claimed compounds.”). 242) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 112 갑이 a를 창출하였는데, 그 자체로는 진보성을 충족하지 못하고, 을이 b를 창출하였는 데 그 자체로는 진보성을 충족하지 못한다. 그런데, 갑과 을이 협력하여 (a+b)를 창출 하였고 그것이 진보성을 충족하는 경우 갑과 을은 공동발명자가 될 수 있는 것이다.