신문> KB손해보험, 고객패널 ‘KB희망서포터즈’ 14기 발대식 개최 | 군포철쭉축제

공동발명의 객관적 측면이라는 것은 발명의 성립에 불가결로 필요한 객관적 행위 즉 특징적인 구성요소에 관련되어야 하고 구체적으로 말하면 모델 설정 및 원리를 고 려한 착상에 객관적으로 기여한 것을 말한다.154) 여기서 말한 객관적 측면의 판단은 일반 발명자의 인정기준과 같은 것이다. 그러나 객관적 측면뿐만 아니라 주관적 측면 이 있어야 공동발명으로 인정한다.

법원은 청구한 대상 발명들에 대한 발명자가 출원서가 발명자로 기재한 내용과 동 일하다고 판단하였다. 대상 발명1의 발명자는 X1이고, 대상 발명2~8은 원고 X1, X2, 외에 소외 제3자 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 총 6명을 공동발명자로 인정하였다. 원고의 지분율 산정에 있어서 법원은 래미네이트 발명 및 제3 발명에 대하여 원고의 지분율을 제시 하였다.

원고의 도면은 추간판 확장형 임플란트(expandable intervertebral spacer implant) 를 위한 일반적인 아이디어를 제시하였을 뿐이며, 완전하고 작동가능한 발명의 명확 하고 영속적인 아이디어에 이르지 못하였던 것으로 판단되었다.530) 피고는 항소심 의 견서에서 원고의 아이디어가 실시 가능한 정도에 이르지 못하였다고 주장하였는데, 그 주장은 원고의 아이디어가 그 자체로 발명에 이르지 못하였다는 주장과 다름이 아 니다.531) 결정적으로는 그 도면의 내용과 특허발명의 내용이 현저히 달랐다는 점, 즉 528) Bianco v. Globus Med., Inc., No. 2:12-CV-00147-WCB, 2014 WL 5462388, at 2 (E.D. Tex. Oct. 27, 2014), aff'd, 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015) (“The jury awarded Dr. Bianco $4,295,760 in damages for past trade secret misappropriation, which was five percent of the profits that Globus earned on the products up to the original trial date, as calculated by Globus's expert.”). 529) Bianco v. Globus Med., Inc., No. 2:12-CV-00147-WCB, 2014 WL 1049067 (E.D. Tex. Mar. 17, 2014). 530) “a definite and permanent idea of the complete and operative invention,” 531) Sabatino Bianco, v. Globus Medical, Inc., 2015 WL 739894, at 1 (Fed. Cir. 2015) (“He did not disclose a workable device or provide any concrete details about how to make his idea a reality. It took Globus years of independent development, with no contribution from Bianco, to develop a functioning product.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 178 객관적 요건의 결여가 원고를 공동발명자로 인정하기 어렵게 하였다.532) 원고는 그의 아이디어가 그려진 도면을 2007년 6월에 피고에게 전달하였는데, 쟁 점이 된 특허들의 출원일은 각각 2009년 10월 15일, 2010년 9월 3일 및 2012년 4월 19 일이었다. 그렇다면 그 도면이 제시한 ‘목표’를 바탕으로 피고가 적어도 2년 이상의 연구개발을 통하여 그 아이디어를 진정한 발명으로 완성하였다고 볼 수 있다.

- 신규하지 않은 착상을 한 자는 발명자가 아니다.430)431)432) - 그 착상을 한 자(들)가 (공동)발명자이다.433) - 착상(발명)은 청구항에 의하여 특정된다.

나. 인지: 쌍방(two-way) 인지 v. 일방(one-way) 인지 갑이 먼저 연구를 하고 퇴사를 한 후 을이 그 연구를 이어받아 연구를 하는 경우 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발 명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.560) 선행 발명자가 그의 발명이 후행 발명자 에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성립할 수 있 다.561) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하여 을과 공 560) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”). 561) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 188 동발명자가 되는 것이다. 여기서 갑은 을의 존재 또는 공동연구에 대한 인지를 가지지 않았으나, 을은 적어도 갑 또는 누군가의 선행연구를 이어받아 연구한다고 인지한 것 이며, 그렇다면 쌍방인지가 없어도 적어도 일방인지가 있다면 공동발명자성을 인정하 여야 할 것이다.

1) 원고의 주장 원고는 대상 발명5에 대하여 특허출원은 원고가 단독으로 집필하고 공동발명자 간 의 그의 지분율은 100%로 주장하였다.

① 특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결: 신규성·진보성을 가진 요소에의 기여 “특허법 제1조는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전 을 촉진하여 산업발전에 이바지 하는데 특허법의 목적이 있다고 밝히고 있고, 특허법 제33조 1항 본문은 발명을 한 자 와 그 승계인만이 특허를 받을 권리 를 갖는 것으로 규정하고 있다. 그리고 특허법 제2조 1호는 발명의 개념과 관 련하여, 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의하고 있다. 따라서 결국, 피고가 이 사건 특허발명의 발명을 한 자로 인정받기 위해서는, 이 사건 특허발명이 특허법 제29조의 신규성과 진보 성이라는 특허요건 등을 구비하고, 특허법 제32조의 불특허사유에 해당하지 아니하여야 할 뿐 아니라, 피고 스스로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창 작을 거쳐서 이 사건 특허발명을 직접 발명을 한 자이거나, 그 발명을 한 자 로부터 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계받은 자이어야 한다.” ② 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결: 신규성·진보성을 요구하지 않음 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 53 “피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다. 따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자 의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 수 긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다. 한편 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로 서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되는 것임에도, 이 와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요 건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 잘못이라고 할 것이지만, 앞서 본 바 와 같이 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상, 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사 유가 되지 아니하고, 진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 관하여는 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되는 이상 더 나아가 살펴볼 필요가 없다.” 본 사례를 통하여 발명자 판단 기준에서 발명의 신규성·진보성의 요건을 갖추어야 하는지에 대하여 대법원은 그러하지 않다고 설시하였다. 한 논문은 “원심판결은 모인 대상발명도 선행기술이 될 수 있음을 전제로 판단한 것으로 보이나, 이는 2011년 AIA(Leahy-Smith America Invents Act)로 특허법을 개정하기 전 미국에서 선발명자 주의하에서 무권리자의 특허출원을 통제하기 위하여 사용되었던 방법과도 동일하나, 이와 같은 판단은 공지·공용의 기술만을 신규성과 진보성의 선행기술로 규정하고 있 는 특허법의 태도에 반한다 할 것이고, 또한 ‘특허를 받을 권리’는 발명과 동시에 발생 하는 권리로서 신규성, 진보성 등 특허등록요건을 만족하지 못하는 경우에도 권리이 전 등을 할 수 있는 재산권이라는 점 등을 고려할 때 대상 판결의 판시가 타당하다 할 것이다”38)란 견해를 보이고 있다. 신규성이 부정되는 공지사항에 기여한 자가 발명자 가 될 수 없음에 대하여는 비교적 쉽게 동의가 가능하다. 그러나, 공지사항으로부터 진보성이 인정되는 사항에 기여하여야 발명자로 인정될 수 있는지 여부에 대하여는 엄밀한 검토 및 고민이 필요하다.

8) 2011년 개정법(2011. 3. 29. 법률 제10475호로 일부개정된 것) 제35조(손해배상 책임) (“① 원사업자가 제12조의 3제1항을 위반하여 기술자료 제공을 요구함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.