중동 - 가요계 보헤미안 양원식, 3집 타이틀곡 ‘귀연’으로 컴백 | 군포철쭉축제

한편, 앞서 본 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모 인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 767) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.). 768) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.) (“독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설ㆍ판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:33-34; BGH, 17.01.1995- X ZR 130/93). 그 결과, 타인의 발명을 누군가가 임의로 개량하고, 그런 상호 공 헌이 공동발명으로 볼 수 있는 정도에 이른다면 양자는 자신의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하 는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:128).”). 769) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.) 지분이전을 통한 해결을 긍정하는 견해로 일본의 학설(田村 善之, 冒認特許に對する移轉登錄請求權の新設とその課題-2011年特許法改正の爭點, Westlaw 今週の判例コラム 第165回, 2011.)을 소개하고 있다.

4. "대상기관"이란 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등을 말한다.

① 특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결: 신규성·진보성을 가진 요소에의 기여 “특허법 제1조는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전 을 촉진하여 산업발전에 이바지 하는데 특허법의 목적이 있다고 밝히고 있고, 특허법 제33조 1항 본문은 발명을 한 자 와 그 승계인만이 특허를 받을 권리 를 갖는 것으로 규정하고 있다. 그리고 특허법 제2조 1호는 발명의 개념과 관 련하여, 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의하고 있다. 따라서 결국, 피고가 이 사건 특허발명의 발명을 한 자로 인정받기 위해서는, 이 사건 특허발명이 특허법 제29조의 신규성과 진보 성이라는 특허요건 등을 구비하고, 특허법 제32조의 불특허사유에 해당하지 아니하여야 할 뿐 아니라, 피고 스스로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창 작을 거쳐서 이 사건 특허발명을 직접 발명을 한 자이거나, 그 발명을 한 자 로부터 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계받은 자이어야 한다.” ② 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결: 신규성·진보성을 요구하지 않음 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 53 “피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다. 따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자 의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 수 긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다. 한편 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로 서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되는 것임에도, 이 와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요 건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 잘못이라고 할 것이지만, 앞서 본 바 와 같이 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상, 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사 유가 되지 아니하고, 진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 관하여는 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되는 이상 더 나아가 살펴볼 필요가 없다.” 본 사례를 통하여 발명자 판단 기준에서 발명의 신규성·진보성의 요건을 갖추어야 하는지에 대하여 대법원은 그러하지 않다고 설시하였다. 한 논문은 “원심판결은 모인 대상발명도 선행기술이 될 수 있음을 전제로 판단한 것으로 보이나, 이는 2011년 AIA(Leahy-Smith America Invents Act)로 특허법을 개정하기 전 미국에서 선발명자 주의하에서 무권리자의 특허출원을 통제하기 위하여 사용되었던 방법과도 동일하나, 이와 같은 판단은 공지·공용의 기술만을 신규성과 진보성의 선행기술로 규정하고 있 는 특허법의 태도에 반한다 할 것이고, 또한 ‘특허를 받을 권리’는 발명과 동시에 발생 하는 권리로서 신규성, 진보성 등 특허등록요건을 만족하지 못하는 경우에도 권리이 전 등을 할 수 있는 재산권이라는 점 등을 고려할 때 대상 판결의 판시가 타당하다 할 것이다”38)란 견해를 보이고 있다. 신규성이 부정되는 공지사항에 기여한 자가 발명자 가 될 수 없음에 대하여는 비교적 쉽게 동의가 가능하다. 그러나, 공지사항으로부터 진보성이 인정되는 사항에 기여하여야 발명자로 인정될 수 있는지 여부에 대하여는 엄밀한 검토 및 고민이 필요하다.

이 사건에서 대법원은, 발명자에게 특허권 이전의 권리가 존재하는 것을 긍정하고, 비 밀유지계약에 있어서 신탁위반에 의해 관련 권리가 침해된 경우의 형평법상의 구제방 830) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 106, 106-108頁에 소개된 것이다.

원고는 “여러 슬릿 형상 분사공을 작성하여 그 분무형상을 관찰하고, 분무입경을 측정하여 데이터를 채취한 것이며 ... 그 결과를 대상 사건 신고서라고 하는 형태로 정 리하였다. ‘Ｌ１≧4.５×Ｗ’의 관계식 자체는, I에 의해서 예측되었지만, 대상 신고서 기 재의 원고의 실험결과(대상 신고서의 제21도, 제23도 기타 대상 신고서의 기재내용)에 기초해서 정해진 것이 분명하다. 그렇게 하면 원고는 H로부터 받은 교사를 참고로 하 고 있지만, 대상 특허발명의 구체화에 크게 공헌한 것이라고 인정할 수 있어서 그 공 헌은 가장 크다고 보아야 하는 것이다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 217 (3) I의 공헌에 관하여 I는 특허공보에서 발명자로 기재되지 않았지만, 법원은 I가 발명 성립단계에서 공지기술 제외하여 특허성이 있는 부분을 추출하고, 청구항에 기재하는 명세서 작성 을 담당하였다. 법원은 특허공보에 기재된 발명자를 진실된 것으로 추정하지 않고, 발 명의 실체를 기초로 공동발명자를 판단하였다. 그리고 I가 대상 발명에 대하여 구체적 으로 명확하게 한 것이고, I의 공헌은 원고보다 크다고 할 수 없다고 판시하였다.

II. 공동발명자 사이에 (객관적 기여 외에) 주관적 의사교환이 필요한지 여부: 모인발명을 중심으로 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 169 1. 서론 모인자가 발명자가 될 수 있는지가 문제가 된다. “① 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 넣고 출원하는 경우; ② 진정한 권리자의 발명 A를 개량하고 A'로 출원하는 경우; ③ 진정한 권리자의 발명 A를 상위 개념화하고 출원하는 경우; ④ 진 정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 뒤 해당 출원을 기초로서 우선권을 주장하며 모 인자의 발명 B를 추가하고(또는 개량 발명 A'으로 혹은 발명 A의 상위 개념의 발명으 로 출원하는 경우; ⑤ 모인자가 보정 등의 절차를 한 경우 ⑥ 진정한 권리자의 발명 A에 대해서, 명세서에 실례 a를 추가하고 출원하는 경우”494) 등에서는 모인자도 발명 자로 인정될 여지가 있다고 생각된다.495) 이러한 설명은 공동발명자가 되기 위한 객관 적 요건만 충족하면 주관적 의사는 필요하지 않다고 설명하는 바와 다름이 아니다. 여 기서의 객관적 요건은 발명에의 실질적 기여 여부에 관한 것이고 주관적 요건은 공동 발명자 사이에 해당 발명을 공동으로 창출하기 위한 의기의 투합이 필요한지 여부에 관한 것이다.

Ⅴ. 입법적 해결방안(보론) 해석론에 의한 대응에 한계가 있을 경우의 입법적 해결방안으로는, 다음과 같은 것 들을 생각해 볼 수 있다.

(8) 원리를 추출할 수 없는 경우 및 (6)-1의 경우. 원리, 모델을 고려할 필요가 없다 (모두 모델로 취급해도 좋음). (9) 원리 및/또는 모델에의 기여 정도를 요구한다. (7)의 경우, 원리 및 모델의 중요 도에 대한 것이며, (8)의 경우 모델에 대한 것이다.

다. 발명자 판단기준 발명자 여부는 청구항의 구성요소를 기준으로 판단되어야 한다. 청구항의 구성요 소 중에서도 공지의 구성요소는 무관하며, 공지 구성요소를 제외한 나머지 구성요소 의 창출에 실질적으로 기여한 자가 발명자가 된다. 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 출원 특허의 하나 이상의 청구항의 신규한 요소에 실질적으로 기여하여야 한다.

드라마 김수로 공동저작물 사건에서 대법원은 먼저 공동저작물로 인정하기 위해서 는 ‘공동창작의 의사’가 중요하다고 설시한 후,268) 선행 저작자가 후행 저작자의 작업 을 인지, 허락하지 않고 선행 저작자 단독으로 작품을 완성할 의사를 가졌음에 근거하 여 그러한 경우에는 선행저작자와 후행 저작자가 공동저작자가 될 수 없다고 설시하 266) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“quantum of collaboration or connection”). 267) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1300 (1999) (“However, under the Copyright Act, the authors must intend to create an inseparable work. The intention to create a unitary work is an indispensable key in copyrights.”). 268) 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결(김수로 공동저작물 사건)(“2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 그 저작물의 공동저작자가 된다고 할 것이다. 여기서 공동창작의 의사는 법적으 로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리 하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻하는 것이라고 보아야 한다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결 참조).”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 117 였다.269) 김수로 사건에서는 선행 저작자가 단독으로 권리를 가진 저작물에 대한 것인 데 그 선행 저작물이 회사의 것이어서 회사가 사용에 대한 권리를 가졌다면 다른 결 과가 도출되었을 것이다. 선행 연구원이 퇴사를 하는 경우, 그 자가 본인의 연구결과 물을 회사가 사용하지 못하도록 요구할 권리가 없다. 그 자는 본인의 연구결과물을 회 사가 자유롭게 활용할 수 있음을 잘 알고 있다. 그렇다면, 선행 연구원과 후행 연구원 이 공동발명자로 연결될 가능성은 열려 있다고 보아야 한다.

다시 정리해서 말하자면, 影山론에 따르면 발명자 인정의 판단요소는 발명을 구성 하는 원리 및 모델이 있는데, 원리 및 모델의 독창성(창작성)을 고려하여 각 중요도를 대비해서 판단하여야 한다. 이러한 인정기준은 원리 및 모델의 2단계 중 어느 한 단계 의 기여를 기준으로 하는 것을 명확하게 제시하고 이는 발명자 및 후술한 공동발명자 인정 체계의 출발점이 된다고 주장한다.150) 2) 공동발명자의 법리 가) 공동발명 및 공동발명의 유형 공동발명의 개념 공동발명에서도 상술한 발명에서와 같은 影山론의 2단계설을 적용한다. 공동발명 이란 “복수의 사람이 발명의 성립에 필요한 행위와 그 사람 사이의 주관적 관여를 가 지고 불가결하게 협력해서 성립시킨 발명”이라고 정의한다.151) 그 정의에 따라서 발 명의 성립에 불가결로 필요한 행위는 객관적 측면이고 사람 간에 주관적 관여는 주관 적 측면이라고 한다.152) 객관적 측면 및 주관적 측면이 공동발명의 필수적인 성립요건 148) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“原理を考えた着想からモデ ルの設定の予測が極めて容易な場合には、モデルの設定者は発明者とならないと考えられる（例、p.269の事 案）。”). 149) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“。なぜならば着想、着想の 具体化とも、オリジナリティ（創作性）が認められるべきものであるが、上記の場合、モデルの設定には、オリ ジナリティが認め難いからである。発明者認定の基準としてのモデルの設定にはあたらないともいえる。後に p.102〜で、発明を構成する原理とモデルの各価値から、原理とモデルのウェイトについて考えるが、上記の場 合、原理に比し、モデルのウェイトが極めて低いケースとも考えることができる。その意味で原理モデルの価値 の裏付けは、原理・モデルのオリジナリティといえる。”). 150) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34-35頁(“ー般の発明者認定の基準 は、上記原理、モデルの2つの段階のいずれかへの寄与を基準とすることにより議論が明確化する。以上は、筆者 の発明・共同発明の成立及び発明者、共同発明者認定の体系の出発点となる。”). 151) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“上記を少し具体化して、 「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させ た発明」と定義する。”). 152) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“この定義のうち、（4）「発 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 92 이 된다.153) 구체적으로 객관적 측면 및 주관적 측면을 제시한다.

1044) 여기서의 모인대상발명 A의 경우 甲의 실질적 기여가 인정되는 경우를 전제로 검토한다. 만일 발명 A의 완성에 甲의 실질적 기여가 인정되지 않는다면 이하의 모인개량발명에 대한 논의는 불필요할 것이다.

1014) 우리나라의 민법 규정(“제760조(공동불법행위자의 책임) ①수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가 한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다. ②공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다. ③교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.”)이나 형법 규정(“제 30조(공동정범) 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.”)도 ‘공동’의 의미 에 대해 판례에 맡기고 있다.

④ 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결 [등록무효(특)]724) <사안의 개요> 2016년 특허법 개정에 의해 제99조의2(특허권의 이전청구)가 신설되기 전 특허권 의 이전청구를 부정한 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결과 관련된 사안이다.