나. 주관적 요건이 필수적이지 않다는 견해
발명자들 사이에 직접적 의견교환이 존재하면 그들의 공동발명자성을 인정하는 것
은 당연하다. 그러나, 직접적 의견교환이 없어도 공동발명자성을 인정할 필요가 있는
상황이 존재한다.505) 그러한 경우 상호작용(interaction)506) 또는 인지(knowledge)만으
로도 공동발명자성을 인정할 수 있을 것이다. 선행 연구원의 연구결과가 후행 연구원
의 연구와 ‘결합’되었다는(conjoined) 이유로 공동발명자성을 인정한 미국의 판례가
있는데,507) 여기서의 ‘결합’이 상호작용의 한 형태라고 생각된다. 공동발명자가 되기
위해서 두 발명자가 육체적으로 같이 연구할 필요까지는 없으며, 선행 발명자가 연구
를 한 후 그의 연구를 이어받아 다른 후행 발명자가 연구를 하는 경우도 상정할 수 있
다.508)
여러 국가가 참여하는 대형 국제연구프로젝트에서는 연구를 총괄지휘하는 센터를
두고 세계 각국의 연구원이 본인의 연구결과를 그 센터로 보고하고 후속연구의 지시
를 받게 된다. 그 체계에서 A국의 연구원과 B국의 연구원은 서로 물리적, 육체적으로
협업을 하지 않고 나아가 의사교환을 하지 않음에도 불구하고 그들의 연구결과가 모
아져서 하나의 발명을 형성할 것이라는 사실은 인지하고 있다.509) 그렇다면, 어떤 부
503) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決.
504) 知的財産高等裁判所平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決.
505) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013, 2010 U.S. Dist. LEXIS 83597, at *16-17 (S.D.N.Y., Aug. 13,
2010) (선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그가 발명의 뒷 부분을 완성하
였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사교환이 없었음에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례).
506) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in
the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 390 (2013) (“The analysis for joint inventorship first
requires that there must be some degree of interaction between the joint inventors and that they are
working toward a common goal.”).
507) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“labor [was] conjoined with the efforts of the named inventors.”).
508) Monsanto, 269 F.Supp. at 824 (“A joint invention is the product of collaboration of the inventive
endeavors of two or more persons working toward the same end and producing an invention by their
aggregate efforts. . . . It is not necessary that the entire inventive concept should occur to each of the
joint inventors, or that the two should physically work on the project together. One may take a step at
one time, the other an approach at different times.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
172
분적인 또는 미완성의 연구가 모아져서 합으로서의 하나의 발명을 형성할 가능성을
‘인지’하는 경우에는 그들 사이의 공동발명자성을 인정하여야 한다. 즉, 공동발명의 가
능성에 대한 인지(knowledge)만으로 공동발명자성을 인정할 수 있다. 현대의 여러 다
종다양한 연구형태에서 공동발명자 사이의 의사교환(communication)을 필수적으로
보는 법리는 지나치게 경직된(rigid) 법리가 된다.510)
3. 모인 후 변경된 발명에서의 공동발명자 인정 사례 연구
가. 미국의 Arbitron v. Kiefl 판결511)
1) 사건 이력
Arbitron v. Kiefl 사건은 Arbitron이 보유한 특허에 대하여 John Barrett Kiefl가 공
동발명자라고 주장하자, Arbitron이 원고로서 John Barrett Kiefl를 피고로 하여 공동
발명자 확인 소송을 제기한 사건이다. 원고는 17개 미국특허를 보유하고 있었는데, 그
특허 중 하나가 대상 276특허이었다. 대상 특허발명은 전체적으로 방송시청자 측정
장치(broadcast audience measurement device)에 관한 것이다.
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공동발명자의 기여는 완성된 발명일 것을 요하지 않는 반면, 공동발명자의 기여부
분이 이미 완성된 발명이라면 공동발명은 추정될 것이다.
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모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
381
시된 ‘통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지
나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우’가 하
나의 예시적 기준으로 활용될 수 있을 것이다. 주요국의 법리에 다소 차이가 있긴 하
지만 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경 개량으로는 발명자로 인정되지 않는
독일 영국의 법리와 우리나라의 ‘실질적 기여’ 기준에 큰 차이는 없는 것으로 볼 수
있을 것이다.
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하지만 법원은 피고가 이 사건 특허권의 공유 지분을 포기하였다고 볼 수 없다고
판단하여12) 원고의 청구를 받아들이지 않았다.
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ⓕ 이와 같이 기술사업체는 발명의 본질적 요소를 인지하고 이를 피고에게 전달한
것이다.
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둘째, 실질적 기여 기준(대법원 2009후2463 판결)을 적용하고 있는 2015허1430 판
결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대비에 있어서는 ‘실질
적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상발명과 특허발명의
실질적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다.740) 즉, 해당 판결에서는 ‘실질적 기여’
기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지가 있다.
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외부인이 자유롭게 드나드는 회사 구내식당에서 어떤 사람이 인사를 하였고 옆의
동료직원에게 그 사람이 우리 회사직원이냐고 물었는데, 동료직원이 우리 회사직원이
라도 답하는 경우에 그 답변이 정확한지를 확인 또는 검증하는 방법은 그 사람이 우
리 회사 어떤 부서직원인지를 물어보면 된다. 동료직원이 그 사람의 부서를 모른다면
동료직원의 답변의 신뢰성은 급감하고 그 사람의 부서를 안다면 신뢰성은 급상승하게
된다. 이와 유사한 이치로 공동발명자 판단의 신뢰성을 검증, 확인하는 도구로 지분율
산정을 사용할 수 있다. 지분율 산정의 결과 지분율이 0%에 근접하는 자는 발명자가
아닐 가능성이 매우 높은 것이다. 이하, 지분율 산정에 관한 국내·외 논의를 살핀다.
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2. 주요국의 법리
일본의 경우 모인자 기여 시 공동발명 인정 여부에 대해 학설은 긍정적 견해와 부
정적 견해로 나뉘는데, 이전청구제도를 도입할 당시 해당 제도에 대해 분석한 보고서
에서는 모인자의 기여에 관하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 ① 모인자의 발명
과 정당한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우에는 공유로, ② 정당
한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 모인자에게 권리가 귀속하는
것으로, ③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 정당한 권리자에게
권리가 귀속하는 것으로 취급하는 것이 가능하다고 보고 있다.991)
미국의 경우 특허법 제116조(35 U.S.C. § 116)에 공동발명의 정의 규정이 마련되어
있는 점이 특징인데, 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly) 이루어진 경우 공
동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내용은 포함하고
있지 않았던 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수의 자가 협력하여야
(collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었다.992) 한편, 1984년 특
허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채, ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동
시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나,
③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원
990) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 446면(모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는
모인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해); 조영선, 모인 특
허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 368-369면(“이런 경우에는 특허법 제99조의
2 제1항 괄호 부분을 유추적용하여, 피모인자는 마치 공동발명자처럼 특허권 가운데 자신의 공헌도에 상응하
는 지분에 대하여 이전청구권을 행사할 수 있다고 함이 상당할 것이다.”); 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의
특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“제3설은 제2설과 같이 출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의
발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도
가능하다는 입장이다. …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력
하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을
통해 공동발명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. ……이와
같이 모인출원자의 지분이전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분
이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”).
991) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調
査研究報告書), 22-25頁. 992) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916 (“It is undisputed that this language required some form of
collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also
made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons
collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70
(5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”).
모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
385
할 수 있다는 내용이 제2문이 추가되었는데,993) 이러한 개정이 공동발명 인정에 있어
협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그
렇지 않음을 분명히 하고 있다.994) 다만, 학설상으로는 (i) 현행 발명자 판단 기준에 따
를 경우 모인대상발명의 발명자가 모인대상발명의 자명한 변경에 대한 공동발명자로
인정되기는 어려울 것이라는 견해995) 외에 (ii) 제135조 모인절차(Derivation
Proceedings)를 통해 모인대상발명의 자명한 변경에 대해서도 모인대상발명의 발명자
가 공동발명자 또는 단독발명자로 주장하여 구제받을 수 있다는 견해도 존재한다.996)
993) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply
for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors
may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time,
(2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution
to the subject matter of every claim of the patent.”).
994) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional
Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section
105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i)
they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or
amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of
the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm.
on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984);
see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the
fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the
development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows:
. . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”).
995) Dennis Crouch, The Removal of Section 102(f)’s Inventorship Requirement; the Narrowness of Derivation
Proceedings; and the Rise of 101’s Invention Requirement. (“In our prior e-mail communications (repeated
here with permission), Sarnoff has also explored other ways to block patenting of the obvious variants.
He writes: 1. A person who conceives of an obvious variant is normally treated as an inventor of an
invention (just of an obvious one), so lack of inventorship under Section 101 may not be a successful
approach to invalidating the claim made by the deriver, although the deriver will likely be entitled at least
to joint-inventor status; and 2. Current inventorship law may not necessarily treat the originator of the
underlying invention as a joint-inventor of the obvious variant of which the originator did not conceive,
even if the originator added a significant contribution to conception by the deriver, and thus it may not
always be possible to correct inventorship to permit the originator to obtain joint inventor status and joint
ownership of the obvious variant. 3. However, the courts have sometimes extended unpatentability to
obvious variants even when the statute does not clearly provide for it, as they did in In re Foster, 343
F.2d 980 (C.C.P.A. 1965) (extending Section 102(b) to claims that were obvious in light of statutory bar
art).”). Sarnoff 교수의 견해를 소개한 밑줄 부분.(2018. 8. 11. 방문).
996) Robert A. Armitage, Understanding the America Invents Act its Implications for Patenting, 40 AIPLA
Q.J. 1, 98 (2012) (“The AIA’s new derivation provisions under § 135, coupled with ancillary changes to
the patent statute, provide alternative remedies for a true inventor in the situation where someone has
learned of the inventor’s invention (i.e., derived from the inventor non-public knowledge of the type that
was at issue in OddzOn) and the deriver sought a patent on the derived subject matter or some obvious
variant of that derived knowledge. If an inventor succeeds in such a derivation claim, the inventor can
decide which patent application, in which it would then have ownership, should issue as a patent. Thus,
the AIA affords an inventor not just an alternative to an OddzOn defense, which merely destroys what
might otherwise be valid patent rights, but a superior option that was clearly engineered by Congress as
a means to spare patentability.”); Id. at 98 footnote 384 (“In the “obvious variant derived” situation, the
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
386
독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며
객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.997) 따
라서 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구성요소를 추가하여 권
원 없는 자가 출원한 경우에, ① 변경부분이 통상의 기술자의 창작능력의 범위 내라면
발명의 동일성이 있고 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되며,998) ② 정당한 권리자
에 속하는 부분과 비교하여 출원발명에 발명적 요소가 부가되어 있는 경우에는 발명
의 동일성이 존재하지 않고,999) 이처럼 발명의 동일성이 존재하지 않는 경우에 정당한
later-filing inventor should be able, in many situations, to make a joint inventorship claim, perhaps
even a sole inventorship claim, on the obvious variant. This assertion can be advanced on the ground that
disclosure of the complete conception of the invention to the deriver made an inventive contribution to the
conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this
typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation
proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the
obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct
inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected
for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only
is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the
deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no
longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation
proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new
safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship,
ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects
of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See
Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”).
997) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants
only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their
joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is
particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive
process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions
based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential
development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual
consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the
contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the
assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a
contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 =
NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver
§ 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른
견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155
등을 들고 있다. 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참
고로 독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다
(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR
130/93.). 또한 이런 법리를 근거로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이
양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각
자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런
연유로 독일에서는 오래 전부터 지분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실
정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하고 있다.
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제4장 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구
I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구
착상 및 구체화의 개념에 대하여 우리나라는 일본의 이해를 그대로 들어와서 사용
하고 있는데, 이 연구보고서는 미국식 착상 및 구체화 개념의 운용을 주장한다. 즉, 새
롭고 명확, 완전한 착상이 완성되면 그 자체로 발명이 완성된 것이며, 그 후의 구체화
의 과정은 확인의 과정, 실물화의 과정에 불과한 것이다. 물론, 그 후의 구체화 과정에
서 새로운 착상을 한 자는 그 새로운 착상에 대하여 발명자다 될 것이다.
