복합기> ★ [간밤TV] “베트남에서 태어났다”…‘배철수 잼’ 양준일, 출생 비밀 고백
오늘의소식929 20-02-27 08:30
본문
NO 지식재산
분야 세부 설명 수정 조치 사항 필요 역량(핵심 역량) 수정 조치 사항
1
IP-R&D
컨설팅
지식재산 관련 연구 개발 기
획, 관리, 컨설팅(IP-R&D), 제
품 분석, 아이디어 발굴 등 업
무
수정
① 특허 포트폴리오 분석
② 제품 및 기술 동향 분석
③ 아이디어 발굴
④ 권리 확보 가능성 판단
삭제, 수정
2
IP 정보 조사
분석
지식재산 정보 분석, 기술 동
향 분석, 지식재산 권리성 분
석, 특허맵 작성 등 업무
수정
① 기술 및 시장 동향 분석
② 기술분류체계 수립
③ 유효특허 선별 및 정량분석
④ 핵심특허 선정 및 정성분석
⑤ 특허맵 작성 및 활용
유지
3 IP 권리화
지식재산 출원, 등록 등의 법
률 대리 및 지원 업무, 명세서
작성 및 검토, 도면 작성 등의
업무
수정
① 배경기술 이해
② 명세서 작성 및 지원
③ 도면 작성 및 지원
④ 지식재산 권리화 및 지원
추가, 수정
4 IP 전략 기획
특허 포트폴리오 구축, 권리화
전략 수립, 사업화 연계, 지식
재산 위험 관리 등 업무
유지
① 특허 포트폴리오 구축 전략 수립
② 연구개발 전략 수립
③ 권리화 전략 수립
④ 사업화 연계 전략 수립
⑤ 지식재산 위험 관리
⑥ 연구개발 동향 분석
수정
5 IP 거래
지식재산 기반 기술 이전/라이
센싱의 실무적 계약과 코디네
이터, 국제 거래 등의 지식재
산권 공급자와 수요자간에 중
개하는 업무
유지
① 거래 대상 발굴
② 기술 마케팅
③ 계약 조건 협상
④ 지식재산 계약 전략 수립
⑤ 거래 계약 체결 및 관리
⑥ 거래 계약 이행 및 사후 관리
⑦ 지식재산 기반 인수합병 전략 수립
통합, 수정
6 IP 금융
지식재산 기반으로 융자, 투자
및 자산 유동화, 기술가치보
험, 분쟁보험 등의 금융 관련
업무
수정
① 지식재산 기반 투자, 담보 관리
② 지식재산 가치 판단
③ 지식재산 위험성 판단
④ 지식재산 금융상품 분석
삭제, 통합
7 IP 가치 평가
사업화를 통한 지식재산의 경
제적 가치를 가액·등급 또는
점수 등으로 표현하기 위한
정성/정량 평가, 평가모델 설
계 및 운영 등 업무
수정
① 기술성 평가
② 권리성 평가
③ 시장성 평가
④ 사업성 평가
통합
(2번에 권리범위, 사업 연관성
분석을 통합)
8 IP 관리
기업, 공공기관, TLO, 협회 등
의 지식재산 관리 및 제도 운
영, 글로벌 네트워크 구축, 지
식재산교육, 저작권 관리 등
업무
수정
① 지식재산 유지 관리
② 영업비밀 관리
③ 연구노트 관리
④ 특허 포트폴리오 관리
⑤ 직무발명제도 운영
통합
(1번에 해외
지식재산 관리
통합), 추가
<표 13> 지식재산 분야 및 필요 역량의 수정 결과(2차 델파이용)
부 록
- 215 -
NO 지식재산
분야 세부 설명 수정 조치 사항 필요 역량(핵심 역량) 수정 조치 사항
9 글로벌
IP 관리
지식재산에 기반한 국제 규약
과 규범 대응, 국제 협상, 국
제 관련법 적용 및 모니터링, 해외지식재산권 관리 등의
업무
수정
① 국제 지식재산 관련법 적용 및 모니
터링
② 국제 규약 및 규범 대응
③ 해외 지식재산권 권리화
④ 해외 지식재산권 유지 관리
⑤ 해외 문서 작성
⑥ 국제 통상 협상
추가, 수정
10 IP 사업화
지식재산에 기반 하여 제품을
개발·생산 또는 판매하거나
그 과정의 관련 기술을 향상
시키기 위한 사업기획, 마케
팅, 사업화 관련 업무
수정
① 지식재산 사업 기회의 발굴 및 평가
② 사업 모델 개발 및 지식재산 사업화
계획 수립
③ 사업화 추진 전략 수립
④ 사업 기회의 타당성 평가 및 사업화
역량 진단
⑤ 시제품 제작 및 마케팅
⑥ 사업화 자금조달 전략 수립
추가, 수정
11 IP 분쟁
지식재산권 관련 분쟁 대응, 지식재산권 침해 여부 등에
대한 분석, 침해 조정 등 업무
수정
① 침해 조사 및 모니터링
② 권리 범위 해석 및 침해 감정
③ 권리 행사 전략 수립
④ 분쟁 방어 전략 수립
⑤ 분쟁 대응
⑥ 분쟁 교섭 협상
⑦ 손해배상액 산정
통합
(수정전 7, 8번을
1번으로 통합),
수정
12 - - 9번에 통합, 삭제 -
9번에 통합 및
삭제
4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 분야별 전문인력 양성 방안
- 216 -
[부록 4] 수요조사 설문지 A형: 대학(원)용
[4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 전문인력 양성 방안]연구
혁신성장과 4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산교육의 수요조사
(대학용)
안녕하십니까?
혁신성장과 4차 산업혁명 시대에 대비하여 특허의 단순 출원 및 확보보다 핵심·원천 및 표준 특
허 확보, 사업화 및 활용, 보호 등이 기업 지식재산 경쟁력의 핵심 자산으로 날로 중요해지고 있지만, 지식재산 세부 분야별 전문인력 양성 체계는 여전히 부족한 실정입니다. 이를 개선하기 위해 특허청
(산업재산인력과)은 지식재산 세부 분야별 전문인력의 현황, 시장의 수요 및 공급 등을 파악하고 전
문인력 양성 체계를 마련하고자 「4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 전문인력 양성 방안 연구」
용역(연구책임 충남대 이병욱 교수)을 수행하고 있습니다. 혁신성장과 4차 산업혁명 시대에 필요한 전문인력 양성 방안의 지식재산교육에 대한 수요조사를
실시하고자 합니다.
아이폰 se2 아이폰 se2다. 정차호 산정방법의 개량
2007년 정차호 산정방법은 실험의 과정이 중요한 화학발명에 적용하기 곤란하다는
점 및 청구항 사이의 중요도를 감안하지 않았다는 점 등의 약점을 가진다. 그 첫 번째
약점은 위 影山光太郎 산정방법의 적용으로 해결될 수 있다고 본다. 두 번 째 약점은
다음과 같이 간단히 해결될 수 있다. 이하 개량된 정차호 산정방법을 제시한다.
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가. Aaron X. Fellmeth 기준275)
① 다른 자가 인식하지 못한 과제를 특정하거나 그 과제를 해결한 자
② 다른 공동연구자가 해결할 수 없었던 과제를 해결한 자
③ 창출된 발명에 미미하지 않은 장점을 보탠 자
④ 그 발명의 신규, 진보 또는 유용한 측면에 기여를 한 자.
나. Chisum 교수가 제안한 기준276)
Chisum 교수는 발명자가 될 수 없는 자들을 다음과 같이 예시한다. 이러한 설명이
일본과 우리나라에 영향을 미친 것으로 추측되는데, 이 설명은 발명자가 아님이 뻔한
자들을 예시하고 있을 뿐 실무에서 발명자 여부를 판단하기 어려운 상황에서는 아무
런 도움이 되지 못한다. Chisum 교수는 쉬운 점에 대하여는 언급하고 어려운 점에 대
하여는 외면하였다는 비판을 받을 수 있다.
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780) 日本 特許庁, 平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書, 第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備, 42頁. (2015. 11. 18. 최종방문).
781) 日本 特許庁, 上揭 解説書(平成23年法律改正解説書), 43-44頁. (2015. 11. 18. 최종방문).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
294
우선 모인출원 특허의 청구항에 관한 발명이 정당한 권리자의 특허를 받을 수 있
는 권리에 관한 발명 A가 아니라, 모인자가 독자적으로 구성 α를 부가한 이용발명 A’
인 경우, 학설상, ① 특허를 받을 수 있는 권리의 확인판결에 의해 모인출원의 출원인
명의나 모인특허의 특허권 이전청구절차 청구를 부정하는 것으로 이해되는 견해
와,782) ② 적어도 후자에 대하여 A’에의 진정한 권리자의 기여에 상응한 지분에 따라
긍정하는 것으로 이해되는 견해가 있다.783)
782) 井関涼子, “冒認出願に対する真の権利者の救済”, 同志社法学 53巻 5호 24頁; 高林龍, “冒認出願と真の権利者
の救済”, 高林龍 他編 知財講座Ⅰ 77頁; 高林龍, “特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承
継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた
事例”, 判時1776号205頁.
783) 茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号285頁(“또한 본건에서는 발명의 내용을 변경
하는 보정 등이 되었다고 인정되지 않았지만, 무권리자가 발명의 내용을 크게 변경한 경우에는 진정한 권리자
와 무권리자의 공동발명으로 취급하여 진정한 권리자의 기여분에 따른 특허권의 지분 이전청구를 인정해야
할 것이다(전촌선지, 지적재산법[제2판], 279면 참조) 보정이나 국내우선권 제도의 이용에 의해 복수의 청구항
의 일부에 진정한 권리자가 관여되지 않은 것이 포함되어 있더라도 이 점을 고려하면서 특허발명 전체에 대
한 진정한 권리자의 기여분을 고려해야 할 것이다.”); 潮海久雄, “冒認出願により登録された特許権に対する移
転登録手続請求”, ジュリスト1302号166頁(“무엇보다 이와 같이 특허권이 심사 등록을 거쳐 부여된다고 하는
행정처분의 면을 버리고(捨象し), 등록 후의 특허권도 등록 전의 특허를 받을 수 있는 권리도 재산권인 점 및
‘② 최고재판결’이 부당이득반환청구의 법률구성을 인정하는 것은 특허의 성부에 대한 특허청이 제1차 판단권
을 갖는다는 것과 모순되지 않는다고 하고 있는 점을 강조하면, 본건과 같이 무권리자 출원의 경우에도 등록
특허의 이전청구를 인정할 여지가 없는 것은 아니다. Y가 X의 대리로 출원하는 것이 통상인 경우나 Y가 X의
출원서류를 도용한 경우, X가 자기의 발명이 모인출원된 것을 알지 못한 경우 등에 일률적으로 등록이전청구
를 부정하는 것은 권리자 X에 있어 가혹하다. 이와 같은 경우는 범주적으로(categorically) 특허권의 이전등록
청구를 부정하는 것이 아니라 X의 발명이 Y출원의 특허와 실질상 동일하다는 것을 주장 입증시킬 여지를 인
정할 수 있는 것은 아닐까. 권리자 스스로 출원하지 않았음에도 불구하고 모인출원에 관한 특허의 반환청구를
할 수 있도록 하면, 진정한 권리자에게 본래 취득가능한 이상의 높은 가치의 권리를 부여하는 것으로 된다는
비판도 있지만(竹田和彦, ”特許を受ける権利の返還請求について“, パテント 34(7), 8頁), ‘② 최고재판결’ 자신이
무권리자로부터 권리자로의 반환청구를 인정하고 있는 점으로부터 보아 상당정도의 폭으로 발명의 동일성을
인정하고 있다. X의 출원의 특허와 Y의 출원의 특허에서는 권리범위 등이 크게 다를 가능성이 있고, ‘② 최고
재판결’에서의 부당이득반환청구의 기초로 되는 양자의 동일성이 보장되지 않는다고 하여도 주장 입증의 곤란
성의 문제이며 이전등록청구를 일률적으로 부정하는 이유로는 되지 않는다. 또한 권리자가 조기에 모인을 알
고도 출원하지 않게 된다고 비판되고 있지만(茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号
285頁), 그것은 모인의 국면에 한정되고 있고 권리자에게 출원할 의무는 없으며 또한 권리자가 알고 있으면서
스스로 출원하지 않고 후에 이전등록을 청구하는 것은 자신의 주장 입증을 곤란하게 함에 불과하다. 또한, 만
일 권리자 X의 출원의 경우에 이전등록청구를 인정한다고 하더라도, ‘② 최고재판결’에 따르면, 특허를 받을
수 있는 권리와 특허권에 어느 정도의 동일성 내지 연속성이 있으면 등록된 특허의 반환청구가 인정되는지
문제로 된다. 권리자 X가 출원하고 있는 경우에 무권리자 Y가 발명을 개량한 경우 내지 Y가 보정한 경우는
어떨까? 유체물의 소유권의 경우에는 성립과정에 변동은 없고 소유권에 기초한 반환청구는 인정됨에 비해, 특
허권은 마치 인공적으로 울타리를 세워 독점권을 명시하는 것이므로, 같은 발명이어도 출원의 교졸(巧拙, 잘하
고 못함) 나아가 심사에 의해 그 권리범위가 달라질 수 있다. 또한, 보정이나 정정이 되고, 시간이 지남에 따
라 권리범위가 변화하는 특징을 가지므로 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권의 범위가 동일하지 않은 경우
가 발생한다. 보정은 최초에 첨부된 특허명세서의 범위에서만 가능(특허법 17조의2 제3항 49조 1호)하기 때문
에, 부당이득반환청구가 가능하다고 하는 생각도 있을 수 있다(君嶋祐子, 民商 125卷 6号 768頁). 하지만 무권
리자의 보정에 의해 권리자 출원의 명세서의 무효사유가 치유된 경우에는 특허권의 가치 전체가 질적으로 높
아져 있고, 보정의 경우에 일률적으로 부장이득반환청구를 긍정할 수 있다고는 말하기 어렵다. 나아가 ‘② 최
고재판결’이 논거의 하나로 하여, “특허권의 성립 및 유지에 관한 Y의 기여는 X가 Y에게 금전을 상환하면 충
분하다”고하는 것은, 이득자의 특정물에 대한 유지관리비용의 상환의 문제와 평행하게 생각하고 있지만, 크게
보정된 경우에는 실제상 입증이 곤란하다. 확실히 부당이득청구를 할 수 있는 범위는 손실의 범위 내만이 원
칙이므로 진정한 발명의 한도에서의 반환청구가 생각된다. 하지만 손해배상청구 등의 금전에 의한 배상에서는
일부청구를 할 수 있지만 특허권은 불가분이므로 그 독점권의 일부청구는 곤란하며 간신히(かろうじて) 지분
특허법상 모인(冒認) 법리
295
나아가 복수의 청구항 중 어떤 청구항에 관한 발명은 A, 다른 청구항에 관한 발명
은 A’인 경우, 주로 모인특허의 특허권의 이전등록절차청구에 대하여, ① 청구항마다
의 처리를 긍정하는 것으로 이해되는 견해와,784) ② 각 청구항에 관한 발명 전체에 관
하여 진정한 권리자의 기여에 상응한 지분에 따라 긍정하는 것으로 이해되는 견해가
있다.785)
특히 공동연구의 맥락에서 이 문제에 대해 논의한 다음과 같은 견해도 있다.
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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
324
않기 때문에 공동발명자에 해당하지 않아 제256조에 의한 구제가 가능하지 않다고 보
아 약식 판결을 하였다(제102조(f)항에 기초한 청구는 제256조에 기초한 청구와 중복
된다고 하여 미리 각하함).846)
구체적으로 보면, 본 사안의 두 연구팀의 경우 제116조의 공동발명자 요건을 충족
하지 않기 때문에 원고들이 이 사건 특허의 공동발명자로 추가될 수 없고, 이 사건 특
허의 발명자를 완전히 대체하는 것(the complete substitution of inventorship)은 제
256조에 따른 발명자 정정의 문제가 아니라 발명의 우선(priority) 여부 문제이며 이
문제는 제256조가 아니라 제135조 저촉(interference) 절차에 따라 해결되어야 한다고
보았다.847)
항소심에서 원고들은 Kimberly–Clark 판결을848) 인용하면서, 해당 판결에서의 공
동발명자 판단 기준에 따르면 이 사건에서 공동발명자 요건이 충족된다고 주장하였
다.
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➂ 단계: 원리 또는 모델에 모든 관여한 자를 다룬다.
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Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고
서로 상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였는데,264) 3
명의 연구원이 모두 상대방을 완전히 모르는(completely ignorant) 경우에는 그 결론
이 타당할 수 있어도265) 어느 한 연구원이 이전 연구원의 연구를 이어받은 경우에는
가치가 급감하는 저작물도 포함해야 할 것으로 생각된다.
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TAG_C3
위와 같은 입법적 해결 방안들은 후속 연구를 위한 토대 제공을 위해 그 방향성을
제시한 것으로 향후 그 필요성이나 타당성에 대해 면밀한 추가 검토가 필요할 것이다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7주관설에 의하면 ‘공동저작물에 대한 권리제한을 수인하겠다는 의사’이지만 객관설에 따르면 이는 ‘공동하여
창작행위를 하려는 의사’라고 볼 수 있다.”).
272) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and
amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
118
재한다. 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결
을 인용한 후,273) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력
이 시작되었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너
지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동발명자라고 판단하였다.274)
4. 미국의 공동발명자 판단 관련 여러 기준
공동발명자 판단과 관련하여 여러 논문에서 기준을 모색한 바가 있는데, 이하는 그
중 3가지를 요약한 것이다. 그 기준들도 공동발명자 판단에 큰 도움이 되지 못하는 것
으로 생각된다.