립케어 _ 가계 빚, 작년 1600조 넘어 ‘사상 최대’ ]]> | 군포철쭉축제

특허법상 모인(冒認) 법리 261 원고와 피고 A의 공유가 되어야 하고, 피고 A가 원고의 이사로 재직하면서 원고의 직 원들과 협의하는 등 피고 A에게 이 사건 특허발명의 창작에 사용된 장비와 인력을 제 공하였으므로, 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다는 취지로 주장하였 지만, 원고 주장과 같은 사정만으로는 원고가 피고 A에게 연구 설비와 인력을 제공하 여 발명의 완성을 후원한 것으로는 볼 수 있을지언정 기술적 사상의 창작에까지 실질 적으로 기여하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 달리 원고가 이 사건 특허발명 의 공동발명자에 해당한다는 점을 인정할 증거가 없다는 이유로, 법원은 원고의 위 주 장 역시 받아들이지 않았다.

위 정차호 개정방안에서 각 공동발명자가 신규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해야 한다는 요건은 공동발명자의 객관적 요건을 말하는 것이다. 청구항의 공지 구성요소가 아닌 신규한 기술사상의 창작에 기여한 자만이 공동발명자가 될 수 있음 을 명확히 한다.

첫째, 모인대상발명을 일부 개량 변경하여 출원한 것이 모인출원에 해당하는지 문 제된 사안은 2015허8042 사건, 2015허1430 사건, 2014허7707 사건, 2017허5184 사건인 데, 구체적으로 보면 (i) 협력관계에 있는 타인의 발명(도면에 개시된 발명)을 제공받 은 후 일부 변경하여 출원하였거나(2015허1430 사건, 2014허7707 사건) 혹은 재직 당 시 또는 퇴직 후 관련 대리점 운영 시 인식하게 된 종전 근무 회사의 비공개기술을 일 부 변경하여 출원하였지만(2017허5184 사건) 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않아 무효로 된 유형과 (ii) 공동연구개발이 종료된 후(그 결과물인 발명은 일방 당사자에 귀속), 해당 발명을 일부 변경하여 출원하였지만 변경된 발명이 양 당사자의 공동발명 에 해당한다고 보고 공동출원규정 위반으로 무효로 된 유형으로 나눌 수 있다. 첫 번 째 유형인 2015허1430 사건, 2014허7707 사건 및 2017허5184 사건에서는 적용 법리로 ‘실질적 기여’ 기준이 판시된 반면, 두 번째 유형인 2015허8042 사건에서는 ‘실질적 동 일성’ 기준이 판시된 점이 특징이다.

(ii) 항소심 법원은, 청구항 1은 충돌시에 대비한 주름살 구김을 만드는 고밀도 자 동차 구조설계부 또는 안전설계부에의 사용만을 다루고 있다고 전제하여, 청구항 1을 그 문구대로 해석하였다. 청구항 1은 자동차 구조설계부 또는 안전설계부로서 고밀도 철강으로 섭씨 320도에서 섭씨 400도 범위에서 열처리한 후에 만든 구조부의 사용과 관련된 것이다. 이에 따라 보호받는 것은 섭씨 320도에서 섭씨 400도까지의 고열로 처 리된 고밀도 철강으로 만든 모든 구조설계부 또는 안전설계부이다. 그런데 명세서 단 락 2 및 9에서 알 수 있듯이 분쟁특허의 청구범위는 광범위한 구조설계부 및 안전설 계부의 개념에 기초하고 있다.

다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 일본의 현행 특허법에 따르면, 자신의 발명이 모인자에 의해 출원된 경우 진정한 권리자는 신규성 상실의 예외규정(일본 특허법 제30조 제2항)의 적용을 받아 별도의 출원을 할 수는 있지만 당해 출원의 출원일이 모인출원일로 소급되지는 않는다. 구 특 특허법상 모인(冒認) 법리 293 허법(大正10年法)에서는 진정한 권리자의 출원이 모인자 출원의 출원일까지 소급되는 규정이 있었지만(大正10年法 第10条、第11条), 모인자의 출원 후에 출원한 제3자의 이 익보호를 중시하여 현행법에서는 해당 규정이 삭제되었다.777) 일본의 경우 종래 모인출원 등에 대한 진정한 권리자의 구제수단으로서 출원인 명 의변경이나 특허권 이전에 관한 특허법상 명문의 규정은 없었고, 판례상 ① 진정한 권 리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 점에 대한 확인소송의 확정판결을 받음 으로써 단독으로 모인출원 등의 출원인 명의를 변경하는 것과778) ② 진정한 권리자가 스스로 출원한 후 제3자에 의해 양도증이 위조되어 출원인명의가 변경된 사안에서 특 허권의 이전등록을 청구하는 것이 인정된779) 바 있었다.780) 하지만 최근 모인 등이 발생하기 쉬운 상황임에도 불구하고 진정한 권리자가 자신 의 발명에 관한 특허권을 취득할 수단이 충분하다고 할 수는 없다는 점, 산업계로부터 도 모인 등에 관한 진정한 권리자의 구제수단으로서 진정한 권리자에 의한 특허권의 이전청구가 인정되길 희망하고 있다는 점, 독일 영국 프랑스 등 제외국에서는 진정한 권리자가 출원하지 않았던 경우에도 특허권의 이전청구를 인정하는 제도가 존재한다 는 점 등을 고려하여 2011년 특허법 개정(平成23年 法律第63号)에 의해 이전청구제도 를 도입하였다(일본 특허법 제74조).781) 라. 모인자 기여의 취급 1) 학설 개관 모인대상발명을 변경 개량한 발명이 모인출원으로 인정되지 않더라도 공동발명으 로 인정할 수 있는지 여부를 정면으로 다룬 판결례는 확인하지 못했고, 관련 학설상 논의는 다수 존재한다.

가. Aaron X. Fellmeth 기준275) ① 다른 자가 인식하지 못한 과제를 특정하거나 그 과제를 해결한 자 ② 다른 공동연구자가 해결할 수 없었던 과제를 해결한 자 ③ 창출된 발명에 미미하지 않은 장점을 보탠 자 ④ 그 발명의 신규, 진보 또는 유용한 측면에 기여를 한 자. 나. Chisum 교수가 제안한 기준276) Chisum 교수는 발명자가 될 수 없는 자들을 다음과 같이 예시한다. 이러한 설명이 일본과 우리나라에 영향을 미친 것으로 추측되는데, 이 설명은 발명자가 아님이 뻔한 자들을 예시하고 있을 뿐 실무에서 발명자 여부를 판단하기 어려운 상황에서는 아무 런 도움이 되지 못한다. Chisum 교수는 쉬운 점에 대하여는 언급하고 어려운 점에 대 하여는 외면하였다는 비판을 받을 수 있다.

4. 청구항을 기준으로 하는 발명자 판단 가. 청구항이 기술적 사상을 특정 특허권의 원천은 발명 및 발명자이므로 발명자를 정확히 특정하지 않으면 특허권 439) Robert W. Harris, Conceptual Specificity as a Factor in Determination of Inventorship, 67 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 315 (1985) (discussing the kinds of contributions to invention that do not rise to the level of contributions to conception due to lack of sufficient specificity). 440) Jackie Hutter, A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law, 28 J. Marshall L. Rev. 687, 687 (1995) (“the court ruled that an inventor completes conception of a pharmaceutical invention when the inventor shows possession of a definite and permanent idea of the invention, regardless of whether the inventor also held a ‘reasonable expectation’ that the invention would work as intended.”). 441) Burroughs, 40 F.3d at 1228 (“the test for conception is whether the inventor had an idea that was definite and permanent enough that one skilled in the art could understand the invention; the inventor must prove his conception by corroborating evidence.”). 442) rown v. Barbacid, 276 F.3d 1327, 1336 (Fed. Cir. 2002) (Conception means “the idea is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation,”). 443) Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1206 (Fed. Cir. 1991) (“both the idea of the invention's structure and possession of an operative method of making it.”). 444) In re Anthony, 414 F.2d 1383, 1395 (CCPA 1969) (“Congress has given the responsibility to the FDA, not to the [PTO], to determine ... whether drugs are sufficiently safe....”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 160 에 흠결이 발생한다.445) 착상을 발명자 판단의 기준으로 삼는 미국 법리에 따르면, 다 음과 같은 설명이 가능하다: “착상을 기준으로 발명자를 판단한다.” 그런데 그러한 법리가 실무에서는 별반 도움을 주지 못한다. 그래서 그 표현을 다음과 같이 변형할 수 있다. 착상을 기준으로 발명자를 판단한다는 말은 발명을 기준으로 판단한다는 말 과 다름이 아니며, 발명은 청구항으로 특정되고, 청구항의 구성요소가 발명의 구성요 소가 되므로 결국 “청구항의 구성요소를 기준으로 발명자를 판단한다”고 볼 수 있다.

박막증착장치 및 그 방법 등 발명의 사건에서 법원은 원고가 박막증착장치 및 그 방법에 관한 특허발명의 특허출원서에 발명자로 기재된 점을 인정하고, 원고가 대상 발명의 “공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 대상 발명 의 공동발명자로 추단하였다.”679) 다. 기재의 추정력을 인정하지 않은 사례 1) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결(100%) 원고는 대상 발명의 단독발명자로 기재되어 있었다. 피고는 대상 발명의 진정한 발 명자는 원고가 아니라 피고의 직원 소외 제3자 I라고 주장하였다.680) 피고는 원고가 소외 I의 지시에 따라서 단순생산을 위한 도면 제작, 생산업무 등을 담당하였기 때문 에 소외 I가 대상 발명의 단독발명자이며, 최소한 공동발명자에 해당한다고 주장하였 다.