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1035) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 정당한 권리자는 분리이전을 청구하는 경우 모인자에 대하 여 ① 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하는 것 및 ③ 특허부여청 구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대 하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해야 한다.

2) 방안 2(입법에 의한 해결) 모인의 성립 범위를 좁은 의미의 실질적 동일성 이내로 할 경우 별도의 입법이 필 요 없겠지만 기술탈취 방지를 위해 그 성립 범위를 넓게 인정하되 ‘실질적 기여’ 기준 에 의한 대응이 불충분하거나 혹은 위에서 언급한 해석론상 과제들이 해결되지 않을 경우 생각해 볼 수 있는 입법적 방안으로는 미국식(pre-AIA)과 독일식을 고려해 볼 수 있을 것이다.

다른 방안으로 독일 판례의 입장인 객관적 공동 여부에 따른 공동발명 성립 판단 을 입법화하는 것도 한 방법이 될 수 있지만, 공동발명이 모인자 기여 사안에만 적용 되는 것은 아니며 모든 공동발명 사안에 적용될 수 있는 공동의 구체적 의미를 입법 적으로 명확히 하는 것이 반드시 용이한 것도 아니므로 신중한 검토가 필요하다고 볼 수 있다.

나. 판례 검토 1) 발명의 특징적인 부분에 관여 여부 解決手段として、発明と評価され得る場合が少なくないことから、着想者が発明者と評価されることが多いであ ろう。この分野では、課題の発見自体がそのまま発明となる場合も少なくないことから、課題の設定者と発明者 とを判然と区別することが難しい。また機械の分野においては、具体的な構成が課题の解決手段であり、着想の 段階でこれを具体化した結果を予測することが可能であるから、当該構成を着想した者をもって、発明者と評価 することができる場合が多いであろう。これに対して、化学の分野においては、着想を具体化した結果を事前に 予測することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、単に着想をしただけ者を発明 者と評価できない場合があり、着想者と具体化の作業の担当者とが共に発明者とされる場合も少なくないと思わ れる。”). “당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여한 자로서 발명자로 평가될 수 있다. 그러나 구체적인 사 안에서 발명자의 범위를 정하는 것은 종종 곤란함을 수반한다. 일반적으로 말하면, 전기의 분야에서 어느 정 도 추상적인 착상이라도 그 자체가 과제의 해결수단으로서 발명이라고 평가될 수 있는 경우가 적지 않으므로 착상자가 발명자로 평가되는 경우가 많을 것이다. 이 분야에는 과제의 발견 자체가 그대로 발명으로 되는 경 우도 적지 않으므로 과제의 설정자와 발명자를 판연하게 구별하는 것은 곤란하다. 또한 기계의 분야에서는 구 체적인 구성이 과제의 해결수단이고, 착상의 단계에서 이것을 구체화 한 결과를 예측하는 것이 가능하므로 당 해 구성을 착상한 자를 두고 발명자로 평가할 수 있는 경우가 많을 것이다. 이에 대하여 화학의 분야에서는 착상을 구체화 한 결과를 사전에 예측하는 것이 곤란하고 착상이 그대로 발명의 성립에 결부되기 어려우므로 단지 착상만을 한 자를 발명자로 평가할 수 없는 경우가 있고, 착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명 자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.” 100) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수 하여 진실의 발명자를 원서에 기재하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자 로 기재된 경우에는 원고는 당해 발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때 에는 사용자 등이 간접반증으로써 추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하 는 것이 상당하다.”). 101) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경 우에 사용자 등은 원고가 발명자라는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 79 쌍꺼풀 형성용 테이프 또는 실 및 그 제조방법(二重瞼形成用テープまたは糸及びそ の製造方法)에 관한 사건에서 공동발명자 인정기준을 발명의 특징적인 부분에 관여하 였는지 여부로 판단하였다. 102) 원고는 피고가 가진 특허권에 대하여 공동발명자로 주장하였다. 그리고 특허청은 원고로부터 무효심판의 청구를 받고 심판청구기각결정을 하였다. 법원은 공동발명자 판단기준은 특허청구의 범위에 기재된 발명의 구성에서 종전의 기술적 과제의 해결수 단과 관련된 부분, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 현실적으로 관여했던 것이 필요하 다고 제시하였다. 당해 사건에서 원고가 스스로 공동발명자인 것에 대하여 대상 발명 1-6의 특징적 부분의 완성에 원고가 현실적으로 관여했다고 주장한 것에 증명책임을 부담해야 한다고 판시하였다.103)그러므로 법원은 대상 발명 1-6에 대하여 원고가 대상 발명의 특징적 부분의 완성에 대해 현실적으로 관여했던 것은 인정할 증거가 부족하 므로 원고는 공동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였다.104) 일본 판례에서 발명의 특징적인 부분에 현실적으로 관여하였는지 여부를 기준으로 공동발명자를 판단한 추가적인 사례는 다음과 같다: ① 知的財産高等裁判所 平成22. 9. 22. 平成21(ネ)第10067号 判決; ② 知的財産高等裁判所 平成19. 7. 30. 平成18(行ケ) 第10048号 判決; ③ 大阪地判 平成21. 10. 8. 平成19(ワ)第8449号 判決; ④ 大阪地判 平 成21. 1. 27. 平成18(ワ)第7529号 判決; ⑤ 東京地方裁判所 平成21. 12.25. 平成19(ワ)第 102) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“ある特許発明の共同発明者であるといえるた めには，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従前の技術的課題の解決手段に係る部分，すなわち発 明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。”). 103) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“本件においては，審判請求人である原告が， 自らが共同発明者であること，すなわち，本件発明１～６の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことにつ いて，主張立証責任を負担するものというべきである。”). 104) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決 (“前記（３）の認定事実によれば，本件発明 １～３の特徴的部分は，被告が，平成１２年８月頃，手元にあった各種テープを用いて自らを被験者として実験 を行い，伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ，テープそれ自身が縮もうとする力に よって瞼に食い込み，皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き，中でも，かつら用 テープ（３Ｍ社製＃１５２２）は適度の伸縮力があり，最も自然できれいな二重瞼を形成できることを確認した 際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はな い。よって，本件発明１～３について，原告をその共同発明者と認めることはできない。,,,前記（２）の認定事実 によれば，本件発明４～６の特徴的部分は，被告が，剥離紙を用いた実験の結果を踏まえ，シリコンを剥離シー トとして用いることとし，平成１２年の秋から冬にかけて，厚さの異なるシリコンシートや２液式のシリコンを 購入してシートを作り，その中央部に破断部分を設けたものを粘着テープと貼り合わせてサンプルを作り，破断 性を確認するための実験を行った結果，シリコンの硬度が９０度に近いものであれば，ほとんどの場合，二重瞼 形成用テープを使用する時に，シリコンの剥離シートが切り込みで破断して粘着テープから剥離し，粘着テープ が切れることなく，粘着テープを伸ばすことができることを確認し，シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの 密着面として使うことを決め，もって，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確 認した際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠 はない。よって，本件発明４～６について，原告をその共同発明者と認めることはできない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 80 31700号 判決; ⑥ 知的財産高等裁判所 平成20. 9. 30. 平成19(行ケ)第10278号 判決; ⑦ 東京地方裁判所 平成19. 2. 27. 平成17(ワ)第15529号 判決; ⑧ 東京高判 平成15. 6. 26. 平成14(ネ)第730号 判決; ⑨ 東京地方裁判所 平成17. 3. 10. 平成16(ワ)第11289号 判決; ⑩ 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; ⑪ 大阪地判 平成14. 5. 23. 平成11(ワ)第12699号 判決 등. 2) 기술분야 구별 화학분야에 대한 발명자 인정은 다르게 판단될 필요성이 인정된다. 이렇게 기술분 야별로 발명자를 달리 표현하여야 함을 보여주는 판례는 다음과 같다: 東京地方裁判 所 平成14. 8. 27. 平成13(ワ)第7196号 判決; 東京地方裁判所 平成18. 1. 31. 平成17(ワ) 第2538号 判決; 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; 知的財 産高等裁判所 平成20. 2. 21. 平成19(ネ)第10061号 判決. 3) 협력관여 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決에서 “발명자로 되기 위해서는 한 사람이 전체의 과정에 관여하는 것은 필요하지 아니하고 공동으로 관여 하는 것으로 족하지만, 복수의 자가 공동발명자로 되기 위해서는 과제를 해결하기 위 한 착상 및 그 구체화의 과정에서 일체적·연속적인 협력관계 하에 각자가 중요한 공 헌을 하는 것을 필요로 한다”고105) 설시하였다. 여기서의 “일체적·연속적인 협력관 계”를 주관적인 요건으로 볼 수 있다. 주관적 요건을 공동발명자 판단의 필수 요건이 라고 본 다른 판례로는 知的財産高等裁判所平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決도 있다.106) 105) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決(“発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創 作のうち高度のもの（特許法２条１項）であるから，発明者とは，発明の技術的思想の創作行為を現実に担った 者であって，発明者であるためには，当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想し，それを具体化することに関 与したことを要するものと解され，当該発明について，例えば，一般的な助言・指導を与えた者，協力者・補助 者として研究者の指示に従って単にデータをとりまとめた者，実験を行った者などのように，発明の完成を援助 したにすぎない者は発明者には当たらない。もとより，発明者となるためには，１人の者がすべての過程に関与 することが必要なわけではなく，共同で関与することでも足りるが，複数の者が共同発明者となるためには，課 題を解決するための着想及びその具体化の過程において，一体的・連続的な協力関係の下に，それぞれが重要な 貢献を行うことを要するというべきである。”). 106) 知的財産高等裁判所 平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決(“発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創 作のうち高度なものをいうと規定され（特許法２条１項），産業上利用することができる発明をした者は， ・・・その発明について特許を受けることができると規定され（同法２９条１項柱書き），また，発明は，その 技術内容が，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることが 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 81 4) 청구항에 기여 (공동)발명자를 판단하기 위하여 청구범위의 기술적 사상을 기초로 한다. 知的財産 高等裁判所 平成20. 7. 17. 平成19(ネ)第10099号 判決에서 “출원서에 첨부한 특허청구 범위의 기재를 기준으로 하여 명세서 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재도 참작하 여”107) 그 기술적 사상에 대한 판단하여야 한다고 제시하였다.

② 진정한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우 진정한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않은 경우에는,792) 상기 知財高判平 成19年7月30日 판결의 판지를 전제로 하면, 공유의 특허권으로 되지 않고 모인자에게 791) 민법 제258조(특허권의 공유에 대하여도 준용된다. 민법 제264조) 규정의 ‘법원에 의한 공유물의 분할’에 대 하여 판례에서는, ① 사정을 종합고려하면 공유물을 특정의 자에게 취득시키는 것이 상당하며, ② 다른 공유 자에게는 금전으로 취득시켜도 실질적인 공평을 해치지 않는다고 인정되는(기준: 가격의 평가가 적정히 되고, 취득하는 자에게 지불능력이 있음) 경우에는 어느 1인에게 취득시키고 그 1인이 다른 자에 대하여 금전을 지 불하여 정산하는 방법(전면적 가격배상)도 가능하게 되어 있다(最判平成8年10月31日、民集50巻9号2563頁). 792) 大阪地判平成12年7月25日(最高裁ホームページ)을 따르면, 진정한 권리자여도 모인출원의 특허청구범위에 기 재된 발명의 구성 중 특징적 부분에 기여하지 않으면 권리의 공유가 인정되지 않는 것은 아닐까? 특허법상 모인(冒認) 법리 299 권리가 귀속하는 것으로 되며, 따라서 진정한 권리자의 이전청구가 인정되지 않고, 다 만 진정한 권리자가 영업비밀로서 비닉하고 있던 발명(정보)이 명세서에 의해 공지되 어 버린 것에 대하여는 논문 등에 의해 공지되어 버린 경우와 마찬가지로 불법행위에 기초한 손해배상을 청구하는 것이 가능할 것으로 보고 있다.

공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 103 [그림 1] 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차(影山) 4) 소결 影山光太郎론에 대한 평가를 살펴볼 필요가 있는데, 아쉽게도 일본의 하나의 책만 이 그 이론을 평가한다. 그 평가마저도 그 이론이 한층 더 심화되기를 기대한다고만 말하고 있다.188) 논문의 차원이 아니라 책의 차원에서 장황하게 설명한 이론이 일본에 서 외면받아 왔다고 생각된다.

4) 법원 판단 가) 대상 발명 2에 대하여 대상 발명의 발명자에 대하여 법원은 특허공보에 기재된 발명자 원고 및 P6이 진 정한 발명자임을 추정하였다. 즉 그 기재에 추정력을 인정한 것이다. 그리고 대상 발 명의 특징적 부분에 공헌하는 자가 발명자라는 법리를 제시하였다. 그 법리에 근거하 여 법원은 발명의 특징적 부분에 원고와 P6가 실질적으로 기여하였음을 인정하고 그 둘을 공동발명자로 인정하였다.663) 그 후 법원은 기여의 정도에 대하여도 검토한 후 그 정도에 우열을 가리기가 힘들다는 이유로 두 공동발명자의 지분율을 각각 50%라 고 판단하였다.664) 나) 대상 발명4에 대하여 법원은 “연구보고서에 기재된 제안의 주체가 대상 발명의 발명자라고 인정해야 한 다고 하지만 작성자가 P10이기 때문에, 기재된 제안이 P10에만 의한 것이지, 원고의 관여가 어느 정도 있는지 명확히 할 필요가 있다”고 제시하였다. 법원은 실험계획의 내용에 따라서 서면은 원고의 제안으로 배척이나 수정하는 새로운 제안으로 인정하기 663) “P6가 대상 발명의 발명자로 인정되었지만 연구보고서를 작성할 때, P6이 대상 발명을 완성시켰다고 할 수 없다. 대상 발명의 특허출원과정에 따르면 피고가 원고에게 출원을 의뢰한 것이며, 그 의뢰서에는 발명자를 P6 및 원고로 기재하고 있었고, 원고는 P6이 대상 발명의 연구에서 벗어난 후, 원고가 계속 연구를 하고 있었 던 것을 인정한다. 원고가 대상 발명을 완성시킨 것으로 인정하여 원고도 발명자로 인정되었다.” 664) “P6은 대상 발명 2의 특징적 부분의 완성에 창작적으로 기여하였고 P6이 대상 연구에서 벗어난 후, 원고가 혼자서 연구를 계속해 연속법의 모델로서 행해진 지견을 회분법으로 적용하고, 대상 발명 2를 완성하고 있으 므로, 대상 발명 2에 대해서는 원고와 P6의 공헌 정도에 대하여 우열을 가릴 수 없다고 보아야 한다. 그렇다 면, 대상 발명 2에 대해 공동발명자인 원고 및 P6의 공헌도 비율은 각각 50%라고 인정하는 것이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없다.” 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 222 어려우므로 원고 및 P10이 협의한 실험을 실시한 결과이었고 대상 발명의 특징적 부 분의 발견을 얻을 수 있었다고 인정되기 때문에 원고 및 P10을 대상 발명의 공동발명 자로 판시하였다. 그리고 원고는 P10의 상사이고 대상 발명의 지도를 수행한 점을 고 려하여 원고의 지분율을 70%로 판시하였다.665) 다) 대상 발명 5에 대해 법원은 원고가 대상 발명의 특허출원 의뢰서를 작성하였고, 원고를 대상 발명의 발 명자로 출원서에 기재한 것을 참고하였다. 그리고 피고 회사는 대상 발명에 관하여 원 고에게 출원보상금 및 등록보상금을 지급하였기 때문에, 그 지급은 원고가 대상 발명 의 특징적 부분을 착상한 점을 인정한 것에 상당하다고 판시하였다. 그러므로 대상 발 명의 발명자는 원고이고 그의 지분율은 100%이다.

➅-2 경우 ➁649), ➅-1 경우 ➆ 단계: 원리, 모델의 중요도를 검토 6)-2의 경우에서 원리, 모델의 중요도를 검 토할 수 있다. 650) ➇ 단계: 원리, 모델에 대하여 고려할 필요 가 없다.