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좌우지간, 대상 사건에서 원고와 Kent 대학교 3명의 연구원은 대상 발명과 관련하 여 직접적으로 소통한 바가 없다. 그러나, 원고의 합성법이 그 3명의 연구원에게 전달 되었고 그 전달로 인하여 그들 사이에 연결고리가 형성된 것이다.

가. 구체적 방안(제33조의2 신설) 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 413 특허법 개정안(방안 2-1) 특허법 개정안(방안 2-2) 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제33조의2, 제36 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 나. 검토 현행 특허법 제29조에 따르면, 모인대상발명이 제29조 제1항 각호에 해당하지 않 을 경우(즉, 비공지일 경우) 제29조 제2항 진보성 판단에 활용할 수 없다. 그 결과 무 권리자가 비공지 모인대상발명에 대해 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 개량 변경 을 한 후 특허출원하면 해당 출원 특허를 거절 무효로 하기 어려운 점이 있다.

753) 논의의 편의상 정당한 권리자의 보호를 위해 정당 권리자의 출원을 무권리자 출원 시에 출원한 것으로 보는 제도를 이 글에서는 ‘출원일 소급제도’라 한다.

가. 착상 및 구체화 개념의 재정립 착상을 기준으로 발명자를 판단하여야 하며, 명확하며 재현 가능한 상태에서 그 착 상은 완성된 발명이 된다. 발명인 착상을 구체화 하는 행위, 효과를 확인하는 행위, 실 물로 구현하는 행위는 통상은 발명의 행위가 아니다. 그러나, 구체화 등의 과정에서 새로운 착상을 하게 되면 그 새로운 착상을 하는 자는 그 착상에 대하여 새로운 발명 자가 된다.

1046) 특허법 제33조 제3항 개정 방안(③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위한 공동발명자 사이에는 직·간접적 협력의 관계가 존재해야 하며, 각 공동발명자는 해당 출원 또는 특허의 하나 이상의 청구항의 신규한 기술사 상의 창작에 실질적으로 기여해야 한다.). 자세한 내용은 보고서 해당 부분 참조. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 415 현행 특허법 특허법 개정안 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하 는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외 하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

2) 모인대상발명을 기초로 한 진보성 판단 2011년 개정 전 미국 특허법의 특징은 모든 유형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있다는 것인데, 심지어 제102조 (f)항 선행기술(비공지 모인대상발명)도 진보성 판단에 활용될 수 있다는 것이었다.810) 즉, 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발명은 제102 조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 제103조에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정하고 있었다.

이에 관하여 법원은 원고가 해당 발명의 단독발명자라고 주장하는 것이 아니라 공 동발명자라고 주장하는 것임을 명확하게 한 후, 원고가 그 공동발명의 사실에 대하여 증명을 하여야 하나 증명을 하지 못하였다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자 와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d) 이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항 별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희 망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아 직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독 일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있 고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036) 우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037) 1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하 고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리 자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.

복수 공동발명자의 각 기여는 정신적 공동 작업(gestage Mitarbeit)에 의거하여 기 여해야 한다. 그러나 이러한 공동 작업은 자금, 실험실, 기계기구 등을 제공하는 자는 공동발명자로 볼 수 없다.369) 따라서 “동일하게 타인의 실험 상황의 보고를 감독하는 사람, 측정치를 기록하는 자·실험 시설의 배치, 또는 시작 모델의 제작자 등도 단순히 발명자의 보조자일 뿐이고 공동발명자는 아니다.”370) 구체적으로 정신적 공동작업이란 “문제 해결(Problemlosung)에 대해 이루어져야 る者が発明を成した場合であっても適用される。 第２の重要な要素は、発明は外部から認識されなければならない、ということである。発明が発明者 の頭の中にある限り、発明は発明者のためにいかなる権利も生み出さない。発明が知られることに よってのみ、発明が具体的に、かつ、他と区別されて存在することになり、これによって発明はドイ ツ特許法によって発明者のための権利及び保護を発生させる法的効力を有することとなる。第３の重 要な要素は、発明への寄与が創造的なものであることである。」”). 367) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 33頁(“ドイツ特許法第６条の第２文に、２人以上の者が共同して発明を成した場合は、特許を受ける権利を共有す る旨を規定している。そして、この第２文により、２人以上の者が共同発明者としてともに発明を成し得る旨が 明確になっている。ドイツ特許法第６条の第２文は、共同発明の特許を受ける権利は、すべての発明者に共有し て割り当てられると規定している。”). 368) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14-15頁. 369) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“共同発明者たるの要件を左に要約列挙すれば、次の如くである。1各共同発明者の各寄与は、 精神的共同作業（geistige Mitarbeit）による寄与でなければならない。したがって、例えば資金・実験室・器械 器具等を提供するにすぎない者は、共同発明者ではない。”). 370) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“同一様に、他人の実験状況の報告を監督する者、測定値を記録する者・実験施設の配置、ま たは、試作モデルの製作者等も、単に発明者の補助者であるにすぎず、共同発明者ではない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 142 한다.” 그러나 단순히 과제가 설정될 뿐이고 문제해결 요건이 결여되어 있는 경우 과 제 설정자는 공동발명자가 아니고 적어도 기본적인 형태에서 신규 가능한 해결방법을 제공하는 자가 공동발명자가 된다고 한다.371) “문제 해결”에 대한 정신적 기여는 독자성을 갖는 기여(selbstandiger Beitrag)여야 한다. 단순히 기술수준에 관한 정보권을 제공하거나 다른 사람의 지시에 따라 정신적 작업을 하는 자는 공동발명자가 아니다. 그러나 자신의 사고를 부가하는 경우 공동발 명자가 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가하거나 개량을 추진하거나 또 는 새로운 해결방법을 제시하거나 또는 공지부분의 신규한 결합으로의 방향을 제시하 는 등의 경우이다.

라. 모인자를 공동발명자로 인정한 일본 사례 위에서 미국에서 모인자를 공동발명자로 인정한 사례를 소개하였다. 그러한 사례 는 일본에서도 발견된다. 법원이 모인자를 (주관적 의사교환이 없는 경우임에도 불구 하고) (공동)발명자로 인정한 사례로는 다음을 예시할 수 있다: 大阪地裁 平成12年 (2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決; 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30 日 平成18年(行ケ)第10048号 判決. 일본국제지적재산보호협회가 공개한 한 보고서에 따르면 모인자가 모인대상발명을 변형한 경우 (주관적 의사와 무관하게) 공동발명자 가 될 수 있다고 설명하고 있다.566) 물론, 모인자가 신규사상을 보태지 않은 경우에는 공동발명자가 될 수 없음은 물론이다.567) 모인사건에서 공동발명자 요건을 엄격하게 운용하면 모인대상발명의 발명자가 대 565) Id. at 916 (“Contrary to P & G's argument, the statute neither states nor implies that two inventors can be ‘joint inventors’ if they have had no contact whatsoever and are completely unaware of each other's work.”). 566) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“例えば、以下のような寄与が考えられる。＜権利範囲に対する寄与＞ a) 真の権利者の発明Ａに冒認者の発明Ｂを加えて出願する場合 b) 真の権利者の発明Ａを改良してＡ’として出願する場合 c) 真の権利者の発明Ａを上位概念化して出願する場合 d) 真の権利者の発明Ａを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Ｂを 追加して（又は、改良発明Ａ’として若しくは発明Ａの上位概念の発明として）出願する場合 ＜手続的な寄与＞ e) 冒認者が補正等の手続をした場合 f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合”). 567) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 24頁(“冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合60には、共有の権利とならないものと考えられ る。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとすると、真の権利者により移転請 求が認められることになる。 なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用について は、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理 論構成に応じて、 事務管理者の費用償還請求権（民法第702条）、不当利得に基づく返還請求権（同第703条）61又は準占有者から 回収者に対する費用償還請求権（民法第196条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考 えられる。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 190 상 발명의 공동발명자가 되지 못하고, 대상 발명만을 특허거절, 특허무효 시키는 방법 만이 남게 된다. 결과적으로 모인대상발명자 및 대상 발명의 발명자 모두 아무런 권리 를 가지지 못하게 된다. 대상 발명의 모인행위에 초점을 맞추고 그 행위자를 처단하는 방법 1과 (과정이야 어찌되었든) 두 사람을 공동발명자로 인정하여 권리를 유지시키 는 방법 2 중 하나를 선택하여야 한다면 양 당사자 모두 후자를 더 선호할 것으로 생 각된다. 실제로 일본에서 이와 유사한 내용에 대하여 설문조사를 실시한 바가 있고, 설문결과가 후자의 방법을 선호하였다고 한다.568) 6. 민법의 첨부(添附) 법리: 주관적 요건 불필요 가. 민법의 첨부 법리 개요 민법의 첨부는 부합, 혼화, 및 가공으로 분류되는데 그러한 것들이 공동발명과 유 사한 성격을 가진다. 그리고 그 행위들에 주관적 요건을 필수적으로 삼지 않는다. 그 러므로, 첨부 법리를 활용하면, 주관적 요건이 결여된 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있는 경우가 늘어난다.

문제는 공동발명 이외에 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 되는 요건을 어떻게 규 정할 것인가이다. 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경우에도 발명의 완 성에 객관적 관련공동성이 인정되는 경우를 상정할 수 있지만 결국 객관적 관련 공동 성의 의미는 다시 해석론에 맡길 수밖에 없게 될 것이다. 대법원 판결에 따르면 단독 발명자이든 공동발명자이든 발명의 완성에 대한 실질적 기여가 요구되므로 공동의 의 사는 없지만 ‘공동 기여’가 인정되는 경우를 객관적 공동의 요건으로 볼 수 있고 따라 서 이러한 내용을 신설되는 제3항에 규정하는 방안이다.

대상 발명 2의 발명자는 원고만이고, P6는 아니다.

대상 발명 1(특허 제1023186호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P2. 대상 발명 2(특허 제2121967호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P6. 대상 발명 3(특허 제2007100호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P10. 대상 발명 4(특허 제2111253호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P10. 대상 발명 5(특허 제2069261호): 특허공보의 기재된 발명자는 원고. 대상 발명 6(특허 제2711884호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, P20. 대상 발명 7(특허 제3458190호): 특허공보에 기재된 발명자는 원고, Ｐ4，Ｐ3，Ｐ 23. 2) 원고의 주장 대상 발명 1의 발명자는 원고만이고, P2는 아니다.

(7)의 경우: (7) 및 (9)에 의한다. 원리·모델에의 기여의 합계이다.