독서> 법무부, 검찰에 “코로나19 관련 범죄 엄정 대응” 지시 | 군포철쭉축제

68) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 684면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 68 II. 일본의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 1. 발명자의 인정기준 일본에서 발명자가 자연인이라는 기본적 명제를 말하며, 직무발명 보상금 소송에 서 공동발명자 사이의 지분율이 중요하다는 점을 말하는 글이 존재한다.69) 그러나, 작 금은 중요성을 인지하는 단계가 아니라 그 중요한 쟁점을 해결할 수 있는 방안을 제 시하여야 할 단계이다. 그럼에도 불구하고 일본에서 조차 아직까지 해결방안을 제시 하지 못하고 있는 것으로 보인다. 공동발명자 인정이 쟁점이 되는 사건은 예를 들면, “모인출원에 관한 소송, 직무발명 보상금 청구소송, 발명자 지위의 확인, 발명자의 기 재의 보정 청구 등 소송 또는 특허권침해소송에 권리 불행사의 항변” 등이 있다.70) 그 렇게 여러 소송에서 공동발명자 인정이 중요함에도 불구하고 그 판단 법리는 아직 정 립이 되지 않고 있다. 이하에서는 먼저 ‘발명자’를 판단하는 일본의 법리를 살핀다.

법원은 원고가 피고 회사 업무를 담당한 시절에 작성하였던 메모에 대상 발명의 “주요 내용이 최초 아이디어부터 구체화된 디자인 모습까지 순차로 기재되어 있는 사 실, 그 이후 발명내용을 정리한 특허자료도 원고가 팀장으로 있던 제화부 명의로 작성 677) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 678) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 679) 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결(“원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점 은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허 의 공동 발명자로 추단할 수 있다. ... 그러나 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자가 아니라고 인 정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.”). 680) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결(“설령 원고가 그 발명자 또는 공동발명자에 해당한다고 하더라도 이 사건 특허는 무효사유를 포함하고 있거나 공지된 구성 내지 기능을 그대로 실시하고 있는 것에 해당하고, 이를 대체할만한 기술들이 이미 많이 있어 이 사건 발명이 피고의 독점력에 기여한 정도나 그 발명 자의 공헌도는 매우 낮다고 평가된다. 게다가 피고는 2015. 8. 17. 이 사건 특허에 고나한 등록포기서를 제출 하여 같은 날 그 등록이 말소되었으로 위 시기까지의 매출액을 기준으로 보상금을 산정하여야 한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 236 된 사실을 인정할 수 있다. 이러한 인정사실들을 종합해 볼 때, 원고가 이 사건 발명 에 관한 최초 착상을 하고 이를 구체화하여 이 사건 발명에 이른 것이라고 인정된다” 고 보았다.

먼저 이전청구제도에 대해 살펴보면, 영국 특허법 제8조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차(Determination before grant of questions about entitlement to patents, etc)에서 해당 특허출원에 관하여 출원인 명의의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있고,913) 제37조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 후의 권리부 여 절차(Determination of right to patent after grant)에서 해당 특허에 관하여 특허명 의인의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있다.914) 또한, 동법 제37조 제5항에 의해 모 인에 관한 특허명의인 변경명령에 의한 정당한 권리자의 구제는 해당 특허명의인이 특허부여시 또는 특허이전시에 모인에 대하여 악의였던 경우를 제외하고 동법 제37조 에 기초한 특허청장에의 요청절차가 특허부여 후 2년 이내에 이루어진 경우에 한한 다.915) 다음으로 출원일 소급제도에 대해 살펴보면, 정당한 권리자는 특허청장의 명령에 의해 모인출원이 거절 또는 모인출원에 관한 특허가 취소된 후 소정의 기간 내에 모 인출원의 명세서에 기재된 사항에 대하여 새로운 출원을 할 수 있고, 이 경우 해당 출 원은 모인출원일에 출원된 것으로 본다(영국 특허법 제8조(3)(c), 제37조(4)(b)).916) 이 913) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(2) Where a person refers a question relating to an invention under subsection (1)(a) above to the comptroller after an application for a patent for the invention has been filed and before a patent is granted in pursuance of the application, then, unless the application is refused or withdrawn before the reference is disposed of by the comptroller, the comptroller may, without prejudice to the generality of subsection (1) above and subject to subsection (6) below -(a) order that the application shall proceed in the name of that person, either solely or jointly with that of any other applicant, instead of in the name of the applicant or any specified applicant; (b) where the reference was made by two or more persons, order that the application shall proceed in all their names jointly; (c) refuse to grant a patent in pursuance of the application or order the application to be amended so as to exclude any of the matter in respect of which the question was referred; (d) make an order transferring or granting any licence or other right in or under the application and give directions to any person for carrying out the provisions of any such order.”). 914) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) above, an order under that subsection may contain provision - (a) directing that the person by whom the reference is made under that subsection shall be included (whether or not to the exclusion of any other person) among the persons registered as proprietors of the patent; (b) directing the registration of a transaction, instrument or event by virtue of which that person has acquired any right in or under the patent; (c) granting any licence or other right in or under the patent; (d) directing the proprietor of the patent or any person having any right in or under the patent to do anything specified in the order as necessary to carry out the other provisions of the order.”). 915) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(5) On any such reference no order shall be made under this section transferring the patent to which the reference relates on the ground that the patent was granted to a person not so entitled, and no order shall be made under subsection (4) above on that ground, if the reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 352 경우 새로운 출원에 신규사항이 포함된 경우에는 해당 사항을 삭제해야 한다(영국 특 허법 제76조(1)(b)).917) 라. 모인자 기여의 취급 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 권리귀속 여부 판단 시 모인자 기여의 취급에 대하여는 아래와 같이 처리된다고 한다.918) 우선 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 형식적 으로 개량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(선행기술 또는 주지기술)’을 행한 경우, 해당 개량발명은 실질적으로는 정당한 권리자의 단독발명으로 보아 정당한 권리자로 의 전부명의변경을 명할 수 있다고 한다.

하지만 탈취한 기술(모인대상발명)에 구성요소를 부가하는 등 변경 개량하여 모인 1) ‘서울경제’에서는 2018. 6. “기술탈취 없어야 벤처강국된다”는 제목의 기획보도를 바 있다. 18. 6. 11.부터 연재 된 기사는 다음과 같이 10건이다: ① "거래 끊길라…" 대기업 요구 못 끊는 中企, 527곳 기술피해(<1> ‘혁신성 장‘ 가로막는 기술침해 중기 41.9% 대기업 의존…하도급법 현장선 유명무실 기술공유해 단가 인하·특허 무임 승차 등 방법도 다양 기술거래정상화 안되면 벤처·스타트업 성장기회 박탈)<18. 6. 11.>; ② 美, 피해자 실손 해액의 3배까지 벌금(기술 보호 강화하는 선진국 日, 법 개정 통해 처벌수위 강화 中, 업종기술 구분 해외유출 통제)<18. 6. 11.>; ③ 기술·아이디어 제값주고 사야 '선순환 생태계' 앞당긴다(<2>M&A, ‘비용‘ 아닌 ‘투자‘ 페북, 인스타그램 10억弗에 샀듯 M&A 활용으로 인력·기술 확보 창업·신사업 개척 수월한 환경서 투자→성장 →회수→재투자이뤄져 "인수를 비용으로 여기는 韓기업들 미래가치투자관점서 접근해야")<18. 6. 17.>; ④ 국 내엔 M&A할 만한 기업 없다?(美·中, 토종벤처에 잇단 러브콜 인코어드 수천만弗자금 유치 씨텍은히타치 계 열사에 매각 "규제 완화·VC 등 소통場필요")<18. 6. 17.>; ⑤ 대기업 진입장벽 낮추되, 디자인 모방 등 관행 뜯어고쳐야"(<3>창업생태계 활성화 막는 M&A 규제 벤처인수 따른 불이익 많고 지주사지분규제 등도 걸림돌 대기업들 선뜻 M&A 못나서 창업투자사소유 등 허용하고 기술탈취방지책 마련도 필요)<18. 6. 21.>; ⑥ CVC 모델' 확산 통해 벤처투자 붐 이끌어야(<3>창업생태계 활성화 막는 M&A 규제 美·유럽 등 글로벌 벤처강국 인수합병 주축 ‘CVC 문화‘ 정착 韓도과감한 출자규제 면제 필요)<18. 6. 21.>; ⑦ 中企특허심판 패소율 80%… "특허 등록해 적극 방어해야"<18. 6. 24.>; ⑧ “기술자료 달라" 갑질은 옛말, 특허 무상으로 풀어 기술 상생 (<4>‘오픈 이노베이션‘ 생태계 앞장 서는 대기업)<18. 6. 24.>; ⑨ 기술자료'임치제'로 탈취 막고, 징벌적 손배 제로 처벌 강화(< 5·끝 > 정부 기술탈취 근절 대책은 홍종학 장관 ‘1호정책‘ 임치제도 중심 지재권 활성화 특 허청 조사 강화하고 손배액도 3배서 10배로 증액)<18. 6. 28.>; ⑩ 대기업-중기 납품 계약 때 기술탈취 금지조 항 넣어야"(<5>김창덕 아이디어 창 국제특허법률사무소 대표 인터뷰)<18. 6. 28.>. 한편, 18년 2월 관련부처 (중기부/산자부/공정위/특허청) 공동으로 ‘중소기업 기술탈취 근절대책’이 발표되기도 했다(자세한 내용은 제2 장에 관련 부분 참조). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 20 자(冒認者)가 특허출원한 경우 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) 및 제44조(공동 출원) 위반으로 기술탈취를 방지하는 데 한계가 있다. 그 이유는 모인대상발명(A)을 변경 개량한 모인개량발명 A′가 모인(冒認) 법리상 ‘동일성’의 범위를 벗어나게 되 면 원칙적으로 모인개량발명 A′에 대해 피모인자가 특허를 받을 수 있는 권리를 주 장하기 어렵기 때문이다(특허법 제33조 위반으로 볼 수 있는지의 문제). 나아가 동일 성의 범위를 벗어난 모인개량발명 A′에 대해 공동발명에 해당함을 주장하여 피모인 자가 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 요구할 수 있는지도 불명확하다(특허법 제 44조 위반으로 볼 수 있는지의 문제). 공동연구의 경우 흔히 발생할 수 있는 이러한 문제는 공동연구를 저해하는 요인이 될 수도 있다.

영국은 무권리자 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 이전청구제도 와 출원일소급제도를 모두 마련하고 있고, 정당한 권리자와 모인자의 공유로 하는 것 을 포함하여 다양한 구제가 가능하다.

62) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 341면(“발명자를 확정하고 기여도를 산정하는 것은 직무발명에 따른 보상이나 추후 발생할 수 있는 손해배상 과 관련해서도 중요하다.”). 63) 해당 제품에 여러 기술, 여러 특허가 적용된 경우 특정 기술이 그 제품의 가치상승에 미친 영향을 기여도라 칭한다. 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 65 공동발명자 간의 지분율을 정확하게 산정하는 것은 직무발명 보상금의 배분을 위 해서도 매우 중요하다.64) 통상적으로 미리 협의, 결정한 바가 없고 또 신뢰할 수 있는 관련된 증거가 제시되지 못하는 경우에는 민법의 물건의 공유에 관한 일반 원칙에 따 라 공동발명자간 균등한 지분율을 인정하게 된다.65) 나. 지분율의 산정방법 우리나라에서 공동발명자 지분율의 산정방법에 대하여 학설상 논의한 글은 매우 드물다. 권태복 교수의 “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연 구”도 언급은 하고 있으나 구체적 산정방법을 제시하지는 못하고 있다.66) 정차호 교 수의 논문이 (여전히 부족하기는 하나) 그나마 구체적인 산정방법을 제시하고 있으므 로, 이하 그 방법을 ‘정차호 (지분율) 산정방법’이라고 칭하며 아래에서 소개한다. 기 존 방법은 여러 단점을 가지는데, 그 방법이 그 단점을 최소화 또는 축소화 한다고 생 각된다.67) 그 방법은 기본적으로 청구항을 기준으로 지분율을 산정할 것을 제안한다.

그런데, (선택발명 등 특별한 발명을 제외하고는) 발명의 구조가 완성된 순간 발명이 완성된 것으로 보아야 한다. 그 후의 효과확인의 과정은 발명과는 무관한 것이다.

ii) 진정한 권리자의 발명과 모인자의 발명을 분할하여 출원 모인출원이 설정등록 전이고 또한 진정한 권리자의 발명과 모인자의 발명이 분리 가능한 것이라면, 공유의 권리로 한 후 각각의 발명을 분할하여 출원하는 것이 가능하 다고 보고 있다. 한편, 설정등록 후의 출원의 수정에 대하여는, 필요가 있으면, 출원일 소급제도를 다시 도입함으로써 대응하는 것도 가능하다고 하고 있다.