IT과학- 홍익표 '대구·경북 봉쇄' 언급에 지역민심 '싸늘'···민주당 추가 해명 ]]> | 군포철쭉축제

1. 우리나라의 법리 대법원 판결에 따르면987) 공동발명이 성립하기 위해서는 복수의 관여자 사이에 실 질적 상호협력 관계가 필요하므로 위와 같은 경우에 공동발명의 인정은 쉽지 않을 것 으로 보인다. 다만, 특허법원 판결 중 정당한 권리자와 모인자의 공동발명을 인정한 것이 있다.988) 이 사건에서 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 실질 적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없지만(특허법 제33조 본문 위반 아님), (ii) 甲과 乙은 ‘실질적인 협력관계’에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자 에 해당한다고 판단하였는데(특허법 제44조 위반으로 무효), ‘실질적 협력관계’의 인정 을 전제로 공동발명 성립을 인정하였다는 점에서 독일의 판례(공동발명의 성립에 주 관적 요건을 요구하지 않음)와는 차이가 있고 그 사정범위가 넓다고 보기는 어렵다.

주의할 것은, 직접적 기여를 먼저 산정하고, 간접적 가담은 직접적 기여도 고려하 여 요구한다.

857) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 47頁. 858) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 48頁. 다만, 이에 대해서는 비판도 있다고 한다. 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許 を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 49頁(”출원일이 소급되지 않는 취급은 입법론상으로서는 비판의 대상이 되고 있다고 한다. 예를 들면, 정당한 권리자와 모인자가 사전에 약 속을 한 다음 모인자에게 출원을 하게 하고 후에 이의신청에 의한 특허 소멸 후 신출원을 하는 등 최초의 출 원의 심사기간, 이의 기간을 환산하면 5년 정도 특허의 존속기간을 연장시키는 것도 가능하게 된다.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 329 시의 사실, 신규출원에 의해서는 어떤 영향도 받지 않고, 정당한 권리자는 모인출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 출원을 하고 있는 제3자의 동일한 발명에 관한 출원에 우선하여 특허를 받을 수 있으며, 이 경우 제3자의 동일 발명에 관한 출원은 신규성 결여로 거절된다(독일 특허법 제3조 제2항: 우리 특허법 제29조 제3항에 대응되는 규 정임).859) 우선권의 이익을 향수한다고 하는 것은 신출원의 출원인에게 모인출원의 출 원인보다도 좋은 법적 지위를 인정하는 것으로 이해할 수는 없으므로, 모인출원의 명 세서가 실시가능요건 위반의 경우 당해 위반은 신출원에 있어서도 승계되게 된다 (BGH GRUR 79年, 847頁 Lichtkoerper事件).860) 모인특허의 권리자 양수인 전득자 라이선시는 그들 자의 선의, 악의나 과실의 정 도에 관계없이 독일 특허법 제7조 제2항의 출원과의 관계에서 보호되지 않는다.861) 이의신청과 달리 무효 판단 후의 신출원은 불가능하며, 무효소송에 있어서 권리이 전을 인정하는 제도도 존재하지 않는다.862) 독일의 경우 정당한 권리자의 신출원제도는 거의 이용되지 않는다고 한다.863) 2) 특허출원 특허 이전청구의 소 정당한 권리자의 발명이 권원 없는 자에 의해 출원된 경우 또는 모인 피해자는 특 허출원인에 대해 특허부여청구권의 이전을 청구할 수 있고, 그 특허출원에 대해 이미 특허 등록이 된 경우에는 특허권자로부터 특허의 이전을 청구할 수 있다.864) 관련 청 구는 제4문과 제5문에 해당하는 경우를 제외하고는 특허등록 공시(독일 특허법 제58 조 제1항)가 된 때부터 2년 이내에 소송에 의해서만 실현할 수 있다. 모인 피해자가 859) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 860) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 861) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 862) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 863) 日本国際知的財産保護協会, 上揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁(“독일 특허청이 매년 발표하고 있는 연차 통계에 있어서는 특허이의신청에 의한 특허소 멸 후 신출원(독일 특허법 제7조 제2항)의 이용상황에 대한 정보는 찾아볼 수 없다. 독일 특허청에도 문의하 기는 했지만 통계는 없다는 것이었다. 한편, 독일 실무가와의 인터뷰에서는 일관하여 이 제도는 잘 이용되지 않는다는 답변이 돌아 왔다.”) 864) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 330 모인을 이유로 특허이의신청을 한 경우에는 특허이의신청절차가 확정된 후 1년 이내 에만 청구할 수 있다. 제3문과 제4문은 특허권자가 특허의 취득 시에 있어서 선의가 아니었던 경우에는 적용하지 않는다(독일 특허법 제8조). 이전청구소송은 독일 지방법원 민사부의 관할이다(독일 특허법 제143조 제1항). 독일에서는 이전청구와 이의신청의 쌍방을 동시에 청구하는 것이 인정되는데, 양 제도가 갖는 목적이 다르기 때문으로, 이전청구는 부여된 형태의 특허를 그대로 정당 한 권리자에게 이전하는 것이 목적임에 대해, 이의신청은 특허권을 소급적으로 소멸 시키고 그것에 의해 독일 특허법 제7조 제2항에 기초한 신출원을 가능하게 하기 때문 이다.865) 이전청구소송의 법률상 이익은 이의신청 무효소송의 제기나 그들이 인용되지 않 음에 의해 부정되지 않지만, 반대로 이의신청 무효소송이 인용된 경우에는 이전청구 소송은 종료한다.866) 이전청구가 인용된 경우, 이의신청 무효소송은 종료한다고 하는 견해도 있지만 (Schulte, 308-309頁) 판례는 이전청구가 인용되어도 이의신청에 대하여는 종료하지 않는다고 하였는데 왜냐하면, 독일 특허법 제7조 제2항에 의한 출원은 법 8조에 의한 이전청구와 대비한 경우에, 신출원의 범위가 모인자의 출원의 출원 당초의 명세서의 범위에는 구속되지만 모인자가 행한 청구범위의 감축이나 포기에는 구속되지 않으며, 청구범위도 다시 작성할 수 있다고 하는 이익이 있기 때문이다.867) 한편 신출원에 의해 특허권의 존속기간이 연장된다고 하는 이익도 있다. 무효소송 이 인용된 후에는 독일 특허법 제7조 제2항과 같은 신출원을 제출하는 제도가 없는 이상, 이전청구가 인용된 경우에는 무효소송은 종료한다고 생각해야 할 것이며, 따라 서 이전이 인정된 경우에는 무효사유는 해소되는 것으로 된다.868) 이전청구권의 주체인 원고는 아래 사항에 대한 증명책임을 갖는다.869) 865) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 866) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 따라서 이전청구소송을 쓸데없이 지연시키지 않기 위해 이의신청 무효소송이 제기되었 다는 것에 의해 이전청구절차를 중단하는 것은 없다고 한다.

하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신 의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않다. 즉, ① 정당한 권리자의 발 명(A)을 기준으로 모인이 성립하는 범위의 문제(‘실질적 동일성’ 기준 또는 ‘실질적 기 여’ 기준), ② 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위의 문제, ③ 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일한 것인지의 문 24) 긍정설로는 송영식 외 6인, 「송영식 지적소유권법(상)(2판)」, 육법사, 2013, 411면; 정상조 박성수 공편, 앞의 책(김운호 집필부분), 487-488면 등이 있고, 부정설로는 조영선, 앞의 책(제4판), 238-239면; 손천우, “무권리자 의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준”, 「사법논집」 제58집, 법원도서관, 2015, 559면 등이 있다.

② 커버피스는 1종류의 구조의 것이다. 둘째, 실질적 기여 기준(대법원 2009후2463 판결)을 적용하고 있는 2015허1430 판 결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대비에 있어서는 ‘실질 적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상발명과 특허발명의 실질적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다.740) 즉, 해당 판결에서는 ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지가 있다.

2) 모인대상발명을 기초로 한 진보성 판단 2011년 개정 전 미국 특허법의 특징은 모든 유형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있다는 것인데, 심지어 제102조 (f)항 선행기술(비공지 모인대상발명)도 진보성 판단에 활용될 수 있다는 것이었다.810) 즉, 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발명은 제102 조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 제103조에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정하고 있었다.

발명자로 인정되기 위해서는 그가 기여한 부분이 신규성 및 진보성 충족에 기여하 여야 하는지에 대하여 이견이 존재한다. 판례에서는 구성요소 중 ‘특징적’ 부분의 완 성에 기여한 자를 발명자로 설명하는데, 그 특징적 부분이 진보성 충족에 기여하게 하 는 부분인지 여부에 대하여는 구체적인 설명을 회피하고 있다.

가. 小林健男론 小林健男론은 1970년대에 공동발명자 인정기준 및 공동발명자 간의 배분산정에 대 해 논의한 것이다. 이하에서 구체적으로 소개한다. 이하는 小林健男, 「共同研究と職 務発明」, 23頁-43頁에서 공동발명자 인정기준 및 지분율 산정방법을 요약, 정리한 것 이다.

특허법상 모인(冒認) 법리 263 <법원의 판단> 법원은 우선 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 실질적 동일성을 인정하고 있는 데, 이 사건 제4항 발명과 모인대상발명의 실질적 동일성을 인정함에 있어 ‘실질적으 로 동일한 목적과 과제해결원리를 갖고 있는 것’이라거나, 모인대상발명에 명시적으 로 기재된 바 없는 제4항 발명의 구성(구성 4-3 및 4-4)이 이 발명이 속하는 기술분야 에서 자명한 사항에 불과하다고 보아 실질적 동일성을 인정한 점이 주목된다.723) 다음으로 발명자 판단과 관련하여, (i) 이 사건 특허발명은 적어도 2012. 9. 14.부터 그 특징적 구성인 보조관통부의 형상이 피고와 원고 소속 직원은 물론 금형 설계업체 완정밀의 대표 B, 금형 수정·가공업체인 대흥와이어의 대표 D에게도 알려진 상태에서 개선되어 온 것으로서, 피고 및 원고 직원 A과 금형 설계업체 완정밀의 대표 B 등에 의하여 발명된 것으로 보이는 점, (ii) 피고는 2004. 10. 6.부터 2012. 11. 25.까지 약 10 년 이상 동안 원고(회사)에서 대표이사 또는 고문으로 재직하였고, 원고(회사) 재직시 휠밸런스 웨이트와 관련된 특허를 다수 출원한 바 있어 밸런스 웨이트 기술분야에서 전문가인 반면, 피고의 아들인 C는 밸런스 웨이트와 무관한 경력을 가지고 있는 점, 피고는 원고(회사) 재직시인 2013. 3. 25.경 이 사건 특허발명의 추가관통부, 보조관통 부와 동일한 형상의 접착식 밸런스 웨이트에 대한 스프링백 테스트를 한 바도 있는 점 등에 비추어, C가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자라기보다는 전문가인 피고가 원고(회사) 소속으로서 이 사건 특허발명의 발명에 관여하였다고 보는 것이 합리적이 라는 점을 근거로 C는 이 사건 특허발명의 발명자로 보기 어렵다고 판단하고 있다.