립케어 _ 경기도, 과천 신천지 부속기관 진입 시도…강제 역학조사 차원 ]]> | 군포철쭉축제

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 324 않기 때문에 공동발명자에 해당하지 않아 제256조에 의한 구제가 가능하지 않다고 보 아 약식 판결을 하였다(제102조(f)항에 기초한 청구는 제256조에 기초한 청구와 중복 된다고 하여 미리 각하함).846) 구체적으로 보면, 본 사안의 두 연구팀의 경우 제116조의 공동발명자 요건을 충족 하지 않기 때문에 원고들이 이 사건 특허의 공동발명자로 추가될 수 없고, 이 사건 특 허의 발명자를 완전히 대체하는 것(the complete substitution of inventorship)은 제 256조에 따른 발명자 정정의 문제가 아니라 발명의 우선(priority) 여부 문제이며 이 문제는 제256조가 아니라 제135조 저촉(interference) 절차에 따라 해결되어야 한다고 보았다.847) 항소심에서 원고들은 Kimberly–Clark 판결을848) 인용하면서, 해당 판결에서의 공 동발명자 판단 기준에 따르면 이 사건에서 공동발명자 요건이 충족된다고 주장하였 다.

특허출원범위에 여러 청구항이 기재된 경우, 발명자는 각 청구항에 대한 평균적으로 기여할 필요가 없이 하나에만 혹은 여러 청구항에 기여하면 공동발명자로 인정한다 .”347) 즉 ‘청구항’ 및 ‘기술적 특징’이 공동발명자 판단의 중요한 요소이다. 그러므로 대상 특허의 하나의 청구항에 기술적 특징을 실질적으로 기여한 자는 발명자의 지위 를 취득하게 된다. 나아가 실질적 공헌한 자를 제시하였다. 즉 실질적 기여한 자는 343)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須 就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段 實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。”). 344) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新 型或新式樣之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人”). 345) 張瑞容, “共同發明人之資格認定與權利 —以 Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp 之 CAFC 判決為 例”, 智慧財產權月刊 117 期, 2008; 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院 一○二年度民專上字第二三號民事判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018. 346) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015; 李素華, “專利法之發明人主義及發明人之認 定”, 月旦法學教室, 163期, 2016. 347)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“發而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實 質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一 項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 135 “발명의 완성을 위하여 정신적 창작을 진행한 자이다. 따라서 발명(또는 실용신안)에 해결해야 할 문제 또는 달성한 효과에 구상(conception)을 발생함에 동시 더 나아가 구체적으로 달성 가능한 구상의 기술수단을 제공할 수 있어야 한다.”348) 즉 대상 발 명을 완성하기 위한 정신적 창작을 한 자는 문제 해결하거나 효과적으로 달성 가능함 에 대하여 구체적인 구상의 기술수단을 제공한 자이다.

3. "국가연구개발사업"이라 함은 「과학기술기본법」 제11조의 규정에 따라 관계중앙행정기관의 장이 추진하는 연구개발사업을 말한다.

앞서 ① 모인 시 거절 무효의 범위, ② 모인자 기여의 취급(공동발명 인정 여부), ③ 정당한 권리자의 구제 범위에 대해 현행법상 해석론에 의한 대응이 가능하며 그와 같은 대응을 우선적으로 하는 것이 바람직함을 살펴보았는데, 해석론에 의한 대응에 한계가 있을 경우의 입법적 해결방안으로는 다음과 같은 것들을 생각해 볼 수 있다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 8 Ⅲ. 공동발명자 간 지분율(share rates) 산정방법 공동발명자 지분율을 산정하는 작업은 결과적으로 어떤 자가 공동발명자인지 여부 를 확인, 검증하는 효과를 가진다. 그러므로, 정확하지 않더라도 개략적으로라도 지분 율을 산정할 수 있는 방법을 제시하는 것이 실무적으로 매우 중요하다. 본 연구보고서 는 2007년 정차호 산정방법이 가지는 단점을 이해하고 약간이라도 개선된 산정방법을 다음과 같이 제시한다.

1009) Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest §§ 26:116-26:119 (December 2018 Update). 1010) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14-18頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 392 주요국의 공동발명 성립요건을 비교해 보면, 기술적 사상의 창작에 대한 (실질적) 기여를 요구하고 있다는 점이 공통된다(물론 ‘기여’의 구체적 의미는 반드시 일치하지 않을 수 있다). 반면, 우리나라 미국 일본은 원칙적으로 ‘협력관계’를 요구하고 있는 반면 독일의 경우 반대 견해도 있지만 판례와 통설은 ‘공동작업의 인식’은 불필요하다 는 것이 차이점이다.

그러나, 동 이론이 적어도 실험의 과학인 화학분야에서는 적용될 가능성이 상당하 다고 생각된다.

다) 공동발명자의 지분율 산정기준 및 산정방식 (1) 공동발명자의 지분율 산정의 고려요소 공동발명자의 지분율을 산정하기 위한 影山론에 따르면 발명자, 공동발명자를 인정하는 사안정리의 요소로 원리·모델의 구분 가능성, 원리에서 모델의 예측 난이성 을 다룬다.167) 1) 원리, 모델의 구분 影山론에 따르면 발명의 성립과정에서 “‘원리를 고려한 착상’은 ‘착상’의 본질이 며, ‘모델 설정’(모델)은 ‘착상 구체화’의 중심이라고 한다.168) 즉 원리는 고려함(생각) 이며, 모델은 창안한 것으로 보여 원리와 모델 간을 대비하여 원리는 “추상적·무형적· 불가시적·증명이 어려움·관련한 비용이 적음·개인이 부담하는 측면을 가지는 반면, 모 델은 구체적·유형적·가시적·증명이 용이, 관련 비용이 많음·복수자나 조직에서도 가능 이라는 측면을 가지는 것이다.”169) 결국 원리와 모델의 구분은 구체적인 모델에서 추 상적인 물리·화학의 원리를 추출하는 것이라고 주장한다.170) 166) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 101頁(“（i）が、より明確である からである。ここで、客観面は原理モデルの他、実験による発明の場合には、一応の原理（p.56図4-2、4-3のB 1）の検討も含まれる。”). 167) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“。発明者・共同発明者認定 のための事案整理の要因として、原理・モデルの区分可能性、原理からモデルの予測難易性を採り上げた（p.120 図8.1はこれを採用）。”). 168) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“発明において、「原理を考 えた着想」（原理）は「着想」のエッセンスであり、「モデルの設定」（モデル）は「着想の具体化」の中心で ある。”). 169) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“原理は、「考える」ことで あり、モデルは「創るにとである原理とモデルを対比して見ると、原理は、抽象的、無形的・不可視的・立証が 困難・かかる費用が少ない、個人が負う、のに対し、モデルは、具体的有形的、可視的・立証が容易かかる費用 が多い複数人や組織でも可ということがいえよう。”). 170) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“結局、原理とモデルの区分 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 96 2) 원리, 모델의 중요성 및 예측 난이성 발명의 가치는 원리의 가치에 모델의 가치를 합한 것이다. 그리고 원리와 모델의 가치에 대한 독창성(창작성)을 통해서 확인할 것이다. 원리와 모델에서 각각의 중요도 (발명에 대한 중요성의 비율)를 고려하여야 한다. 171) 원리·모델의 중요도에 대하여, 이하 2가지 측면으로 고려한다. ① 원리·모델의 절 대적 가치 및 ② 원리·모델의 가치 사이의 상대적 규모이다.172) 影山론이 논한 발명의 가치에 대하여, 대상 특허발명에 대해 발명의 가치 자체에 대해서는 묻지 않고, 발명 자의 인정 및 공동발명자 사이의 지분율을 고려하기 때문에 원리와 모델의 중요도에 대해 고찰한 것이라고 한다.173) 이하에서 구체적으로 원리 및 모델의 중요도를 설명한 다.

- 106 - 붙임 4 기업(출원인)의 변리 서비스 인식에 관한 실태조사 「변리 서비스 품질 제고를 위한 변리사 제도 개선 방안」 - 출원인의 변리 서비스 인식 서면자문 의뢰 - < 2018. 10. 한국지식재산연구원 > 대리인 서치 1. 출원인은 연구단계중 어느 시기에 대리인을 찾는지요. 2. 출원인 대리인을 어떤 방식(how)으로 또는 어디서(where) 찾고, 적격인 대리인을 찾 는데 애로사항은 없었는지요. 대리인 위임 3. 대리인은 어떠한 기준요소들을 고려하여 위임을 결정하는지요. 4. 수가는 어떤 방식으로 정해졌고, 위임결정에 어느 정도 중요하게 작용하는지요. 면담(Meeting) 5. 면담은 연구자와 IP관리자(특허팀 담당직원 또는 변리사), 대리인 간에 어떤 방식(예: 삼자간, 양자간)으로 이루어지는지요. 5-1. 연구자와 대리인 간에 만 면담이 이루어지는 경우 연구자가 요구하는 사항은 무 엇인지요. 5-2. IP관리자가 발명등급, IP전략 등을 바탕으로 요구사항을 구체적으로 지시하고 변리 사는 지시사항에 대한 적절한 의견을 제시했는지요. 6. 면담한 대리인과 실제 작성자(예: 명세사, 신입변리사 등)가 다를 경우가 있는데 동 일여부가 중요한지요. 명세서 작성 단계 7. 선행기술조사는 출원인에 전적으로 위임해서 이루어지는지 아니면 외주를 주는지요. - 107 - 8. 선행기술조사를 통해 유사기술이 있는 경우 필요한 데이터 보완은 출원인 또는 대 리인에 의해 이루어지는지요. 9. 대리인은 쓸모 있는 특허를 만들기 위해 등록여부와 관계없이 적절하게 의견을 제 시하고 권리범위를 제대로 설정하였는지요. 기타 10. 현행 변리사제도에서 개선이 필요한 사항, 출원등록 이외에 변리사의 도움이 필요 한 업무영역 등 의견이 있으시면 자유롭게 의견을 주시기 바랍니다. 소중한 의견 감사드립니다.