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<법원의 판단> 법원은 우선 원고가 이 사건 특허발명 출원 전에 모인대상발명을 보유하고 있었다 고 인정한 다음,736) 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 동일성에 대해 판단하고 있는 735) 원고는 그 주장의 근거로, ① 피고의 설립자인 B는 원고에 근무할 당시 및 퇴사 후 원고의 제품 판매대리점 을 운영할 당시 생산지원 업무 등을 수행하면서 이미 공개된 원고의 선행발명뿐만 아니라 모인대상발명에 대 하여도 잘 알고 있었고, ② B와 함께 피고를 설립한 C도 원고에 근무할 당시 및 퇴사 후 원고의 제품 판매대 리점을 운영할 당시 모인대상발명을 알 수 있었으며, ③ B 측은 원고의 생산기술자이었던 E로부터 액츄에이 터로 연결핀을 강제적으로 퇴출시키는 기술의 개념도를 얻기도 하였다는 점을 들고 있다.

그런데 공동고안자가 되기 위해서는 고안의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 고안에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자 의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 고안의 완성을 후원·위탁하였을 뿐 인 정도 등에 그치지 않고, 고안의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거 나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 고안의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구제적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 고안을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위 에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동고안자에 해당한다고 할 것이다(대법원 2011.7. 28. 선고 2009 다 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 238 에서 법원은 특허공보의 기재에도 불구하고 (증명책임에 대하여는 언급하지 않은채) 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 자가 누구였는지를 기준으로 발 명자를 판단하였다.

특허법상 모인(冒認) 법리 273 데 구체적 내용은 다음과 같다.

위와 법리를 사안에 적용한 결과 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사 719) 대법원 2017. 5. 31. 선고 2017후288 판결에 의해 심리불속행 기각됨. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 262 이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없고(특허법 제33조 본문 위반 아님, (ii) 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기 술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발 명자에 해당한다고 판단하였다(특허법 제44조 위반으로 무효).720) ③ 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결721) <사안의 개요> 원고는 피고를 상대로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원에 해당한다는 등 의 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 무권리자 에 의한 출원으로 볼 수 없다는 등의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당5538 심결).722) 이 사건 특허발명은 원고의 직원인 A, 금형 설계업체 완정밀의 대표 B가 피고와 공동으로 발명한 것임에도, 피고의 아들인 C가 무단으로 출원하여 등록받은 것이라는 것이 원고의 주장이고, 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 C이고 C로부터 발명 내 용을 지득하여 알고 있던 피고가 그 내용을 원고에게 알려주었다는 것이 피고의 주장 이다. 한편, 모인대상발명은 (i) 금형 설계업체인 완정밀의 대표 B가 금형 수정·가공업 체인대흥와이어의 대표 D에게 보낸 이메일과 (ii) 피고가 원고 회사 재직 시 수행한 테스트 데이터에 관한 문서(원고 직원에 의해 작성됨)에 개시된 발명이다.

4) 대법원 2009후2463 판결 이후 대법원 2009후2463 판결 이후 현재까지의 특허법원 판결을 동향을 보면 다음과 같 이 정리할 수 있다.

① 다른 연구원이 인지하지 못한 과제를 특정하거나 해결한 자(identified or solved an unrecognized problem within the team) ② 다른 연구원이 해결하지 못한 과제를 해결한 자(solved a problem that other collaborators could not) ③ 미미하지 않은 장점을 더한 자(added a nontrivial advantage to the invention that other collaborators did not contemplate) ④ 다른 연구원이 보유하지 않았던 기술을 보유한 자(??)(possessed skills that other members did not have) 5. 공동발명자 여부와 모인 모인대상발명이 a인데 대상 발명이 (a와 다른) b인 경우 모인대상발명자가 b 발명 의 발명자가 될 수 없다.278) 저촉심판에서 청구인의 청구가 인용되기 위해서는 모인대 상발명과 모인발명이 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.279) 갑의 a를 착상하고 277) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 408-09 (2013). 278) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2004)(모인대상발명이 이방향 (two-way) 스풀밸브인데, 대상 특허발명이 삼방향(three-way) 스풀밸브이어서 두 발명이 다르다고 판단한 사 례). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 120 경우 청구항 처리 ① 1항: a + b o 공동발명자 불인정의 경우 - 을이 a 착상의 주인공이 아니므로 33조(발명자 요건) 불충족 o 공동발명자 인정의 경우280) - 공동특허권자 지분 인정 ② 1항: a 2항: b o 1항 특허와 2항 특허로 특허를 2개로 분리하는 방안 o 을이 보유한 특허에 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안281) ③ 1항: a 2항: b 3항: a + b o 3개 특허로 분리하는 방안, 즉, 1항은 갑이 단독특허, 2항은 을이 단독특허, 3항은 갑과 을이 공동특허 o 1개 특허로 유지하되 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안 ④ ? <표 10> 갑이 a를 착상하고 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가한 경우의 처리 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가하는 경우도 아래 표와 같이 여러 경우가 발 생할 수 있다. 특히, ③의 경우에 3개 특허로 분리하는 방안은 입법론적으로도 갈 길 이 멀다고 생각되고, 현실적으로는 1개 특허에서 갑을 공동특허권자로 추가하면서 지 분율을 책정해야 할 것이다.

나. 공동발명자 간의 지분율산정 공동발명자가 그 발명의 완성에 공헌한 정도에 따라 지분율이 결정되는 것이 당연 하다.600) 일반적으로 다음 사항을 종합적으로 참작하여 해당 발명에 공헌한 정도를 산 정하여 공동발명자 각자의 지분을 결정해야 한다.

그런데 청구항이 없는 경우에는 지분율을 어떻게 산정할 것인가? 직무발명 신고서 제출의 시기에는 청구항이 마련되어 있지 않으므로 지분율을 산정할 청구항이 없는 상태이다. 그 상태에서는 지분율을 어떻게 구하는가? 청구항이 없는 경우에도 발명자 가 생각하는 발명을 가능한 한 청구항의 형태로 재구성하고 그렇게 재구성된 청구항 을 기준으로 지분율을 산정할 수 있다. 아래에서 설명하는 바와 같이, 청구항이 제시 된 후에 어차피 청구항을 기준으로 지분율을 산정하게 될 것이므로 직무발명 신고서 제출의 당시에도 가급적 청구항을 가정하고 지분율을 산정할 필요가 있다.

603) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 392 (2013) (“However, Federal Circuit case law suggests that joint inventors must make a material, ‘not insignificant’ contribution to the overall conception of the invention but cautions that contribution should be evaluated using a qualitative holistic approach rather than a quantitative formulaic rubric.”). 604) 이러한 태도도 연구기간을 중요하게 보는 태도와 연결된다. 필자는 연구원의 수, 연구기간 등은 지분율 산정 과 무관하다고 본다.

I. 우리나라의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정 방법 1. 공동발명자 판단 법리 가. 발명자 판단 법리 1) 법 규정 발명자가 발명을 한 것이다.30) 그러므로 발명자 개념을 이해하기 위해서 먼저 발 명에 대해 살필 필요가 있다. 특허법 제2조 제2항에 따르면 발명은 “자연법칙을 이용 한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것”이다.31) 특허청 심사지침서에서 “발명 27) Mueller Brass Co. v. Reading Indus., 352 F. Supp. 1357, 1372-73 (E.D. Pa. 1972), aff'd, 487 F.2d 1395 (3d Cir. 1973) (“The exact parameters of what constitutes joint inventorship are quite difficult to define. It is one of the muddiest concepts in the muddy metaphysics of the patent law . . .”). 28) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of J oint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 384 (2013) (“Even well-reasoned cases, standing alone, tend to affirm the impression that the law is unclear and unhelpful for practitioners guiding researchers and institutions because of the highly case-specific nature of the analysis.”). 29) Dennis Crouch, The Changing Nature Inventing: Collaborative Inventing, Patently-O (July 9, 2009) (the average number of inventors per issued patent increased from 1.6 in the 1970s to 2.5 in 2000 and after). 30) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 663면 참조. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 50 자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작한 자를 의미한다”고 설명하고 있지만 발명의 개념이 추상적이기 때문에 발명으로부터 발명자에 대한 구체적인 의미 및 그 의 판단기준을 제시할 필요성이 있다. 그와 관련하여 우선 학설에 대한 논의를 정리한 다.

먼저 이전청구제도에 대해 살펴보면, 영국 특허법 제8조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차(Determination before grant of questions about entitlement to patents, etc)에서 해당 특허출원에 관하여 출원인 명의의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있고,913) 제37조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 후의 권리부 여 절차(Determination of right to patent after grant)에서 해당 특허에 관하여 특허명 의인의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있다.914) 또한, 동법 제37조 제5항에 의해 모 인에 관한 특허명의인 변경명령에 의한 정당한 권리자의 구제는 해당 특허명의인이 특허부여시 또는 특허이전시에 모인에 대하여 악의였던 경우를 제외하고 동법 제37조 에 기초한 특허청장에의 요청절차가 특허부여 후 2년 이내에 이루어진 경우에 한한 다.915) 다음으로 출원일 소급제도에 대해 살펴보면, 정당한 권리자는 특허청장의 명령에 의해 모인출원이 거절 또는 모인출원에 관한 특허가 취소된 후 소정의 기간 내에 모 인출원의 명세서에 기재된 사항에 대하여 새로운 출원을 할 수 있고, 이 경우 해당 출 원은 모인출원일에 출원된 것으로 본다(영국 특허법 제8조(3)(c), 제37조(4)(b)).916) 이 913) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(2) Where a person refers a question relating to an invention under subsection (1)(a) above to the comptroller after an application for a patent for the invention has been filed and before a patent is granted in pursuance of the application, then, unless the application is refused or withdrawn before the reference is disposed of by the comptroller, the comptroller may, without prejudice to the generality of subsection (1) above and subject to subsection (6) below -(a) order that the application shall proceed in the name of that person, either solely or jointly with that of any other applicant, instead of in the name of the applicant or any specified applicant; (b) where the reference was made by two or more persons, order that the application shall proceed in all their names jointly; (c) refuse to grant a patent in pursuance of the application or order the application to be amended so as to exclude any of the matter in respect of which the question was referred; (d) make an order transferring or granting any licence or other right in or under the application and give directions to any person for carrying out the provisions of any such order.”). 914) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) above, an order under that subsection may contain provision - (a) directing that the person by whom the reference is made under that subsection shall be included (whether or not to the exclusion of any other person) among the persons registered as proprietors of the patent; (b) directing the registration of a transaction, instrument or event by virtue of which that person has acquired any right in or under the patent; (c) granting any licence or other right in or under the patent; (d) directing the proprietor of the patent or any person having any right in or under the patent to do anything specified in the order as necessary to carry out the other provisions of the order.”). 915) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(5) On any such reference no order shall be made under this section transferring the patent to which the reference relates on the ground that the patent was granted to a person not so entitled, and no order shall be made under subsection (4) above on that ground, if the reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 352 경우 새로운 출원에 신규사항이 포함된 경우에는 해당 사항을 삭제해야 한다(영국 특 허법 제76조(1)(b)).917) 라. 모인자 기여의 취급 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 권리귀속 여부 판단 시 모인자 기여의 취급에 대하여는 아래와 같이 처리된다고 한다.918) 우선 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 형식적 으로 개량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(선행기술 또는 주지기술)’을 행한 경우, 해당 개량발명은 실질적으로는 정당한 권리자의 단독발명으로 보아 정당한 권리자로 의 전부명의변경을 명할 수 있다고 한다.