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iii) 또한, 피고 회사가 인스콘테크에 대하여 작성한 2006. 8. 31.자 견적서(을 제22호증의 2)에는 ‘슬롯다이 스테이 션(백롤 및 구동 포함), 갭조절장치(KAMO 감속기), 다이 전․후진 장치, 구동모터(DUTCH), 정밀 감속기 (SEW), 다이 고정장치’ 등이 기재되어 있다.

항소심 법원은, 등록된 특허의 경우 원고의 발명과 동일성이 인정되지 않아 모인에 해당하지 않는다고 보았지만 당초 출원의 청구항 1부터 3에 대해서는 유사성을 인정 하였고 원고의 손해배상 청구를 받아들였다.

한편, 탈취된 기술 유용의 한 유형으로 영업비밀이나 기업보유기술을 도용하여 특 허출원하는 경우도 있는데, 이 경우 특허출원의 기초가 된 기술 탈취 행위가 영업비밀 침해행위에 해당하면 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방 지법’이라 한다)에 의해 민 형사 책임을 물을 수 있고, 기술탈취에 기초한 특허출원 행위가 하도급법상 기술자료 유용행위에 해당하면 손해배상을 청구할 수 있다. 또한, 탈취한 기술을 거의 그대로 특허출원한 경우 해당 출원 특허는 거절 무효로 되며, 정 당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도(특허법 제34조 및 제35조)나 특허권 이전청구제도(특허법 제99조의2)를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당 한 권리자의 구제에 큰 문제가 없다.

둘째, 이 사건 제1항 발명의 종속항인 제2항 발명과 제2항 발명의 종속항인 제3항 발명도 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 보았다.

“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하 는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위 탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고,발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착 상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등 과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발 명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내 45) 강흠정, “공동발명자의 권리보호”, 「특허판례연구」(개정판), 2012, 박영사, 343면(“공동발명자는 위에서 살펴 본 바와 같이 발명의 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 사람이어야 하므로, 소외 C가 공동발명자에 해당하는 지를 판단함에 있어서 발명의 실체적 내용(기술적 요지, 기술적 사상)을 특정한 후 소외 C가 그 발명의 창작 행위(착상, 구체화 등)에 기여한 부분을 객관적으로 평가하여야 할 것이다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 58 지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완 성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실 험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관 점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.”46) 혹자는 위 대법원 판결이 말하는 “실질적 상호협력”을 법에 명문화 하여 공동발명 자를 판단하는 기준을 제시하자고 주장하는데,47) 그 표현을 법에 둔다고 하여도 여전 히 그 실질적 상호협력 여부를 판단하는 것이 쟁점이 될 것이어서 한 발짝도 해결에 다가가지 못하는 법 개정방안이라고 생각된다.

제5장 특허법상 모인(冒認) 법리 주요국의 모인 법리를 쟁점별로 정리해 보면 다음과 같다.

회사에서 퇴사한 갑의 연구를 을이 계속 연구하도록 하는 경우 갑과 을 사이에 직 접적인 소통이 존재하지는 않지만 적어도 회사는 그들의 연구가 합쳐진다는 점을 잘 알고 또 을은 전임자의 연구를 계속한다는 점을 알게 된다. 이러한 정도의 인지만으로 도 갑과 을을 공동발명자로 인정하여야 한다. 이러한 경우 회사가 주관적 의사를 가졌 다고 볼 수도 있고 또는 을이 주관적 의사를 가졌다고 볼 수도 있다. 그렇다면, 공동 발명자 모두가 쌍방향(two-way) 주관적 의사를 가지지 않아도 그 중 적어도 1명이 주 관적 의사를 가진 경우에도 그들 사이의 공동발명자성을 인정할 수 있을 것이다.

1038) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8조, 영국 특허법 제8 조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명(독일의 경우 에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌 ‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로 해석된다. 우리나 라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106면 및 5309면; 특 허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도에 대하여 마찬가 지로 이해하고 있는 것으로 보인다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 400 2. 주요국의 법리 일본의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제 도 없이 특허권 이전청구제도만을 두고 있다. 따라서 일본은 모인의 성립 범위가 정당 한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위와 관련되게 되는데, 이 문제에 대해 법리가 확립되어 있지 않고 다양한 학설만 존재하는 것으로 보이며, 이 문제를 정면으로 다룬 판결례도 아직 확인하지 못했다.