블루투스> ★ ‘날찾아’ 서강준, 잔잔한 감성과 설렘 선물한 ‘심쿵X힐링’ 유발자 | 군포철쭉축제

그런데 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원의 합의에 따라 지분율을 결정하기 606) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共同研究開発のために利用された設備ないし投下され た器材等の有無及び量の大小共同発明者が共同研究開発を遂行するためにさまざまの研究設備を提供し、その利 用を他方の共同発明者にも認めているとき、この物的設備の提供と利用は、共同発明者の持分算定上考慮すべき 要素の一つとなる。ことに、これらの設備が代替性を有しない特殊なものであること並びに新規に右設備を設置 するものとすれば、巨額の設備投資資金を要する性質の研究設備であるならば、これら設備の提供者である共同 発明者の持分は、そうでない者の持分に比較して大きいと考えられる。”). 607) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発遂行の過程で多種多様の器材を使用する場 合、右器材の量及び価格も器材提供者たる共同発明者の持分算定に影響を及ぼす。 608) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁ことに、使用された器材が稀少価値を有し、容易に入手 できないものであったり、量的には僅少ものであっても、異常に高価なものであるようなときには、これら特殊 器材の提供者たる共同発明者の持分は、かかる器材を提供しない他の共同発明者の持分よりも大きい。 609) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発における研究開発資金の負担の有無及びそ の程度は、各共同発明者の持分算定上考慮すべき要素となる。 これは、あたかも数人で土地、建物を購入する場合、各自の持分が原則としてその拠出金額の割合で定ま る、とする考えとほぼ同じ面をもつ。したがって、まず資金提供者たる共同発明者の持分は、資金を 提供しない共同発明者の持分よりも大きい。さらに、資金提供者たる共同発明者間においては、資金 の額の大なる共同発明者の持分が、資金の額の小なる共同発明者のそれよりも大きい。 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 202 어려운 경우도 있고 심지어 지분율이 애당초 불명확한 경우도 적지 않다. 그래서 관련 된 경우 공동발명자 각자의 지분비율을 어떻게 결정할 것인지가 문제가 된다.610) 7) 평가 小林健男론은 일본에서 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 제시한 오래된 것이 다. 1975년의 이론이라는 점에서 나름 의의를 가진다. 두 회사 사이의 공동연구개발계 약에 있어서는 그 결과물인 특허의 지분을 미리 결정함에 있어서 투여인력, 투여경비, 기자재 등을 중요하게 볼 수 있다. 그러나, 공동발명자 결정 및 지분율 산정은 그러한 비창작적 요소와는 무관한 것이다. 이런 견지에서 필자는 小林健男의 이론을 격렬하 게 반대한다. 小林健男의 이론은 두 회사 사이에 특허의 지분을 결정함에 있어서는 활 용될 수 있으나, 발명자 지분율을 결정함에 있어서는 활용될 수 없는 것이다. 발명자 권과 소유권은 별개의 쟁점이다.611) 小林健男론은 소유권 배분에는 적용될 수 있을지 모르나 발명자권 배분에는 적용될 수 없는 것이다.

① 다른 연구원이 인지하지 못한 과제를 특정하거나 해결한 자(identified or solved an unrecognized problem within the team) ② 다른 연구원이 해결하지 못한 과제를 해결한 자(solved a problem that other collaborators could not) ③ 미미하지 않은 장점을 더한 자(added a nontrivial advantage to the invention that other collaborators did not contemplate) ④ 다른 연구원이 보유하지 않았던 기술을 보유한 자(??)(possessed skills that other members did not have) 5. 공동발명자 여부와 모인 모인대상발명이 a인데 대상 발명이 (a와 다른) b인 경우 모인대상발명자가 b 발명 의 발명자가 될 수 없다.278) 저촉심판에서 청구인의 청구가 인용되기 위해서는 모인대 상발명과 모인발명이 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.279) 갑의 a를 착상하고 277) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 408-09 (2013). 278) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2004)(모인대상발명이 이방향 (two-way) 스풀밸브인데, 대상 특허발명이 삼방향(three-way) 스풀밸브이어서 두 발명이 다르다고 판단한 사 례). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 120 경우 청구항 처리 ① 1항: a + b o 공동발명자 불인정의 경우 - 을이 a 착상의 주인공이 아니므로 33조(발명자 요건) 불충족 o 공동발명자 인정의 경우280) - 공동특허권자 지분 인정 ② 1항: a 2항: b o 1항 특허와 2항 특허로 특허를 2개로 분리하는 방안 o 을이 보유한 특허에 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안281) ③ 1항: a 2항: b 3항: a + b o 3개 특허로 분리하는 방안, 즉, 1항은 갑이 단독특허, 2항은 을이 단독특허, 3항은 갑과 을이 공동특허 o 1개 특허로 유지하되 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안 ④ ? <표 10> 갑이 a를 착상하고 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가한 경우의 처리 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가하는 경우도 아래 표와 같이 여러 경우가 발 생할 수 있다. 특히, ③의 경우에 3개 특허로 분리하는 방안은 입법론적으로도 갈 길 이 멀다고 생각되고, 현실적으로는 1개 특허에서 갑을 공동특허권자로 추가하면서 지 분율을 책정해야 할 것이다.

K-C와 P&G는 서로 자신의 특허가 우선(priority)한다고 주장하였는데, 1심 법원은 K-C의 Enloe 특허가 우선한다고 보고 Lawson 특허의 일부 청구항이 무효라고 보았 다.

- 그러나, 착상을 구체화 하는 과정 중 명확하며 재현 가능한 새로운 착상을 창 출한 자는 새로운 발명을 창출한 것이 된다.

위 사항들 외에 2차적 요소들은 지분율 산정에 직접적인 영향을 미치지 않는다. 그 러한 2차적 요소로는 “(1) 배경지식(prior art 또는 background knowledge)의 제공, (2) 공동연구개발에 참가한 기간, (3) 설비, 자금, 인력 등 연구를 위하여 필요한 환경 의 조성을 위하여 공헌한 정도, (4) 공동발명자의 동기유발명을 위하여 공헌한 정도, (5) 직급 등을 들 수 있다.”68) 2차적 고려요소가 공동발명자 지분율 산정과 직접적인 관련이 없는 것이 사실이나, 발명에의 헌신, 도움이라는 측면에서는 외면하기 어려운 성격을 가진다. 2차적 요소까지 고려하는 지분율 산정방법의 개발이 필요하다고 본다.

38) 권창환, “무권리자의 특허출원에 대한 판단기준”, 「정보법 판례백선(Ⅱ)」, 학국정보법학회 편, 박영사, 2016, 20면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 54 5) 발명의 특징적 부분 발명자 여부를 판단하면서 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소 중 특징적 부 분의 완성에 기여한 자를 발명자로 인정한 사례가 있다.

조영선 교수는 위 2가지 접근방법에 대해서 “상호 모순되는 것이 아니며 양자를 병용하여 창작적 기여의 유무를 판단하는 데 사용할 수 있”다고 주장한다.37) 그러한 비발명자를 제외하는 기존의 법리는 공동발명자를 판단하는데 도움이 되지 못한다는 점, 착상/구체화에 대한 설명만으로도 공동발명자를 판단하는데 도움이 되지 못한다 는 점을 감안하면, 위 설명이 어떤 새로운 해결책을 제시한 것은 아니며, 우리나라와 일본에서의 기존의 이론을 달리 설명한 것에 불과하다고 생각한다.

① 하도급거래 공정화법상 기술자료 유용행위 여부 원고는 수급사업자로서 2004년부터 원사업자인 피고에게 도장부스에 사용되는 순 환수 시스템의 악취 제거를 위한 미생물제를 제공하였고, 피고 요청에 응해 악취 제거 에 필요한 모든 자료를 제공해 왔으며, 피고는 원고로부터 제공받은 자료를 이용해서 악취 제거 작업을 해 왔는데, 피고는 원고로부터 제공받은 기술자료를 유용해서 경북 대학교 산학협력단과 공동 연구 및 공동 특허 출원․등록을 하는가 하면, 피고 직원인 OOO은 같은 기술자료를 이용해서 석사학위 논문을 작성하여 이 역시 공동 연구 자 료로 활용하였는바, 이러한 피고의 행위는 하도급거래 공정화법 제12조의3에서 금지 하는 원사업자의 수급사업자에 대한 부당한 기술자료 제공 요구 및 유용 행위에 해당 9) [기술탈취 없어야 벤처강국 된다] "거래 끊길라…" 대기업 요구 못 끊는 中企, 527곳 기술피해 (“자동차페인트 폐수정화기술을 가진 비제이씨(BJC) 역시 2013년 국내 굴지의 자동차회사와 특허분쟁을 겪었다. 당시 14년간 협력업체였던 비제이씨는 대기업이 기술자료를 요구했을 뿐 아니라 다른 대학연구기관과 함께 유사기술을 특 허로 출원해 기술탈취를 했다며 특허법원에 제소했다.” <서울경제 2018. 6. 11.자 기사 ; 현대車 `中企 기술탈취` 혐의 벗었다 (“중소 생물정화 기술업체 비제이씨(BJC)가 현대차를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다. 당초 비제 이씨는 현대차에 기술을 뺏겨 피해를 입었다고 주장하며 11억원 손해배상 소송을 냈지만 법원에서 받아들여 지지 않았다.”) <매일경제 2018. 1. 19.자 기사( 10) 한편, 현대자동차 특허에 대한 무효심판이 청구되어 특허심판원 2017. 11. 20.자 2016당900호 심결로 무효 심 결이 내려졌는데, 무효사유는 진보성 결여이며 모인으로 인한 무효는 주장되지 않았다. 해당 심결은 취소소송 이 제기되어 특허법원에 계속 중이다(특허법원 2018허1226). 11) 1심 판결에 대해 항소가 제기되었고(서울고등법원 2018나2006813) 2018. 2. 20. 특허법원으로 사건이 이송되었 다(특허법원 2018나1305). 한편 2018년 12월 특허청은, 현대자동차가 비제이씨의 아이디어를 탈취하여 부정경 쟁방지법 차목을 위반하였다고 보아, 비제이씨에 대한 피해 배상 및 비제이씨의 미생물제와 실험결과를 도용 하여 개발한 미생물제의 생산·사용 중지 및 폐기를 권고하였다. 자세한 내용은 특허청 2018. 12. 20.자 보도자 료, “특허청, ㈜비제이씨 기술 탈취한 현대차에 시정권고 -아이디어 탈취 금지 법 개정 후 , 1호 사건 -” 참조. enu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=17297> (2019. 1. 15. 최종방문). 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 31 한다는 것이 원고의 주장이다.