리필형> ※이하이, 박재범 손잡나…AOMG 측 전속계약 결정된 바 없다 | 군포철쭉축제

② 법원(CAFC)의 판단 항소심에서 Oddzon은, 2건의 비공지 디자인(confidential designs)이 제102조(f)항 선행기술에 해당하지만 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판 단에 활용될 수는 없다고 주장하였는데, 법원은 이를 받아들이지 않았다.815) 법원은, ① 제102조(f)항이 다른 선행기술들과 성격이 다르다는 점,816) ② In re Bass 판결에서 제102조(g)항 선행기술이 다른 선행기술과 함께 비자명성 판단에 고려될 수 있음을 판시하면서도 방론으로 제102조(f)항에 대해서는 제102조(g)항과 그 성격이 다 르다고 본 점817) 등을 인정하면서도, ③ 1984년 특허법 개정에 의해 제103조가 개정되 면서 제102조(g)항과 제102조(f)항 선행기술이 일정한 경우818) 제103조 비자명성 판단 에 고려될 수 없다는 내용이 추가되었고,819) 제102조(g)항과 달리 제102조(f)항이 개정 815) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1401 (“OddzOn argues that while the two disclosures constitute patent-defeating subject matter under 35 U.S.C. § 102(f), they cannot be combined with “real” prior art to defeat patentability under a combination of § 102(f) and § 103. The prior art status under § 103 of subject matter derived by an applicant for patent within the meaning of § 102(f) has never expressly been decided by this court. We now take the opportunity to settle the persistent question whether § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103. As will be discussed, although there is a basis to suggest that § 102(f) should not be considered as a prior art provision, we hold that a fair reading of § 103, as amended in 1984, leads to the conclusion that § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103.”). 816) Id. at 1401-1402 (“Section 102(f) provides that a person shall be entitled to a patent unless ‘he did not himself invent the subject matter sought to be patented.’ This is a derivation provision, which provides that one may not obtain a patent on that which is obtained from someone else whose possession of the subject matter is inherently ‘prior.’ It does not pertain only to public knowledge, but also applies to private communications between the inventor and another which may never become public. Subsections (a), (b), (e), and (g), on the other hand, are clearly prior art provisions. They relate to knowledge manifested by acts that are essentially public.”). 817) Id. at 1402-1403 (“In In re Bass, 59 C.C.P.A. 1342, 474 F.2d 1276, 1290, 177 USPQ 178, 189 (CCPA 1973), the principal opinion of the Court of Customs and Patent Appeals held that a prior invention of another that was not abandoned, suppressed, or concealed (102(g) prior art) could be combined with other prior art to support rejection of a claim for obviousness under § 103. The principal opinion added, in dictum (§ 102(f) not being at issue), that ‘[o]f course, (c), (d), and (f) have no relation to § 103 and no relevancy to what is ‘prior art’ under § 103.’ Id. There is substantial logic to that conclusion. After all, the other prior art provisions all relate to subject matter that is, or eventually becomes, public. Even the ‘secret prior art’ of § 102(e) is ultimately public in the form of an issued patent before it attains prior art status. Thus, the patent laws have not generally recognized as prior art that which is not accessible to the public. . . . The prior art being referred to in that provision arguably included only public prior art defined in subsections 102(a), (b), (e), and (g).”). 818) 청구항에 기재된 발명의 발명 시점을 기준으로 제102조(g)항 또는 제102조(f)항 선행기술발명과 청구항에 기 재된 발명에 대한 권리가 동일인에게 귀속되거나, 동일인에게 양도 의무가 있는 경우. 특허법상 모인(冒認) 법리 315 내용에 포함된 이유가 명확하지는 않지만820) 제102조(f)항이 제한적인 상황에서는 선 행기술(prior art)에 해당하지 않는다는 법문으로부터 위 제한적인 상황 외에는 선행 기술에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 보았으며,821) ④ 모인대상발명(A)으로 부터 자명한 발명(A′)의 경우 발명자 또는 제3자 입장에서 특허받을 수 없는 발명에 해당하지 않더라도 모인자 입장에서는 특허받을 수 없는 발명에 해당하는 것으로 되 는 위와 같은 해석이 비논리적인 것도 아니라고 하면서,822) 모인대상발명 그 자체는 제102조(f)항에 따라 특허받을 수 없음은 물론 모인대상발명으로부터 자명한 변경발 명에 대해서도 제103조에 따라 모인자는 특허받을 수 없다는 점을 분명히 하였다.823) 다만, 연방관할항소법원(CAFC)도 1심 법원과 마찬가지로 이 사건 디자인 특허의 비자명성이 부정되지 않는다고 보았다.824) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 1) 제도의 개요 2011년 개정 전 미국 특허법은 선발명주의를 채택하고 있었고 원칙적으로 발명자 819) 35 U.S.C. § 103 (“Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under subsection (f) or (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.”). 820) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1403 (“There was no clearly apparent purpose in Congress's inclusion of § 102(f) in the amendment other than an attempt to ameliorate the problems of patenting the results of team research. However, the language appears in the statute; it was enacted by Congress. We must give effect to it.”). 821) Id. (“While the statute does not expressly state in so many words that §102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute.”). 822) Id. (“This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure.”). 823) Id. at 1403-1404 (“Thus, while there is a basis for an opposite conclusion, principally based on the fact that §102(f) does not refer to public activity, as do the other provisions that clearly define prior art, nonetheless we cannot escape the import of the 1984 amendment. We therefore hold that subject matter derived from another not only is itself unpatentable to the party who derived it under § 102(f), but, when combined with other prior art, may make a resulting obvious invention unpatentable to that party under a combination of §§102(f) and 103. Accordingly, the district court did not err by considering the two design disclosures known to the inventor to be prior art under the combination of §§ 102(f) and 103.”). 824) Id. at 1404 (“We agree with the district court that none of the cited designs, including the two confidential disclosures, render the patented design obvious, either individually or in combination.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 316 만이 출원할 수 있었기 때문에 무권리자 출원 특허와 관련하여 이전청구제도나 출원 일 소급제도는 없었고,825) 진정한 발명자는 스스로 특허출원을 한 다음 저촉 (interference)절차를 거쳐 특허를 받을 수 있었다.

공동발명자 지분율을 산정하는 경우 ① 청구항을 기준으로 발명을 특정하는 단 계,701) ② 각 청구항의 중요도를 결정하는 단계, ③ 특정 청구항에서 공지요소를 제외 하고 신규요소만 남기는 단계, ④ 개별 신규요소를 제공한 자를 공동발명자 후보로 인 정하는 단계, ⑤ 그 신규요소가 해당 발명의 진보성을 인정받게 하는데 공헌한 정도를 배분하는 단계, ⑥ 그 신규요소가 해당 발명의 상업성을 높이는데 공헌한 정도를 배분 하는 단계, ⑦ 청구항의 중요도와 해당 청구항에서의 각 공동발명자의 공헌도를 산정 하여 전체적 지분율을 산정하는 단계를 거친다. 다만, 그 배분에 따라 지분율이 0%에 근접하는 자는 최종적으로 공동발명자에서 제외한다.

나. 지분 양도 여부 변론 전 취지에 따르면, F는 본건 제2발명의 특허출원에 앞서 본건 양 발명의 특허 를 받을 수 있는 권리의 공유지분을 원고에게 양도한 것으로 인정된다.

X는 餡ルーダの試作機를 제작하고 평성 7년 11월 7일 이것을 피고 측에 지참하여 Y 및 피고의 종업원 등의 입회하에 시험을 실시하였다.

다. 모든 공동발명자의 인지 불요 위 경우에서 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.262) 선행 발명자가 그의 발명 이 후행 발명자에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성 립할 수 있다.263) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하 여 을과 공동발명자가 되는 것이다. a 발명만으로는 기술성은 인정되나 상업성이 부 족한데, b발명이 상업성까지 보충할 수 있을 것이다.

다만, ‘실질적 기여’ 기준에 따라 넓은 범위에서 모인의 성립을 인정할 경우 정당한 권리자의 구제가 인정되는 범위(정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위 및 정 당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위)도 이처럼 확대된 형태로 운용되 어도 문제없는 것인지에 대한 검토가 필요할 것인데 아래 정당한 권리자 구제와 관련 한 검토 부분에서 별도로 살펴본다.

연방특허법원은 특허청 이의심사부의 결정을 취소하고 특허유지결정을 하였고, 이 에 이의신청인인 원고가 상고한 사안이다. 다. 미미한 기여를 한 공동발명자의 처리 문제 이론적으로는 전체 발명에 미미한 기여를 한 자도 공동발명자이다. Ethicon 사건에 서 Mr. Choi의 전체 발명에 대한 기여는 극히 미미했었을 것임에도 불구하고 공동발 명자로 인정하였다. 갑이 97%의 기여를 하고 을이 3%의 기여를 한 경우에도 을을 공 동발명자로 인정하는 것이 바람직한가? 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 기술적 사상에 ‘현저한(significant)’ 기여를 하여야 한다는 설명이 존재한다.705) CAFC의 Pannu 판결이 제시한 발명자 판단을 위 한 3가지 기준(소위 ‘Pannu 기준’)은 다음과 같다: ① 대상 발명의 ‘착상’에 기여한 자; ② 그 기여가 질적으로 미미하지 않을 것(not insignificant in quality); ③ 그 기여가 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상일 것.706) 그 ‘현저한’이라는 한정 어에 방점을 두면, 해당 기술적 사상의 창작에 기여하기는 하였으나 그 기여가 미미한 정도에 그친다면 그를 공동발명자로 인정하지 않아야 한다는 것이다. 갑이 98% 기여 를 하고 을이 2% 기여를 한 경우, 갑과 을을 공동발명자로 보는 현행 법리는707) 발명 704) Model Rules of Professional Conduct Rule 1.8(a), (d), (j) & cmts. (1999). 705) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 706) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 707) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 248 의 거의 전부(98%)를 창출한 갑에게 지나치게 불리한 것이 된다. 그런 견지에서 현저 한 기여자만 발명자로 볼 것인지 여부 및 어느 정도를 현저한 것으로 볼 것인지에 대 한 향후 연구가 필요하다.708) 라. 팀 내의 다른 비발명자 연구원의 기여에 대한 배려 하나의 연구부서가 어떤 연구프로젝트를 장기간 연구하여 왔다. 그 연구부서가 연 구를 진행하던 중 연구경로의 두 가지 갈림길을 만나게 되었고, 그래서 부서멤버들은 협의하여 그 부서의 반인 A팀은 왼쪽 연구경로를 담당하기로 하고 나머지 반인 B팀 은 오른쪽 연구경로를 담당하기로 하였다. 결과적으로 왼쪽 연구는 실패로 돌아가고 오른쪽 연구가 성공되어, 발명이 창출되고 특허가 되었다. 발명의 신규사상에 기여한 자는 B팀 연구원만이고 A팀 연구원은 위 법리에 따르면 공동발명자가 되지 못한다.

그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을 구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가 276특허발명의 공동발명 자인지 여부가 쟁점이 되었다.