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4) 평가 원고는 특허공보에 기재된 공동발명자으로서 기본적으로 공동발명자 간 균등지분 율이 추정되어야 한다. 그런데, 법원은 원고의 주장이 상당하다고 인정하면서 원고가 주장한 50%에 약간 못 미치는 40%의 지분율을 인정하였다.

가) 1984년 개정 전 제116조 구 특허법 제116조에서는 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly)으로 이루 어진 경우 공동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내 용은 포함하고 있지 않았다.833) 다만, 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수 의 자가 협력하여야(collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었 다.834) verdict, Richardson is entitled to ownership of the patents as against Suzuki. Such remedy is appropriate under the circumstances: . . .”). 832) Id. at 1250 (“Suzuki argues that Richardson has no remedy other than by seeking an interference in the United States Patent and Trademark Office with his own invention, and presumably by taking similar actions, if such are available, in other countries. We do not agree. The courts are not powerless to redress wrongful appropriation of intellectual property by those subject to the courts' jurisdiction. The denial of Richardson's motion for judgment is reversed. Suzuki shall assign to Richardson the patents filed by Suzuki that include the Richardson/Cazort invention of the Alternate Shock Mount, in all countries. We remand to the district court for the purpose of implementing compliance.”). 833) 35 U.S.C. § 116 Inventors (July 19, 1952, c. 950, 66 Stat. 799; Pub.L. 97-247, § 6(a), Aug. 27, 1982, 96 Stat. 320) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each sign the application and make the required oath, except as otherwise provided in this title.”). 834) Kimberly–Clark Corp. v. The Proctor & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 916 (Fed. Cir. 1992) (“It is undisputed that this language required some form of collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70 (5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 320 나) 1984년 개정 후 제116조 1984년 특허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채 제2문이 추가되었는데 그 내 용은 다음과 같다: ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원할 수 있다.835) 위와 같은 개정이 공동발명 인정에 있어 협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미 하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그렇지 않음을 분명히 하고 있다.836) 또한, 연방관할항소법원(CAFC)은 1984년 개정 시 함께 개정된 제103조도 제116조 협력 요건의 폐지를 의미하는 것은 아니라고 보았다.837) 2) 관련 판례 가) Kimberly–Clark 판결838) 835) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”). 836) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section 105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i) they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm. on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984); see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows: . . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”). 837) Id. at 917 (“Contrary to P & G's argument, the companion amendment to Section 103 does not indicate that the collaboration requirement of Section 116 was eliminated. A purpose of the 1984 amendment to Section 103 was to overturn a line of cases under which a prior invention which was not public could be treated under Section 102(g) as prior art for purposes of Section 103 with respect to a later invention made by another employee of the same organization. 130 Cong.Rec. H28071 (Oct. 1, 1984), reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 5827, 5833–34 (discussing the problems caused by In re Bass, 474 F.2d 1276, 177 USPQ 178 (CCPA 1973) and In re Clemens, 622 F.2d 1029, 206 USPQ 289 (CCPA 1980)). The practical consequence of these decisions was that research organizations were given an incentive to discourage information sharing and collaboration among their researchers, thus impeding research, because one inventor's unpublished work might be prior art against another's. Congress amended Section 103 to eliminate this problem and thereby to encourage team research.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 321 ① 사안의 개요 킴벌리-클라크(Kimberly–Clark, K-C) 사와 프록터앤드갬블(Procter & Gamble, P&G) 사는 1회용 기저귀 시장의 경업자이다. 1980년대 초 두 회사 모두 자사의 1회용 기저귀 기술에 있어 상당한 개선이 있었지만 유아의 대변이 누설되는 문제 해결에 있 어서는 큰 진척이 없었는데, 특히 의사들의 모유수유 권유로 유아 대변 누설은 매우 중요한 과제로 되어 있었다(모유수유한 유아의 대변은 분산성과 유동성이 크기 때문 임). 1982년 봄 K-C의 Kenneth Enloe는 기저귀의 탄성 다리 삽입부 내측에 탄성 플랩 을 세우는 착상을 하였고 시제품에 대한 시험을 통해 유동성이 큰 대변 누설 감소에 뛰어난 효과가 있음을 확인한 후 이에 대해 특허를 받았다(미국 특허 제4,704,116호, Enloe 특허, 1987. 11. 3. 발행). Enloe의 연구로부터 거의 3년이 경과한 1985년 1월 P&G의 Michael Lawson은 1회 용 기저귀에서 누설을 통제하기 위해 이너 플랩(inner flap)을 사용하는 것을 착상하 였고 Lawson을 단독발명자로 하여 출원한 후 1987. 9. 22. 특허를 받았다(미국 특허 제4,695,278호, Lawson 특허). Lawson은 P&G의 다른 종업원들의 선행연구를 전혀 모 른 채 단독으로 연구를 진행하였는데, 선행연구자들 중 Kenneth Buell은 1979년 및 1982년에 인보드 플랩(inboard flap)을 갖춘 1회용 기저귀를 만들었는데, Buell 역시 Lawson 특허가 발행 후 한참 뒤인 1988년 또는 1989년까지 Lawson의 연구에 대해 모르고 있었다.

② 법원의 판단: 이상의 인정사실에 의하면, 본건 특허발명의 내용은 본건 시작품 의 형상 구조에서 보이는 기술사상에 의거한 것이고 ‘본건 시작품에 개시된 발명’과 ‘본건 특허발명’은 후기의 점을 제외하고는 그 구성이 일치하고, 작용효과도 동일하기 때문에 실질적으로 동일하다고 인정할 수 있다(일부구성이 일치하지 않는 점도 이 판 단을 좌우하는 것은 아니라는 점은 후기와 같다). 이 점에 대해 피고는, 본건 시작품에 개시된 발명은 본건 특허발명 중 ⓐ 청구항 3의 ‘밴드부가 가슴측에서 다른쪽 유방측 에 치우친 위치에 분리가능’이라고 하는 구성, ⓑ 청구항 4의 ‘좌우 브래지어의 한쪽 혹은 양쪽이 캡부, 밴브부 및 어깨끈이 연속하여 일체로 형성되어 있다’고 하는 구성, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 292 출원서상 발명자 출원인 양수인 피고발명 C Z2, Z3 Z1, Y 특허발명 B A X <표 30> 피고발명과 특허발명의 관계(知財高裁 平成17年(行ケ)第10193号) ⓒ 청구항 6의 ‘좌우 브래지어의 양방 캡부에 보정용 밴브부 혹은 보충밴드를 수납하 기 위한 포켓부를 설치하고 있는’ 구성을 각각 결하고 있어서 양 발명은 동일성을 결 하였다고 주장한다. 그러나 피고의 주장은 다음과 같이 이유없다. ⓐ에 대하여는, 본 건 시작품은 한쪽(정상 유방측) 밴드부는 다른쪽(절제된 유방측) 캡부의 하방위치에서 분리가능하도록 되어 있는 점이 나타나 있고, ‘밴드부가 가슴측에서 다른쪽 유방측에 치우친 위치에 분리가능’한 구성을 결하였다고 할 수 없다. 또한 ⓑ 및 ⓒ에 대하여는, 브래지어를 일체형성하는 것 및 브래지어의 캡부에 밴드용 포켓을 설치하는 것은 주 지기술로 인정되기 때문에 피고가 지적하는 상기 ⓑ 및 ⓒ의 상위점은 단순한 관용수 단의 전환 또는 부가에 불과하다. 따라서 본건 시작품에 개시된 발명은 본건 특허발명 과 실질적으로 동일하다고 평가할 수 있다.

원고의 도면은 추간판 확장형 임플란트(expandable intervertebral spacer implant) 를 위한 일반적인 아이디어를 제시하였을 뿐이며, 완전하고 작동가능한 발명의 명확 하고 영속적인 아이디어에 이르지 못하였던 것으로 판단되었다.530) 피고는 항소심 의 견서에서 원고의 아이디어가 실시 가능한 정도에 이르지 못하였다고 주장하였는데, 그 주장은 원고의 아이디어가 그 자체로 발명에 이르지 못하였다는 주장과 다름이 아 니다.531) 결정적으로는 그 도면의 내용과 특허발명의 내용이 현저히 달랐다는 점, 즉 528) Bianco v. Globus Med., Inc., No. 2:12-CV-00147-WCB, 2014 WL 5462388, at 2 (E.D. Tex. Oct. 27, 2014), aff'd, 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015) (“The jury awarded Dr. Bianco $4,295,760 in damages for past trade secret misappropriation, which was five percent of the profits that Globus earned on the products up to the original trial date, as calculated by Globus's expert.”). 529) Bianco v. Globus Med., Inc., No. 2:12-CV-00147-WCB, 2014 WL 1049067 (E.D. Tex. Mar. 17, 2014). 530) “a definite and permanent idea of the complete and operative invention,” 531) Sabatino Bianco, v. Globus Medical, Inc., 2015 WL 739894, at 1 (Fed. Cir. 2015) (“He did not disclose a workable device or provide any concrete details about how to make his idea a reality. It took Globus years of independent development, with no contribution from Bianco, to develop a functioning product.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 178 객관적 요건의 결여가 원고를 공동발명자로 인정하기 어렵게 하였다.532) 원고는 그의 아이디어가 그려진 도면을 2007년 6월에 피고에게 전달하였는데, 쟁 점이 된 특허들의 출원일은 각각 2009년 10월 15일, 2010년 9월 3일 및 2012년 4월 19 일이었다. 그렇다면 그 도면이 제시한 ‘목표’를 바탕으로 피고가 적어도 2년 이상의 연구개발을 통하여 그 아이디어를 진정한 발명으로 완성하였다고 볼 수 있다.

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리 자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이 하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제 33조 제1항부터 제4항에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제 62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자 가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본 다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리 자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아 니하다. 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받 을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무 효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리 자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출 원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심 결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조 제1항부터 제4항에 따른 특허 를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사 유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허 를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 409 현행 특허법 특허법 개정안 당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그 러하지 아니하다. 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 " 거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특 허거절결정을 하여야 한다. 1. 제25조ㆍ제29조ㆍ제32조ㆍ제36조제1항부 터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 3. ~ 7. (생략) 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 " 거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특 허거절결정을 하여야 한다. 1. 제25조ㆍ제29조ㆍ제32조ㆍ제36조제1항부 터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 2. 제33조 제1항부터 제4항에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제33조 제5항에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 3. ~ 7. (생략) 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 (제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있 는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사 관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부 터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조 를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 4. ~ 8. (생략) ② ~ ④ (생략) 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 (제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있 는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사 관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부 터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 2. 제33조제1항부터 제4항에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2 항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. 3. 제33조제5항에 따라 특허를 받을 수 없 는 경우 4. ~ 8. (생략) ② ~ ④ (생략) 나. 검토 현행 특허법 제33조는, 제1항 본문에서 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에 서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가짐을 규정하고 있고, 제1항 단서 에서 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 410 직 중 특허를 받을 수 없다는 점을 규정하고 있으며, 제2항에서 공동발명의 경우 특허 를 받을 수 있는 권리를 공유함을 규정하고 있다. 개정안은 위와 같은 내용을 그대로 유지하되, ① 모인대상발명으로부터 통상의 기 술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점 및 ② 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하여 규정하면서 제1항 단서의 내용 을 위치 이동하는 것인데 다음과 같은 특징이 있다. 우선 모인의 성립 범위(모인 시 거절‧무효의 범위)가 넓게 된다. 즉, 특허법 제29조 제2항 특허요건(진보성) 판단의 기준인 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식 을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는’지 여부를 모인 판단 시에도 활용함으로써 기술 탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면에서 정당한 권리자 의 보호를 강화할 수 있는 장점이 있다. 또한, 상대적으로 사례가 많이 축적된 진보성 판단 기준을 활용함으로써 ‘실질적 기여’ 기준의 단점 즉, ‘실질적 기여’의 의미가 불 명확하다는1045) 점을 상당 부분 극복할 수 있는 장점도 있다. 나아가 모인의 성립 범 위와 정당한 권리자의 구제 범위를 일치시킬 수 있는 장점도 있다. 왜냐하면 ‘모인대 상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리 자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점을 분명히 하여 모인자가 특허 받을 수 없다는 점뿐만 아니라 해당 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 피모인자인 정 당한 권리자에게 귀속됨이 분명하게 되기 때문이다. 다음으로 피모인자와 모인자의 공동 기여 시의 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 를 인정하는 특례 규정을 마련함으로써 일반적인 공동발명 성립 요건에 대한 수정 없 이 입법적 해결이 가능하게 된다. 즉, 공동발명은 모인 외에도 다양한 장면에서 성립 할 수 있는 개념이므로 그 성립 요건을 신중히 검토할 필요가 있는데, ‘주관적 공동’ 요건을 명문으로 삭제함으로 인한 부정적 측면을 충분히 검토하지 못한 상황에서 무 리하게 공동발명의 개념을 수정하는 것보다는 공동발명 외에 특허를 받을 수 있는 권 리의 공유가 성립할 수 있는 예외적인 경우를 제33조에 마련함으로써 이러한 문제점 을 해소할 수 있는 장점이 있다. 다만, 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되어 특허를 받을 수 있는 권리가 공 1045) 대법원 2009후2463 판결에서 예시적 기준으로 제시된 ‘통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우’ 등 의 의미가 반드시 명확하지는 않다.

① 원고는 2005. 10. 10.부터 2007. 12. 24.까지 피고 회사에 설계팀장으로 근무하면서 코팅장치 설계도 제작과 개 발 업무를 담당하였다. 그 당시 피고 회사는 코팅장치 분야에 오랜 기간 종사해 온 피고 김영배의 코팅장치 설계에 관한 전문성을 바탕으로 관련 기술을 상당히 축적하고 있었고, 피고 김영배는 2003. 12. 30.경부터 ‘슬 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 240 경력·직책과 연구의 정도, 피고 회사의 인적 구성과 조직 체계 등 참작할 때 ... 원고가 이 사건 제1, 2 발명을 완성하는 실무적인 작업을 발명의 전 과정에 걸쳐 수행한 것으 로 보이는 점 등을 참작하여, 원고의 기여율을 피고 김씨의 기여율보다 높게 본다”고 하여 원고의 지분율을 60%로 판시하였다.

발명자로 인정되기 위해서는 그가 기여한 부분이 신규성 및 진보성 충족에 기여하 여야 하는지에 대하여 이견이 존재한다. 판례에서는 구성요소 중 ‘특징적’ 부분의 완 성에 기여한 자를 발명자로 설명하는데, 그 특징적 부분이 진보성 충족에 기여하게 하 는 부분인지 여부에 대하여는 구체적인 설명을 회피하고 있다.