SNS- ※[‘코로나19’ 확산 비상]정부 “신천지 여부 떠나 65세 이상·기저질환자 우선 검사” | 군포철쭉축제

특허법상 모인(冒認) 법리 257 ② 법리 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작 한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부 가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으 키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허 발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.

나. 법원이 공동발명자로 인정하지 않는 경우 1) 단순히 협조한 실시자 단순히 협조한 실시자는 공동발명자로 인정할 수 없다고 智慧財產法院98年度民專 上字第39號民事判決에서 제시하고 있다. 원고는 피고에게 대상 특허발명(M328209)을 대리 생산을 위탁하였다. 원고는 단독발명자이고 피고는 대상 발명에 기여하였다고 주장하였지만 법원의 판단은 대상 청구항의 기술적 특징에 피고가 주장한 것이 기재 되지 않았기 때문에, 피고가 기여한 것을 인정하지 않았다.353) 법원은 단순히 협조하 353)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“爭專利申請範圍共有11項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，被 上訴人僅主張為系爭專利申請專利範圍第1項、第3項、第4項及第5項之共同創作人，茲僅說明系爭專利申請專利範 圍第1項、第3項、第4項及第5項之內容如下：第1項為「一種可結合於被結合物之裝飾物，其主要係包括一可結合於 被結合物之結合件，一固定於該結合件一端之造型飾件及一設於該造型飾件內部之發光裝置，其中：該結合件之一 端具有一固定部，而該結合件相對該固定部之另一端具有一阻擋部，且該結合件於該固定部與該阻擋部間具有一連 結部，該連結部之外徑係小於該固定部與該阻擋部之外徑，以供該固定部與該連結部相接處形成一第一阻擋面，而 該阻擋部與該連結部相接處形成一第二阻擋面；該造型飾件具有一立體之外觀形狀，且該造型飾件係固定連結於該 結合件之固 定部；該發光裝置包含有一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，而該發光 元件係位於該造型飾件內部，且該造型飾件具有一定之透光性，以供透射出該發光裝置之發光元件發光的光線 。」，第3項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物之裝飾物，其中該發光裝置更包含有一電路控制 板，該電路控制板上設有該發光元件，且該電路控制板設有一電池及一震盪開關，該電池係提供該發光元件之電 源，而該發光元件係受該震盪開關作動而發光。」，第4項為「依申請專利範圍第3項所述之可結合於被結合物之裝 飾物，其中該發光裝置之發光元件係一發光二極體。」，第5項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物 之裝飾物，其中該發光裝置係設於該結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部。」，被上訴人於 原審雖主張系爭專利之發光裝置係其所設計而為共同創作人（見民專更(一)卷第93頁），查系爭專利申請專利範圍第 1項所記載之發光裝置係一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，第3項進一步限定該發 光裝置包含有一電路控制板（即電路板），該電路控制板上設有發光元件、一電池及一震盪開關，且電池係提供該 發光元件之電源，第4項則進一步限定第3項之發光元件係一發光二極體（LED），第5項則限定第1項之發光裝置係 設於結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部，而上開發光裝置之技術特徵除已揭示於被上訴人 丙○○所有之前揭公告第341200號「飾物無觸片振動式發光裝置」新型專利外，西元2001年10月3日公告之中國大陸 第00000000.1號「閃爍發光的人造飾物」新型專利亦已揭示一電路板上安裝鈕扣電池、震動開關、發光二極體等發光 裝置之技術特徵（見民專更(一)卷第102頁），顯見系爭專利申請專利範圍第1、3、4項所記載之發光裝置僅係習知之 結構，並非被上訴人於西元2007年5月30日至同年8月31日間所創作，至於將發光裝置設於結合件內，且該發光裝置 之發光元件係位於該造型飾件內部之技術特徵，依前揭證人之證詞所示，則係出於上 訴人及證人余一品之構思。嗣 被上訴人另主張其就系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化為市面上產品之9分之1，故為系爭專利之 共同創作人，惟查，系爭專利申請專利範圍第1、3、4項對於發光裝置之界定僅係習知技術，業如前述，系爭專利申 請專利範圍第5項則僅係發光裝置與結合件、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小無涉，至 於發光裝置中之發 光電路如何縮小為市面上產品之9分之1（0.9 X0.9公分大小）的相關技術特徵，例如：選用何種材料或電路如何重新 設計，則未記載於系爭專利之任何一項申請專利範圍，系爭專利亦未提及該物品尺寸上之限制，是以被上訴人所稱 縮小化發光電路之技術特徵既未經由系爭專利而公開，被上訴人對系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項即難謂有 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 137 여 발명을 실질적으로 만들고 구상의 발전에 기여하지 않은 자는 진정한 발명자가 아 니다.354) 그리고 원고는 진정한 발명자로 판단된 요소는 대상 특허발명의 청구항에 실 질적 기여를 했다고 인정하기 때문이다.

3. 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제도(혹은 우선 권 제도)와 특허권 이전청구제도를 모두 구비한 국가는 우리나라, 독일(우선권 제도), 영국이다. 일본의 경우 출원일 소급제도가 오래 전 폐지되었고, 미국의 경우 다른 주 요국에서 인정되는 형태의 특허권 이전청구제도는 없다. 독일의 경우 특허권 이전청 구제도 외에 특허출원 이전청구제도도 같은 조문에서 함께 규정되어 있으며, 영국의 경우도 특허권 이전청구제도 외에 특허청장에 의한 출원인 명의변경도 가능하다.

2) 관련 판례 가) 東京地裁 平成14年7月17日 平成13年(ワ)第13678号 ① 사실관계: 소외 Y는 원고에 대하여 유방암 등으로 유방을 절제한 여성이 보정 용으로 사용하는 브래지어의 제작을 의뢰하였다. 원고는 좌우의 유방을 별개로 보호, 보정하는 좌우분리형 브래지어를 좌우 한쌍으로 조합한 브래지어의 시작품을 봉제하 고 이것을 Y에게 송부하였다. 한편, 피고는 1998년 4월 22일 특허출원(당초특허출원) 을 한 후, 1999년 1월 27일 당초특허출원을 기초로 국내우선권 주장을 하면서 특허출 774) 吉田広志, “冒認に関する考察 : 特に平成13年最高裁判決と平成14年東京地裁判決の関係をめぐって”, 知的財産 法政策学研究 Vol.10, 2006. 2., 69-70頁. 한편, 특허권 등의 양도증을 위조하여 정당한 권리자로부터 권리를 사 취(詐取)하는 행위 등에도 ‘모인’이라는 용어가 사용된다고 한다.

(1) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한 다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개 씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명 의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변 화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다 특허법상 모인(冒認) 법리 255 고 할 수 없다.

연방특허법원은 특허청 이의심사부의 결정을 취소하고 특허유지결정을 하였고, 이 에 이의신청인인 원고가 상고한 사안이다. 피고는 원고는 대상 직무발명의 발명자가 아니며, 피고 회사의 특허과의 특허기술 담당자 I가 단독발명자라고 주장하였다.

일본에서 모인자를 공동발명자로 인정한 사례가 다수 존재한다. 해당 사례들에서 공동발명자로 인정되기 위하여 주관적 요건(상호 협력한 관계)이 필요하지 않은지 여 부에 대하여는 언급을 하지 않고 발명의 특징적 부분의 창작에 기여하였다는 사실만 적시하고 공동발명자로 인정한 것이다. 그러나, 일체적·연속적인 협력관계 하에 각자 가 중요한 공헌을 하여야 한다고 설명한 판례도 존재하므로, 일본에서 공동발명자 판 단요건 중 주관적 요건이 필수적인지 여부에 대하여는 결론이 나지 않은 것으로 이해 된다.

다) 법원의 판단 대법원에서 검토 대상이 된 쟁점은 두 가지로, ① (실체적법 문제로) 타인 명의로 등록된 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장하는 자의 경우, 자신이 발명자이며 등록 명의인은 발명자가 아님을 증명하면 충분한 것인지 아니면 등록명의인이 일정한 법원 칙 위반으로 등록을 받은 것이라는 점을 주장해야 하는 것인지 여부와 ② (절차법적 문제로) 특허권의 공유를 주장하면 제37조 절차를 신청한 신청인이 제37조 제5항에 924) Id. at paragraphs 12-14. 925) Id. at paragraph 12 (“The first was that the Court of Appeal decided in Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 that a person (A) who claims to be entitled to a patent which has been granted to someone else (B) could not succeed merely by proving that he had been the inventor and B had not. Jacob L.J. said (in paragraph 79) that: ‘[A] must be able to show that in some way B was not entitled to apply for the patent, either at all or alone. It follows that A must invoke some other rule of law to establish his entitlement—that which gives him title, wholly or in part, to B’s application.’”). 926) Id. at paragraph 14. 927) Id. at paragraph 15. 928) Id. at paragraph 16. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 356 따른 2년의 기간 경과 후 권리의 단독 귀속 주장 취지로 신청을 변경할 수 있는지 아 니면 기간 도과로 불가한지 여부이다.929) 쟁점 ①에 대해 대법원은, 영국 특허법 제7조 제2항 및 제3항이 특허를 받을 수 있 는 정당한 권리자 판단과 관련한 유일한 근거 조문이며,930) Markem 사건 항소법원 판 결은 정당한 권리자 판단 문제와 특허의 유효 문제를 혼동한 것이라고 지적한 다 음,931) 이 사건의 경우 첫 번째 신청서 변경은 불필요하였다고 보고 있다.932) 한편, 쟁 점 ②에 대해서는, 특허법 제37조 신청의 성격이 소송에서의 청구취지와는 다르다고 본 다음,933) 이 사건에서의 주장 변경(공유에서 단독 권리로의 주장 변경)이 새로운 신청에 해당하지 않으므로 변경이 허용된다고 본 특허청장의 판단이 옳다고 보았 다.934) 929) Id. at paragraph 16 (“The appeal to your Lordships’ House therefore raises two points of some general importance. The first is a question of substantive law. What does a person claiming entitlement to a patent in someone else’s name have to prove? Is it enough that he was the inventor and the registered proprietorwas not, ormust he allege that the registered proprietor had procured registration by a breach of some other rule of law? If the former answer is correct, the first set of amendments was unnecessary. The second is a question of procedure, concerning the power of the comptroller to allow amendments to the statement of case. When the referrer has claimed joint entitlement, can he be allowed to amend to claim sole entitlement after the two-year period in s.37(5) has expired? Or does that require a new reference which would be statute-barred?”). 930) Id. at paragraph 18 (“S.7(2), and the definition in s.7(3), are in my opinion an exhaustive code for determining who is entitled to the grant of a patent. That is made clear by the words ‘and to no other person.’”). 931) Id. at paragraph 26 (“I think that the reasoning of the Court of Appeal involved a confusion of rules which go to the question of who is entitled to a patent and rules which go to the validity of a patent.”); Id. at paragraph 28 (“The ‘first to file’ rule is therefore a rule about validity, not about entitlement, and it can only cause confusion to muddle them up.”); Id. at paragraph 23 (“In my opinion, therefore, the broad principle laid down in Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 and applied by the Court of Appeal in this case was wrong. It is unnecessary for Yeda to allege that Dr Schlessinger was in breach of some other rule of law. I should add that I have no doubt that the Markem case was nevertheless correctly decided.”). 932) Id. at paragraph 30-31 (“In this case, Yeda are not making a claim under s.7(1)(b) to be entitled under some rule of law to Dr Schlessinger’s invention. They are saying that he was not the inventor under s.7(1)(a) and therefore neither Rorer nor anyone else can make a 7(1)(b) claim through him. Yeda say that the Weizmann scientists were the inventors under s.7(1)(a) and that they are entitled to claim through the Weizmann scientists under s.7(1)(c) as assignees. All this was clearly pleaded in their original statement. My Lords, it follows that the first set of amendments was unnecessary and I need say no more about the comptroller’s powers to grant them.”). 933) Id. at paragraph 41 (“It is true that the reference must be accompanied by a statement setting out fully the nature of the question and the facts upon which the person making the reference relies. But that does not mean that the statement is analogous to a claim form asserting a cause of action. The referrer is not asserting a cause of action in the sense contemplated by the Limitation Act 1980 and the Civil Procedure Rules. He is making a reference; a procedure which is governed by its own limitation period and its own rules. Thus the question of whether a claim to full entitlement is a new or different claim is in my opinion irrelevant. The true question is whether amendment of the statement of facts would make the reference a new reference. In my view it plainly would not.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 357 2) Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31, CA <동종업에 종사하는 두 경쟁사 사이의 분쟁으로, 전직한 종업원이 한 발명이 전직 전 회사와 전직 후 회사의 공유에 속하는지 여부에 대해 전직 후 회사의 단독 권리를 인정한 사안> 가) 사안의 개요935) Markem의 전직 종업원 6명이 약 18개월의 기간에 걸쳐 경쟁사인 Zipher로 전직한 사안으로, Markem과 Zipher는 모두 열프린팅 장치(thermal printing machines) 제조 사이다. Markem의 전직 종업원 6명 중 McNestry는 엔지니어로 2000년 4월 Markem 을 떠나 Zipher에 합류하였는데, 그 후 두 달 이내에 이 사건 특허(열프린팅 장치의 성능과 신뢰성을 향상)에 주된 기여를 한 자이다. McNestry는 Zipher에서 일하는 동 안 열프린팅 장치 성능 향상을 위한 발명적 착상을 하였고 이에 대해 몇 건의 특허가 등록되었는데, 일부 청구항의 경우 Markem 장치를 커버할 정도로 넓게 기재되어 있 다. Markem은, McNestry이 Markem에서 일할 당시 취득한 정보를 사용하여 특허를 취득한 것이므로 자신도 이 사건 특허에 대한 권리를 갖는다고 주장하였다.