서울고등법원은 다음과 같이 설시하였다.
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896) 布井要太郞, “共同発明者の要件”, 判時1927号, 2006, 14-18頁. 단지 기술수준에 관한 정보를 제공한다든지, 오
로지 타인의 지시에 따라 정신적 작업을 하는 자는 공동발명자는 아니다. 하지만 위와 같은 자도 자기의 사고
를 부가함으로써 공동발명자로 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가한다든지, 개량을 한다든지, 또
는 기술수준으로부터 새로운 해결방법 예를 들면, 공지의 부분의 신규한 결합에의 방향을 제시하는 등의 경우
이다. 다른 한편, 공동발명자의 독자의 기여는, 구체적인 기술적 방법의 설명의 체재(体裁)를 취할 필요는 없
다. 기술적 문제해결에 이르는 기초를 이끈다든지, 기술적 문제해결에 이르는 자연현상 또는 작용효과의 관련
성을 찾아 낸 자도, 공동발명자일 수 있다.
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히라타기공에서는 유리브라운관의 반송라인에 체인을 사용하고 있지만, 체인의 일
반적인 재질인 동으로는 브라운관에 손상에 생기는 한편, 당시 존재하였던 플라스틱
제의 체인으로는 장력이 약하므로, 원고는 히라타기공으로부터 브라운관의 반송라인
에 사용해도 손상이 발생하지 않고 또한 장력이 강한 체인은 없는가 하는 요청을 받
았다.
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라. 미국의 발명의 완성 시점 법리
미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에 이르면 그 시점에서 발명이 완성된
437) 대법원 2013.04.11. 선고 2012후436 판결(“실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 완성된 것이어야 하는데, 고
안의 ‘완성’이란 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를
얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의
판단은 실용신안출원의 명세서에 기재된 고안의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당
시의 기술수준에 입각하여 하여야 한다.”).
438) 조영선, 특허법 제6판, 박영사, 2018, 184면(“일본의 하급심 판결례들은 대체적으로 ‘통상의 기술자가 실시 가
능한 정도로 문제해결의 수단을 포함하는 아이디어를 형성한 자’를 발명자의 핵심적인 요건으로 보고 있으며
...”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
159
것으로 본다.439) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어를 보유함을 보이는 당
시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로 작동할 것인지에 대해
합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.440) 미국에서는 통상의 기술자가 그 발명을
이해할 수 있는 단계에서 발명이 완성된 것으로 본다.441) 통상의 기술자가 그 발명을
이해한 후 실시 또는 구체화 할 수 있는 시점에서 발명이 이미 완성된 것이다.442) 실
시, 구체화, 효과 확인 등은 발명의 완성 후에 발생한다. 다만, 발명의 구조를 특정하
는 것만으로 발명이 완성되었다고 보기 어려울 수 있으며, 그 구조를 만드는 방법까지
특정되어야 할 것이다.443)
어떤 경우에는 해당 발명이 안전하지 않을 수도 있다. 특허법이 그 불안전에 대하
여 검토할 수 있는 것은 그 불안전으로 인하여 산업상 이용가능성이 부정되는지 여부
및/또는 공서약속에 반하는지 여부만을 판단할 수 있다. 그 외 그 불안전으로 인하여
해당 발명이 완성된 것이 아닌지 여부는 특허청의 판단사항이 아니다.444) 발명은 통상
의 기술자가 용이하게(과도한 실험없이) 실시할 수 있는 시점에서 완성된 것이며, 특
허청은 그 발명의 특허성을 판단한다.
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공동발명의 객관적 측면이라는 것은 발명의 성립에 불가결로 필요한 객관적 행위
즉 특징적인 구성요소에 관련되어야 하고 구체적으로 말하면 모델 설정 및 원리를 고
려한 착상에 객관적으로 기여한 것을 말한다.154) 여기서 말한 객관적 측면의 판단은
일반 발명자의 인정기준과 같은 것이다. 그러나 객관적 측면뿐만 아니라 주관적 측면
이 있어야 공동발명으로 인정한다.
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그러나 그 발명(착상)을 구체화 하는 작업이 통상의 기술자에게 용이하지 않은 경
우는 그 구체화가 새로운 발명의 작업이 될 수 있다. 똑똑한 조수가 사수의 아이디어
에 새로운 아이디어(발명)을 보태는 경우이다. 그렇다면 그 용이하지 않은 구체화는
새로운 발명이 되고 새로운 ‘착상’이 되는 것이다. 그렇게 본다면 “착상을 한 자만 발
명자이고 구체화를 한 자는 발명자가 아니다”라고 말하여도 무방하다. 구체화를 하는
과정에서 착상을 하였다면 그 자는 (구체화로 인하여 발명자가 아니라) 착상자이어서
발명자가 되는 것이다.
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656) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
657) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
658) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁.
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
213
[그림 2] 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차(影山)
다. 평가
影山光太郎론에 대해 일본 내에서의 평가는 어떠할까? 아쉽게도 일본의 하나의 책
만이 그 이론을 평가한다. 그 평가마저도 그 이론이 한층 더 심화되기를 기대한다고만
말하고 있고, 그 내용에 대하여 구체적으로 평가하지는 못하고 있다.659) 影山光太郎론
은 논문의 차원이 아니라 책의 차원에서 장황하게 설명되었는데, 그 이론이 일본에서
외면받아 왔다고 생각된다.
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이후 2011년 개정법(2011. 3. 29. 법률 제10475호로 일부개정된 것)에서는 ① 원사
업자가 수급사업자의 기술자료를 요구할7) 경우에는 요구목적 등을 적은 서면을 수급
특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인
구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 병 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는
구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도
의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 병 회사가 특허발명
의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를
받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효라고 한 사례).
4) 의정부지방법원 2009.5.29.선고 2008노1357 판결(항소기각); 대법원 2009.11.26.선고 2009도5230 판결(상고기각).
5) 이 사건 영업비밀을 변형하여 출원된 특허의 출원일은 2006. 8. 4.이며 등록일은 2006. 9. 14.인데, 위 결정에
따르면 특허출원 당시 이미 영업비밀 보호기간이 도과된 것으로 볼 수 있다.
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공동발명자를 인정하는 요소로 원리·모델의 구분 가능성, 원리에서 모델의 예측의
어려움을 다룰 수 있다. 이하 표646)에서647) 원리·모델의 구분, 예측의 어려움, 중요성
을 참조함을 말한다.
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우선, 실질적 기여 기준을 판시한 대법원 2009후2463 판결 직후인 2011년 11월부터
2015년까지의 특허법원 판결들을 보면(8건), 특허발명과 모인대상발명의 차이점에 대
해 확인한 다음 이와 같은 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경
에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 특허
발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없는 것인지에 대해 판단함으
로써 모인 여부를 판단하고 있는 점이 특징이다.976)
인하여 두 발명의 작용효과도 서로 다르다 할 것이므로, 두 발명은 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원
2010. 1. 21. 선고 2009허1019 판결(특허발명과 모인대상발명은 일부 구성이 서로 다르고, 그로 인하여 두 발명
의 작용효과도 서로 다르다 할 것이므로, 두 발명은 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2009. 12. 3. 선고
2008허14414 판결(특허발명과 모인대상발명은 핵심 구성이 서로 다르며, 그로 인하여 작용효과에도 현저한 차
이가 있어 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2009. 12. 3. 선고 2008허14421 판결(특허발명과 모인대상발
명은 구성 및 작용효과에서 동일하므로, 두 발명은 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이며, 이 점에 관해서는
당사자 사이에 다툼이 없음).
976) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 제1항 발명의 ‘벤딩테이블 구성’, ‘캐리지, 베이스프레
임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관한 구성’은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만,
통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생
한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라
고 볼 수 없다. ……그렇다면 이 사건 정정발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고”); 특허법원 2015. 10.
8. 선고 2015허1430 판결(“이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이
가 있다고 하더라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과한 것이어서, 원고가
그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다. ……그렇다면 이 사건 특허발명은 모인대상
발명과 실질적으로 동일하고”); 특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허8703 판결(“이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가
모인대상고안 1로부터 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 구성이 아닐 뿐만 아니라, 모인대상고안 1에
비해 향상된 작용효과를 가지므로, 피고가 이 사건 제1항 고안에 대하여 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기
여하지 않았다고 할 수 없다.”); 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3401 판결(“위와 같은 차이점은 통상의 기술
자가 모인대상발명 1의 대응구성과 모인대상발명 2에 도시된 보조수조 및 제3 배출구의 위치에 위와 같은 주
지관용의 기술을 참작하여 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·변경에 지나지 아니하므로, 그로 인
하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니한다고 볼 것이다. …… 모인대상발명 1, 2에는 이 사건
제3항 발명의 구성들과 동일한 구성이 개시 또는 암시되어 있어 이 사건 제3항 발명과 모인대상발명 1, 2의
구성상에 차이가 있다고 보기 어려우며, 그로 인한 작용효과가 현저하거나 이질적인 차이가 있다고 보기도 어
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
376
다음으로 2016년과 2017년에 선고된 4건의 특허법원 판결에서는 모인 여부 판단
시 2009후2436 판결이 아닌 2003후2218 판결을 인용하면서 ‘실질적 동일성’ 기준을 적
용하고 있는데,977) 특허법원 2015허8042 판결을978) 제외하면 구성의 차이 유무로 실질
적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다. 한편, 특허법원 2015허8042 판결의 경우
차이점에 대한 평가는 하면서도 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의
변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는지
여부를 판단하는 것이 아니라, 차이점이 주지관용 기술의 단순 부가에 해당하는지 여
부를 판단하고 있는 점에서 2009후2463 판결을 인용하고 있는 특허법원 판결들과 차
이가 있다.
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246) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in
the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 386 (2013) (“As such, to establish conception an inventor
must prove ‘possession of every feature’ of a claimed invention.”).
247) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining J oint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013) (“Although it is unclear from the joint inventor statute, to
prove joint inventorship, one must show that an alleged joint inventor . . . made a contribution to at least
one claim of the patent.”).
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
113
자를 공동발명자로 보았고, 그러한 법리를 ‘all claims’ 원칙이라고 불렀다. 그러나,
1984년 특허법 개정이 제116(a)조를 개정하여 ‘Not-all-claims’ 원칙을 도입하였고249)
현재는 하나 이상의 청구항에서 신규사상을 기여하기만 하면 공동발명자가 된다
.250)251)
<미국 특허법 제116(a)조>
Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not
physically work together or at the same time, (2) each did not make the
same type or amount of contribution, or (3) each did not make a
contribution to the subject matter of every claim of the patent.
3. 공동발명자 인정을 위한 주관적 의사(교환)의 필요성 여부
가. 엄격한 주관적 의사(교환)을 요구하는 견해
공동발명자가 되기 위하여 같은 공간, 같은 시간에 연구할 필요는 없다.252) 그러나,
두 연구원의 의사의 교환에 대하여는 여러 의견이 존재한다. 두 연구원이 연구를 시작
하는 시기에 그들의 연구가 합쳐지고 그 둘이 공동발명자가 될 것을 알았던 경우는
당연히 공동발명자의 요건인 인지 및 소통이 존재한 것이다.253) 복수 발명자 사이에
의사교환(communication)이 존재하여야 그들이 공동발명자가 된다고 보는 엄격한 주
장이 존재한다.254) 소통과는 조금 다른 표현으로, 상호작용(interaction)이 필요하다고
248) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best
Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For
example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed
to one claim, A and B are properly named as joint inventors under § 116.”).
249) Patent Law Amendments Act of 1984, Pub. L. 98-622, § 104, 98 Stat. 3385.
250) Joshua Matt, Searching for an Efficacious Joint Inventorship Standard, 44 B.C. L. Rev. 245, 257 (2002)
(“Congress's second adoption from contemporary case law was an explicit endorsement of the rationale of
SAB Industri AB and its ‘non-all-claims’ rule.”).
251) 혹자는 제116조가 규정한 기준을 4C 기준이라고 칭한다. 여기서의 4C는 “collaboration, contribution,
corroboration, and claims”를 말한다. Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical
Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013).
252) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“It is not necessary that the entire
inventive concept should occur to each of the joint inventors, or that the two should physically work on
the project together.”).
253) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in
Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1301 (1999) (“Thus, where inventors intend and agree from the start
of a project that their contributions to any invention be made as a whole, each can be a joint owner.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
114
설명한 경우도 있다.255)
나. 엄격한 주관적 의사교환을 요구하는 견해의 오류
주관적 의사교환을 요구하는 그러한 엄격한 기준은 여러 다양한 현실을 반영하지
못하는 비현실적인 것이 된다고 생각된다. 선행 발명자의 연구가 후행 발명자의 연구
와 겹합되는(conjoined) 경우 공동발명자를 인정할 수도 있다.256) 다른 자의 비공개 레
포트를 본 후 그것을 바탕으로 발명을 완성한 경우도 공동발명의 가능성이 인정된
다.257) 만약, 연구원 갑이 신규성을 가진 사항 a를 창출한 레포트를 작성한 후 퇴사하
였고, 그 후 그 회사의 다른 연구원 을이 그 레포트를 이어받아 본인이 신규성을 가진
사항 b를 창출, 보태어서 최종 발명(a+b)을 창출한 경우, 그 둘 사이에 주관적 의사교
환이 없었다고 하여 갑을 공동발명자에서 배제하는 것은 그 발명에 a가 필수요소라는
점을 감안하면 불합리하다.258) 그래서 갑과 을 사이에 주관적 의사가 존재하지 않는
경우에도 공동발명자를 인정할 필요가 있다.
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TAG_C3
2) 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30日 平成18年(行ケ)第10048号 判決
법원은 먼저 발명자는 청구항을 기준으로 판단한다고 설시한 후,91) 청구항 구성요
소 중 특징적 부분에 기여한 자가 발명자라는 법리를 제시하였고, 그 후 그 특징적 부
분에 여러 명이 기여한 경우 그들이 공동발명자가 될 수 있다고 설시하였다. 그 설시
에서 그들 사이의 주관적 의사교환의 필요성에 대하여는 언급하지 않고 있다.
TAG_C4TAG_C5
766) 권창환, 앞의 평석, 23-24면.
특허법상 모인(冒認) 법리
287
인정될 수 없고 모인자의 단독발명으로 취급될 것이다.
TAG_C6TAG_C7
605)小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“ 一般に共同研究開発に投入された人材、労力の多少は
共同発明における持分算定上重要な要素をなす。人的要素が共同発明の完成に与える貢献の度合を無視すること
は到底できないからである。これらしたがって、一般論として共同研究開発に投入された人材の数が多い側は、
そうでない側に比較して大なる持分を有する。また、単位時間あたり極めて苛酷な重労働に従事せざるをえない
共同発明者の持分は、そうでない者のそれに比較して大きい。”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
201
그렇지 않은 사람의 지분에 비해서 크다고 생각할 수 있다.606)
공동연구개발 수행 과정에서 다양한 기재를 사용한 경우, 기재의 양 및 가격도 기
재제공자인 공동발명자의 지분 산정에 영향을 미친다.607) 특히 사용된 기재가 회소가
치를 가져, 쉽게 입수할 수 없는 것이거나 양적으로는 근소하지만, 비정상적으로 고가
이므로 이러한 특수 기재의 제공자인 공동발명자의 지분은 관련된 기재를 제공하지
않는 다른 공동발명자의 지분보다 크다.608)
5) 연구개발 자금 부담의 유무 및 그 정도
공동연구개발에서 연구개발 자금 부담의 유무 및 그의 정도는 각 공동발명자의 지
분산정 상 고려해야 하는 요소가 된다. 이것은 마치 몇 명이서 토지, 건물을 구입하는
경우, 그 거출금액의 비율로 지분을 정하는 생각과 거의 같은 면을 가진다.609)
6) 기타 사정
이상의 (가)-(마)의 요소 외에 공동발명의 완성에 중대한 영향을 주는 사정이 있을
수 있다. 예를 들어 공동연구과제의 해결에 도움이 되는 특수한 정보의 입수나 새로운
정보의 획득이 공동발명자 중 누구에게 이루어졌는지 등의 사정이 그것이다. 이러한
사정도 해당 공동발명의 완성에 공헌한 사실인 것은 의심하지 않는다. 따라서 이러한
사정을 지분 산정의 하나의 요소로서 고려하는 것이 합리적이다.
