경찰> 굿피플, 영등포구와 MOU 체결…쪽방촌에 마스크와 희망박스 기부 | 군포철쭉축제

한편 대법원은, 모인특허 사안에서 모인출원이 모인대상발명에 비해 진보적 잉여 가 있는 경우에도 정당한 권리자가 자신의 의사에 반하는 지식재산권을 용인할 필요 가 없다는 이유만으로 해당 특허를 무효로 해야 한다는 견해에 찬성할 수 없다고 하 고 있다. 구체적으로 보면, 특허 부여 과정에서의 ‘부분 모인’의 취급에 대해 법이 명 확하게 규정하고 있지 않음은 사실이지만 이러한 공백을 보충함에 있어 다음과 같은 사정이 고려되어야 한다고 보고 있다. 즉, ‘부분 모인’의 경우 무효 소송에서 정당한 권리자에게 특허 전체의 무효가 아닌 제한된 청구만 인정되어야 하고, 이의신청 절차 에서 정당한 권리자에게 폭넓은 권리를 인정하는 것은 (정당한 권리자의 보호에 불필 요하므로) 이러한 법규정에 부합한다고 볼 수 없다고 하고 있다.

설문에 끝까지 응답해주셔서 대단히 감사합니다. 737) 구성요소 7은 ‘상기 핀들의 전진 및 후퇴 시기에 맞추어 상기 액츄에이터의 작동을 제어하는 제어부(42)’에 관한 것인데, 모인대상발명에 이에 대응하는 구성이 직접적으로 나타나 있지는 않지만 법원은, 모인대상발명 에 액츄에이터가 구비되어 있는 점이 분명한 이상 액츄에이터의 작동을 제어하는 제어부 구성이 있는 것은 자명하고, 연결핀을 동일한 시점에 퇴출시켜야 볼의 라이닝이 균일하게 될 것임은 명백하므로, 3개의 액츄에 이터를 한 번에 작동시킴으로써 3개의 연결핀을 동시에 퇴출시키는 레버 등의 제어부가 모인대상발명에 구비 되어 있다고 봄이 상당하다고 판단하였다.

미국에서 화학발명에서 공동발명자를 판단한 Falana v. Kent 판결에서,660) 청구발명 은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명에 차이가 있 었다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판단하게 되 면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면 해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구항의 구성요 소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다.

744) 성창익, “모인대상발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우 모인출원이 성립하는지 여부”, 특허판례연구, 박영사, 2012, 332면. 한편, 권창환, “무권리자의 특허출원에 대한 판단기준”, 정보법판례백선 Ⅱ, 박영사, 2016, 23-24면(“실질적 동일성 여부를 중심으로 모인출원 여부를 판단하는 것에서 나아가 특허법의 조문에 충실하면 서도 모인출원에 대하여 탄력적인 대처를 가능하도록 하는 판단기준을 제시한 최초의 사례라는 점에서 그 의 의가 있다. 다만 추상적인 기준으로 인한 실무의 혼선을 막기 위해서는 앞서 언급한 후속판결에서와 같은 구 특허법상 모인(冒認) 법리 279 한 최초의 의미 있는 판결이라는 견해;745) ③ 실질적 동일성의 개념을 통해 무권리자 의 등록특허가 무효인지 판단하는 것은 한계가 있으므로, 실질적 동일성(객관적 요건) 의 범위를 넘는 부가구성이 추가되거나 종전 구성을 변경한 경우에도 창작에 대한 실 질적 기여 여부(주관적 요건)를 중점적으로 판단하여야 한다고 하면서 대상 판결을 지 지하는 견해746) 등이 있다.

그런데, (선택발명 등 특별한 발명을 제외하고는) 발명의 구조가 완성된 순간 발명이 완성된 것으로 보아야 한다. 그 후의 효과확인의 과정은 발명과는 무관한 것이다. 우선, 실질적 기여 기준을 판시한 대법원 2009후2463 판결 직후인 2011년 11월부터 2015년까지의 특허법원 판결들을 보면(8건), 특허발명과 모인대상발명의 차이점에 대 해 확인한 다음 이와 같은 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경 에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 특허 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없는 것인지에 대해 판단함으 로써 모인 여부를 판단하고 있는 점이 특징이다.976) 인하여 두 발명의 작용효과도 서로 다르다 할 것이므로, 두 발명은 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허1019 판결(특허발명과 모인대상발명은 일부 구성이 서로 다르고, 그로 인하여 두 발명 의 작용효과도 서로 다르다 할 것이므로, 두 발명은 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2009. 12. 3. 선고 2008허14414 판결(특허발명과 모인대상발명은 핵심 구성이 서로 다르며, 그로 인하여 작용효과에도 현저한 차 이가 있어 동일한 발명이라 할 수 없음); 특허법원 2009. 12. 3. 선고 2008허14421 판결(특허발명과 모인대상발 명은 구성 및 작용효과에서 동일하므로, 두 발명은 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이며, 이 점에 관해서는 당사자 사이에 다툼이 없음). 976) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결(“이 사건 제1항 발명의 ‘벤딩테이블 구성’, ‘캐리지, 베이스프레 임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관한 구성’은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생 한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라 고 볼 수 없다. ……그렇다면 이 사건 정정발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고”); 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결(“이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이 가 있다고 하더라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과한 것이어서, 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다. ……그렇다면 이 사건 특허발명은 모인대상 발명과 실질적으로 동일하고”); 특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허8703 판결(“이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 모인대상고안 1로부터 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 구성이 아닐 뿐만 아니라, 모인대상고안 1에 비해 향상된 작용효과를 가지므로, 피고가 이 사건 제1항 고안에 대하여 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기 여하지 않았다고 할 수 없다.”); 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3401 판결(“위와 같은 차이점은 통상의 기술 자가 모인대상발명 1의 대응구성과 모인대상발명 2에 도시된 보조수조 및 제3 배출구의 위치에 위와 같은 주 지관용의 기술을 참작하여 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·변경에 지나지 아니하므로, 그로 인 하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니한다고 볼 것이다. …… 모인대상발명 1, 2에는 이 사건 제3항 발명의 구성들과 동일한 구성이 개시 또는 암시되어 있어 이 사건 제3항 발명과 모인대상발명 1, 2의 구성상에 차이가 있다고 보기 어려우며, 그로 인한 작용효과가 현저하거나 이질적인 차이가 있다고 보기도 어 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 376 다음으로 2016년과 2017년에 선고된 4건의 특허법원 판결에서는 모인 여부 판단 시 2009후2436 판결이 아닌 2003후2218 판결을 인용하면서 ‘실질적 동일성’ 기준을 적 용하고 있는데,977) 특허법원 2015허8042 판결을978) 제외하면 구성의 차이 유무로 실질 적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다. 한편, 특허법원 2015허8042 판결의 경우 차이점에 대한 평가는 하면서도 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는지 여부를 판단하는 것이 아니라, 차이점이 주지관용 기술의 단순 부가에 해당하는지 여 부를 판단하고 있는 점에서 2009후2463 판결을 인용하고 있는 특허법원 판결들과 차 이가 있다.

공동발명자를 인정하는 요소로 원리·모델의 구분 가능성, 원리에서 모델의 예측의 어려움을 다룰 수 있다. 이하 표646)에서647) 원리·모델의 구분, 예측의 어려움, 중요성 을 참조함을 말한다. 대상 발명의 발명자로 인정된 원고, P14 및 P5 간의 지분율에 대하여 원고는 특허 공보의 기재된 발명자이고 원고는 P14의 상사로서 지도한 점을 알 수 있고, 대상 연구 에 논의 및 검토를 총괄하는 담당자이었다. 그리고 원고의 경력 및 기타 발명에 공헌 한 점을 고려하여 원고의 지분율을 50%로 인정하고, P14 및 P5의 지분율을 합쳐서 50%로 인정하였다.666) 665) “전술한 바와 같이 원고와 P10은 실험내용을 협의하고 결정하여, 그 결정에 따라서 대상 발명 4를 완성시켰 다는 것, 원고는 P10의 상사로서 지도를 담당한 것 등에 비추어 대상 발명 4에 대하여 공동발명자인 원고 및 P10의 공헌 비율은 원고가 70%, P10이 30%라고 인정하는 것이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없 다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 223 마) 대상 발명 1, 3, 7에 관하여 “대상 발명 1에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이, 원고의 보상금청구권이 시효 소멸되어 있는 것, 대상 발명 3에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이 피고인의 실시가 인정되지 않음에 따라서, 원고의 공헌 비율을 판단할 필요는 없으며, 또한 대상 발명 7에 대해서는 전술한 바와 같이 원고는 발명자로 인정할 수 없으며, 그 공헌 비율은 0이 된다.” 5) 평가 법원은 하나의 사건에서 한편으로는 발명자 기재에 추정력을 인정하면서도 다른 한편으로는 추정력이나 한쪽의 복멸의 증명책임에 대하여는 전혀 개의치 않고 연구보 고서 등 증거에 의하여 실질적인 지분율을 결정하였다. 후자의 접근법은 실체(진실)을 찾는다는 면에서는 정의로운 것이나, 증명책임의 법리를 도외시 한다는 지적을 받을 수 있다.

셋째, 모인대상발명 A(발명자 甲)로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명 A3를 乙이 출원한 경우, ① A3는 모인 출원 특허에 해당하지 않으므 로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한 검토가 필요하다. 이 경우 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공 유관계를 인정하는 것으로 하면, 甲과 乙의 공유에 해당하게 되어, ② 甲과 乙이 특허 법 제34조 또는 제35조에 따라 A3의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인 정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A3에 대한 특허권의 지분 이전을 청구할 수 있게 된다.