다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제
일본의 현행 특허법에 따르면, 자신의 발명이 모인자에 의해 출원된 경우 진정한
권리자는 신규성 상실의 예외규정(일본 특허법 제30조 제2항)의 적용을 받아 별도의
출원을 할 수는 있지만 당해 출원의 출원일이 모인출원일로 소급되지는 않는다. 구 특
특허법상 모인(冒認) 법리
293
허법(大正10年法)에서는 진정한 권리자의 출원이 모인자 출원의 출원일까지 소급되는
규정이 있었지만(大正10年法 第10条、第11条), 모인자의 출원 후에 출원한 제3자의 이
익보호를 중시하여 현행법에서는 해당 규정이 삭제되었다.777)
일본의 경우 종래 모인출원 등에 대한 진정한 권리자의 구제수단으로서 출원인 명
의변경이나 특허권 이전에 관한 특허법상 명문의 규정은 없었고, 판례상 ① 진정한 권
리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 점에 대한 확인소송의 확정판결을 받음
으로써 단독으로 모인출원 등의 출원인 명의를 변경하는 것과778) ② 진정한 권리자가
스스로 출원한 후 제3자에 의해 양도증이 위조되어 출원인명의가 변경된 사안에서 특
허권의 이전등록을 청구하는 것이 인정된779) 바 있었다.780)
하지만 최근 모인 등이 발생하기 쉬운 상황임에도 불구하고 진정한 권리자가 자신
의 발명에 관한 특허권을 취득할 수단이 충분하다고 할 수는 없다는 점, 산업계로부터
도 모인 등에 관한 진정한 권리자의 구제수단으로서 진정한 권리자에 의한 특허권의
이전청구가 인정되길 희망하고 있다는 점, 독일 영국 프랑스 등 제외국에서는 진정한
권리자가 출원하지 않았던 경우에도 특허권의 이전청구를 인정하는 제도가 존재한다
는 점 등을 고려하여 2011년 특허법 개정(平成23年 法律第63号)에 의해 이전청구제도
를 도입하였다(일본 특허법 제74조).781)
라. 모인자 기여의 취급
1) 학설 개관
모인대상발명을 변경 개량한 발명이 모인출원으로 인정되지 않더라도 공동발명으
로 인정할 수 있는지 여부를 정면으로 다룬 판결례는 확인하지 못했고, 관련 학설상
논의는 다수 존재한다.
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3) 법원 판단
증거 및 변론의 전 취지에 의하여 대상 발명의 발명자는 대상 발명 1-4 및 대상 발
명 11에 대하여 원고 및 소외 제3자 B이고. 대상 발명 5, 6, 및 9는 원고, 소외 B, D
총3명이 발명자이고, 대상 발명 7은 원고 및 소외 제3자 E 및 B, 총 3명이 발명자이고,
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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대상 발명 8은 소외 C, F, 원고, A의 총 4명이 발명자이다.
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2) 관련 판례
가) 東京地裁 平成14年7月17日 平成13年(ワ)第13678号
① 사실관계: 소외 Y는 원고에 대하여 유방암 등으로 유방을 절제한 여성이 보정
용으로 사용하는 브래지어의 제작을 의뢰하였다. 원고는 좌우의 유방을 별개로 보호,
보정하는 좌우분리형 브래지어를 좌우 한쌍으로 조합한 브래지어의 시작품을 봉제하
고 이것을 Y에게 송부하였다. 한편, 피고는 1998년 4월 22일 특허출원(당초특허출원)
을 한 후, 1999년 1월 27일 당초특허출원을 기초로 국내우선권 주장을 하면서 특허출
774) 吉田広志, “冒認に関する考察 : 特に平成13年最高裁判決と平成14年東京地裁判決の関係をめぐって”, 知的財産
法政策学研究 Vol.10, 2006. 2., 69-70頁. 한편, 특허권 등의 양도증을 위조하여 정당한 권리자로부터 권리를 사
취(詐取)하는 행위 등에도 ‘모인’이라는 용어가 사용된다고 한다.
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공동발명의 주관적 측면에 대해서 복수자 사이의 불가결한 주관적 관여는 대상 발
명에 대한 관계자가 연구, 개발의 발전을 위한 것이고 목적을 명확하게 의도가 있거나
의견교환, 조언, 지도, 교시 등을 하는 관계가 있다.155)
(1) 공동발명의 유형
影山론은 공동발명을 직접형, 간접형 및 결합형으로 본다. 직접형 공동발명은 모든
관계자가 공동발명의 객관적 측면에서 “원리를 고려한 착상” 또는 “모델의 설정”에
불가결하게 직접적으로 기여하고 주관적 관여(상담 등)는 필수적으로 있어야 한다.156)
간접형 공동발명은 객관적 측면에 직접적으로 기여한 자에 조언, 지도하는 등 불가결
하게 간접적으로 가담자가 충분한 주관적 관여를 가지고 간접적으로 가담하여 완성한
것이다.157) 직접형 및 간접형은 공동발명의 기본적 유형이지만 실제로는 대상 발명에
明の成立に不可欠に必要な行為」が共同発明の客観面であり、（ロ）「それらの者の間の不可欠な主観的関与」
が共同発明の主観面といえる。”).
153) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“この客観面、主観面が共同
発明成立の要件となる。”).
154) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 88頁(“発明の成立に不可欠に必要
な行為（客観面の行為）は、次のとおりである。一般には、第2章p.34で述べた「一般の発明者認定の基準」に該
当する行為、すなわち特徴的な構成要素に関与し、これについて「モデルの設定」または「原理を考えた着想」
のいずれかに寄与することである。”).
155) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 88頁(“（1）（ロ）の主観的関与
は、関係者間で、（ロ）-1研究開発の進展（その成果が発明の成立）に向けて、（ロ-2相談、意見交換、助言、
指導、教示等をする関係に関するものである。”).
156) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 90頁(“すべての関係者が共同発明
の客観面すなわちp.88であげた「原理を考えた着想」または「モデルの設定」等に不可欠に直接的に寄与している
類型（これらの者の間に主観的関与（相談等）は必要）は、共同発明の客観面を直接行うという意味で、「直接
型共同発明」ということにする。”).
157) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 90頁(“客観面に直接的に寄与した
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
93
대하여 직접적인 기여와 간접적으로 가담한 경우가 혼재되는 경우가 많기 때문에 결
합적으로 기여하여 완성한 공동발명이 많은 것이다.158)
(2) 주관적 관여 여부
주관적 관여의 여부과 관련하여 직접형 공동발명은 주관적 관여가 쉽게 인정이 될
것이다. 159) 이에 대해 간접형 공동발명에서는 가담자의 주관적 관여에 의해 직접행위
자가 객관적 측면을 행하는 것에 대해 중요한 기여가 이루어졌는지 여부를 기준으로
판단하게 된다.160) 이것은 사실은 주관적 관여가 객관적 측면을 직접 행하는 것에 가
까운 것으로 평가되고 있는 것에 따른 정도라고 생각된다고 한다.161)
주관적 관여에 대한 회사 내외의 조직에 문제가 될 수 있다고 한다. 회사 외부와
의 관계로 보면 공동발명의 객관적 측면을 충족시키고 있지만 주관적 관여는 불충족
하기 때문에 종업원도 발명자로 볼 수 없다고 주장한다.162) 회사 내에서의 관계에서는
者に助言を与え、指導するなどして不可欠に間接的に加担する者のいる類型は、客観面を行った当事者に加担者
が十分な主観的関与をもって間接的に加担したという意味で、「間接型共同発明」ということにする。なお、本
書では、「加担」は、間接的な寄与の意味で用いる。間接的加担ともいう。”).
158) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 90頁(“上記を基本とし、型とし
て、「結合型」とする（この直接的寄与と間接的加担とは関連することが多いので、従来用いられたことがある
「混合型」の表現をあらためた）。これをCの結合的寄与ということができ、Cについて結合型共同発明といえ
る。類型③直接的寄与と間接的加担の結合した者のいる類。”).
159) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 95頁(“直接型共同発明では、その
主観的関与によって客観面が互いに関連づけられて共同発明が成立するか否かを基準として判断されることにな
る。”).
160) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 95頁(“これに対し、間接型共同発
明では、加担者の主観的関与によって、直接行為者が客観面を行うについて不可欠な寄与がなされたか否かを基
準として判断されることになる。”).
161) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 95頁(“これは、実際には、主観的
関与が、客観面を直接行うことに近いと評価されうるような程度と考えられる。”).
162) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 96頁(“主観面（主観的関与）の組
織上の検討上記の議論を、会社内外の組織上問題となりうる点について、検討する。①会社外との関係実験、測
定、試作等を委託した社外の会社の従業員のなした成果（実験結果、測定結果等）により、これら従業員も発明
者となるかについては、基本的に否定すべきものと考える。これらの者の行為は共同発明の客観面を充たしてい
るようにも見える。しかし、これらの者は共同発明の主観面（主観的関与）、すなわち「関係者間で、研究・開
発の進展（その成果が発明の成立）に向けて」という要件を充たしていないと考えられるからである。これらの
者は、単に委託された実験・測定を行ったに過ぎない。委託先に実験・測定等を委託する契約において、対価関
係により処理を行い、委託先が権利主張をしない旨を約しておけば、権利関係としては明確である。しかし、実
際のケースにおいては、関係者の役割が主観的関与を欠くのか補助的なものなのか区別することは困難なことが
ある。例えば、p.1592）で論ずる「専門技術者C」の行為について考えられる。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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주관적 측면이 부족하더라도 연구, 개발의 종업원이면 발명자로 인정할 수 있다고 한
다.163)
나) 공동발명자의 인정기준
(1) 공동발명자의 정의
공동발명자의 정의에 대해 影山은 직접적으로 제시하지 않지만 위 논술한 바와
같이 影山론의 발명성립 2단계론을 적용하고 공동발명에서 공동발명자를 인정하기
때문에 이하에서 공동발명자의 인정기준을 제시한다.
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위 조영선 교수의 설명에서 새롭고 구체적인 착상을 발명과 동일시 하는 면은 미
국 법리와 상통하는 면이 있다. 미국에서는 발명으로 인정되는 착상은 명확하고 영속
적이어야(definite and permanent) 한다. 발명의 완성에 이르지 못한 명확하지 않은
착상은 아직은 발명이 아닌 것이다. 조영선 교수는 일본에서 사용하는 ‘구체적인’ 착
상이라는 용어를 사용하였는데, 그 용어는 구체화와 혼동되는 것이므로 사용하지 않
는 것이 바람직하다. 명확하고 영속적인 착상은 그 자체로 발명인데, 그 발명을 단순
히 구체화 하는 작업은 발명의 작업이 아니라 ‘확인’의 작업 및/또는 ‘실물화’의 작업
이다.
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“발명자란 발명의 기술적 사상의 창작행위를 현실적으로 담당한 사상으로서
발명자에 해당하기 위해서는 해당 발명의 기술적 사상의 특징적 부분을 착상
하고, 그 착상을 구체화함에 관여한 것을 필요로 한다. 이를 인정하기 위해서
는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·
보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및
효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지
도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에
35) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 226-227면 참조.
36) 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결(“이 사건 특허발명의 내용과 원고가 발표한 하계학술대회
논문 및 석사학위 졸업논문은 모두 그 착상이 동일한 사실을 인정한다.”).
37) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 227면 참조.
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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실질적으로 이바지하여야 한다.”
위 대법원의 설시는 다음과 같은 여러 의문점을 야기한다. 첫째, 착상과 구체화가
무엇인지에 대한 설명이 없다. 아래에서 자세히 살피는 바와 같이 미국은 착상
(conception)을 발명을 완성한 것으로 보는데, 우리 대법원은 달리 보는 것으로 이해
된다. 둘째, 위 첫 번째 문장에 따르면, 특징적 부분을 착상하고 그리고(and) 그 착상
을 구체화까지 한 자를 발명자로 표현하는데 그 표현은 두 번째 문장과 충돌한다. 위
두 번째 문장은 구체적인 착상을 한 자 또는(or) 새로운 착상을 구체화 한 자가 발명
자인 것으로 해석된다.
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그 쟁점의 해결을 위하여 본 연구보고서는 미국의 Arbitron v. Kiefl 판결, Bianco v.
Globus 판결, Clairol v. Save-Way 판결, Falana v. Kent 판결, 일본의 여러 판결들을 조
사하였고, 그러한 조사의 결과, 모인자와 피모인자 사이에 공동협력의 직접적인 의사
가 존재하지 않는 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있다고 주장한다. 물론, 두 발명
자 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을
수 없으나, 선 발명자의 연구결과가 후 발명자에게 전달되고 그 둘이 각자 최종발명의
특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여한 경우에는 그 둘을 공동발명자로 보아야 할
것이다. 피모인자가 그 발명이 모인되었는지에 대하여 인지를 못하는 경우에도 모인
자를 피모인자의 발명을 연속하여 연구한다는 사실을 인지하므로, 그러한 일방
(one-way) 인지만으로 공동발명자를 인정할 수 있는 것이다.
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7) 기술자료 제공과 관련한 표현이 ‘강요’에서 ‘요구’로 변경되었다.
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우선 모인의 성립 범위 판단기준 중 ‘실질적 기여’ 기준에 따를 경우 정당한 권리
자가 스스로 발명하지 아니한 부분에도 출원일 소급의 효과가 미치게 되므로 모인출
원 이후에 출원하는 제3자의 이익을 해하는 결과가 발생할 가능성이 있어 부당하며
따라서 모인의 성립 범위 판단 시 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용해야 한다는 견해가 있
다.759)
다른 한편, 모인의 성립 범위 판단에 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우에도 모인
대상발명이 모인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출
원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지
나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.760) 이 견해는 특허청
심사기준과 달리 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의
이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해로 볼 수 있
다. 다만, 이 견해에 대해서는, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는
발명에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없
게 된다는 점에서 의문의 여지가 있다는 비판이 있다.761)
758) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 모인출원, 직무발명제도 해설, 한국특허법학
회 편, 박영사, 2015, 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8
조, 영국 특허법 제8조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있
는 발명(독일의 경우에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌
‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로
해석된다. 우리나라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106
면 및 5309면; 특허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도
에 대하여 마찬가지로 이해하고 있는 것으로 보인다. 上揭書 28頁.”).
759) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면.
760) 강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면.
761) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면 각주 38(“한편 후자의 경우에도 모인대상발명이 모
인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되
지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.
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TAG_C3
대상 발명 6, 8에 관련 조성물의 구성에서 발명자들이 독자적으로 개발한 MAG폴
리머뿐이다. 기타 구성은 모두 공지의 사판품 등의 물질이다. MAG폴리머는 대상 발
명 4, 6 및 8의 가장 큰 특징이며, 성능적으로 타사가 모방할 수 없다. MAG폴리머를
개발한 원고는 그의 지분율이 50%라고 주장한다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을
구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가 276특허발명의 공동발명
자인지 여부가 쟁점이 되었다.
