스커트> ※[포토]원조 개통령 이웅종, 통합당 반려동물 정책개발단장 위촉 | 군포철쭉축제

Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고 상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였다.562) 만약, 갑, 을 및 병의 세 명의 연구원이 각자 독립적으로 연구한다고 생각하였고 서로의 존재를 모르는 상태에서 회사의 특허팀 담당자가 그 3명의 연구결과를 묶어서 하나의 발명으 로 형성한 경우, 그 발명의 발명자는 누구인가? 이 사안에서 갑, 을 및 병은 각자가 단 독발명자가 될 수 없다고 가정한다. 만약, 이 상황에서 갑, 을 및 병의 공동발명자성을 인정하지 않게 되면 이 발명은 발명자가 없는 발명이 된다. 어미 없는 아이가 되는 것 이다. 그러한 (발명자가 없는 발명이라는) 불합리를 방지하기 위해서라도 공동발명자 판단에 엄격한 주관적 요건을 적용하여서는 아니 된다. 이 사안에서는 회사(의 특허팀 담당자)가 각 발명자를 연결시키는 연결고리(connection)가 되고 그 연결고리로 인하 여 그 3명이 공동발명자가 될 수 있는 것이다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발 명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시한 것으로 이해된 다.563) 다. 사례연구: Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 판결564) Kimberly-Clark(이하 ‘K-C’)과 Procter & Gamble(이하 ‘P&G’)는 일회용 기저귀 시 장에서 경쟁하였는데, 양 회사가 보유한 특허의 우선권을 판단하는 저촉(interference) 심판이 진행되었다. P&G가 보유한 (일회용 기저귀의 샘 방지용 날개(flap)) 특허의 발 명자로 Lawson이 기재되어 있었는데, P&G는 그 특허발명의 발명일을 앞당기기 위한 목적으로 그 Lawson 외에 P&G의 다른 두 연구원인 Buell 및 Blevins를 공동발명자로 추가해달라고 청구한다. Buell이 공동발명자로 인정되는 경우, P&G 특허의 발명일이 2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20, 2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”). 562) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992). 563) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“quantum of collaboration or connection”). 564) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 189 훨씬 앞당겨질 수 있었다. 그런데, Lawson은 Buell을 만난 적도 없고 통신한 적도 없 고 심지어 Buell의 연구결과를 보지도 못하였다. 이러한 사안에서 법원은 “두 발명자 가 접촉하지 않았으며 서로의 연구를 완전히 알지 못하는 경우 공동발명자가 될 수 없다”고 설시하였다.565) 대상 판결은 공동발명자가 되기 위해서는 두 발명자 사이에 최소한의 연결고리가 존재하여야 한다는 법리를 제공한다. 두 발명자가 서로의 일에 대해 전혀 인지하지 못한 경우는 공동발명이 인정될 수 없다.

670) “래미네이트 발명(제2 발명, 제5 발명, 해외 특허1-3)의 기초가 된 제1 발명을 피고인의 상품으로 구체화하 는 개발팀인 ‘P-Touch 프로젝트’는 원고 X1을 중심으로 X2 및 D가 일체가 되어 연구개발을 하였다. 래미네 이트 발명을 완성시킨 ‘NB-1 프로젝트’는 ‘P-Touch 프로젝트’의 성과를 기술적으로 검토한다고 하는 것이었 던 것으로부터, ‘P-Touch 프로젝트’에 대하여 고정인 기술적인 기본방침은 NB-1팀에도 계승되고 있는 것, 래 미네이트 발명의 핵심이 되고 있는 발상은 원시적인 형태에서는 이미 P-Touch 프로젝트에서 나타나 있으며, 실제 구성은 래미네이트 발명자인 Ｘ1, Ｘ2, Ａ, Ｂ, Ｃ, Ｄ의 총 6명이 NB-1 프로젝트 발족 직후에 원고들이 참가한 가운데 진행된 회의 논의에서 일응적으로 완성된 것이다. 또는 그의 구체적인 착상 자체는 기술자인 C 가 행한 것이라고 보아도 기술적으로 현저하게 고도라고 할 정도의 것은 아니고, 그 의미에서 Ｘ1, Ｘ2, Ａ, Ｂ, Ｃ, Ｄ의 총 6명의 공동작업에 의거하는 점이 많다고 평가할 수 있는 것이다. 그 후로 ‘NEW-B 그룹’이 발족되고 제품화에 이르기까지의 구체적인 연구가 이루어졌지만, 이에 대하여 원고들이 제2발명을 피고에게 승계한 후의 제품에 대한 상세한 사양을 결정하기 위한 기술적 작업이며, 공동발명자 간의 지분율로 고려해야 할 사장이 보기 어렵고 등 여러 가지 사정을 종합적으로 고려해서 래미네이트 발명에 대하여 원고들의 지분 율은 각 1/6로 인정하였다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 229 2) 피고의 주장 피고는 대상 발명에 대하여 10명이 참여하여 완성한 공동발명으로 원고의 지분율 은 10%라고 주장하였다.

한편, ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우 실질적 기여가 인정되지 않는 범위의 변경 개량에 대해서는 모인자 乙의 특허를 받을 수 있는 권리가 전혀 인정되지 않게 된다.

구분 5시간 이하 6~10시간 11~15시간 16~20시간 21시간 이상 계 50만원 이하 38.10% 8 23.81% 5 14.29% 3 19.05% 4 4.76% 1 21 50만원 초과 100만원 이하 7.32% 3 31.71% 13 26.83% 11 19.51% 8 14.63% 6 41 100만원 초과 150만원 이하 1.03% 1 12.37% 12 23.71% 23 30.93% 30 31.96% 31 97 150만원 초과 200만원 이하 0.00% 0 1.64% 1 16.39% 10 26.23% 16 55.74% 34 61 200만원 초과 0.00% 0 2.38% 1 2.38% 1 14.92% 6 80.95% 34 42 - 15 - (3) 출원비용 별 업무프로세스 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 특허출원 업무프로세스를 출원 비용에 따라 선 택하여 주시기 바랍니다.(복수 선택 가능)’라는 질문에 대해 출원 비 용이 올라갈수록 포함되는 업무 프로세스가 많아지는 추세를 보이 고 있음 Q6. 귀 소(또는 법인)의 특허출원 업무프로세스를 출원 비용에 따라 선택하여 주 시기 바랍니다.(복수 선택 가능) 구분 1.발명 상담 2.선행 기술 조사 3.특허 성 검토 및 출원 전략 회의 4.명세 서 초안 작성 5.사무 소 내부 검토 6.발명 자 및 관리자 검토 7.명세 서 수정 등 검토 의견 반영 8.명세 서 최종안 작성 계 5 0 만 원 이하 34.48% 10 79.31% 23 17.24% 5 31.03% 9 24.14% 7 27.59% 8 34.48% 10 27.59% 8 29 5 0 만 원 초 과 100만원 이하 63.04% 29 54.35% 25 41.30% 19 82.61% 38 67.39% 31 67.39% 31 67.39% 31 78.26% 36 46 100만원 초 과 150만원 이하 70.21% 66 68.09% 64 55.32% 52 87.23% 82 71.28% 67 78.72% 74 77.66% 73 89.36% 84 94 150만원 초 과 200만원 이하 71.19% 42 76.27% 45 67.80% 40 84.75% 50 74.58% 44 83.05% 49 83.05% 49 96.61% 57 59 200만원 초과 88.98% 32 97.22% 35 94.44% 34 97.22% 35 97.22% 35 97.22% 35 100.00 % 36 100.00 % 36 36 - 16 - (4) 전체 특허출원 건 중 IP-R&D부터 출원까지 진행한 건 비율 ㅇ ‘2017년 기준 귀 소(또는 법인)가 담당한 전체 특허출원 건 가운데 IP-R&D(또는 특허분석)에서부터 출원까지 하나의 패키지로 담당한 건의 비율을 기재하여 주시기 바랍니다.(단위: %)’라는 질문에 대해 83.65%가 ‘20% 이하’라고 응답함 - 대부분의 사무소에서 IP-R&D부터 출원까지 패키지로 업무를 담당 하고 있지 않음 - 변리사의 업무가 기술 개발 이후 단순 출원 업무에 집중되어 있는 것을 나타냄 - 특허 품질의 향상을 위해서는 R&D 품질 개선이 필요함 Q7. 2017년 기준 귀 소(또는 법인)가 담당한 전체 특허출원 건 가운데 IP R&D(또 는 특허분석)에서부터 출원까지 하나의 패키지로 담당한 건의 비율을 기재하여 주 시기 바랍니다.(단위: %) 구분 벡분율 사례수 20% 이하 83.65% 87 20% 초과 40% 이하 6.73% 7 40% 초과 60% 이하 3.85% 4 60% 초과 80% 이하 2.88% 3 80% 초과 100% 이하 2.88% 3 계 100% 104 - 17 - (5) 현재 업무 범위 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)의 현재 업무 범위를 표기하여 주시기 바랍니다.

대상 발명 4의 발명자는 P10만이다.

바. 선행 연구원의 거부가 없는 경우의 공동발명자 인정 공동창작의 의사에 관하여 주관설과 객관설이 존재하는데, 어떤 설에 의하든 양방 이 공동저작물임을 부정하지 않으면 대상 저작물을 공동저작물로 볼 수 있다는 점에 동의한다.270) 그렇다면 모인대상발명의 발명자가 모인발명의 발명자가 완성한 발명에 대하여 공동발명자가 되기를 거부하지 않는 경우에는 해당 발명에 대하여 두 발명자 가 공동발명자가 되는 길을 막을 필요가 없다. 공동발명자, 공동특허권자가 되면 그러 한 권리의 공유로 인하여 권리행사에 여러 제약이 따르게 되는데 그러한 “권리제한을 수인하겠다는 의사”가 존재하는 경우 공동발명자임을 인정할 수 있는 것이다.271) 사. 주관적 의사교환이 없는 경우에 공동발명자를 인정한 사례: Clairol v. Save-Way 판결272) 선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그 후발명 자가 발명의 뒷 부분을 완성하였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사교환이 없었음 에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례로는 Clairol v. Save-Way 판례가 존 269) 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결(김수로 공동저작물 사건)(“선행 저작자에게 [공동창작의] 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작 자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리이용 이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다고 하더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다. ... 따라서 이 사건 전체 극본은 피해자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물 로 볼 수 있을지언정 피해자와 위 작가들의 공동저작물로 볼 수 없다.”). 270) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판 결 -”, 계간 저작권 제29권 제4호, 한국저작권위원회, 2016, 85면(“객관설에 의하면 일방이 부정한다고 하더라 도 행위의 공동성으로부터 공동의사의 존재가 추단되면 공동저작물로 판단하지만, 주관설에 의하면 공동창작 의 의사는 곧 공동저작자가 되려는 의사로 볼 수 있기 때문에 일방이 부정하면 공동저작물이 될 수 없게 된 다.”). 271) 우원상, 앞의 논문, 86면(“생각건대, 주관설과 객관설이 대립되는 것은 ‘공동창작의 의사’의 의미로 보인다.

첫째, 모인의 성립 범위와 관련하여, ‘협의의 실질적 동일성’ 기준과 ‘실질적 기여’ 기준 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점도 공 통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람 직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적 에 부합한다는 점은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반면, ‘실질 적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차 이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립할 수 있어 모인 성립 범위 가 넓어지는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 ‘협의의 실질적 동일성’의 범위)인 경우, A2(모인자의 ‘실질적 기여’가 인정되 지 않는 정도)인 경우 및 A3(모인자의 ‘실질적 기여’를 인정받을 수 있는 정도)인 경 우, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에 서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실 질적 동일성’이 종래 ‘협의의 실질적 동일성’과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오 히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이라고 이해하는 것이 타당할 것이다. 그렇다 면 모인의 성립 범위에 대해서는 ‘실질적 기여’ 기준에 대한 해석론으로 대응하는 방 결 론 427 안과 만일 해석론에 의한 대응으로 불충분할 경우 ① 모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 미국식 입법(미국 pre-AIA)이나 ② 본질적 내용에 기초하여 모인을 정의하는 독일식 입법에 의해 해결하는 방안이 생각될 수 있다.

특허법상 모인(冒認) 법리 259 상발명의 발명자로 보기는 어렵다고 판단하였다. 또한, 원고가 이 사건 모인대상발명 의 개발을 위해 연구 장비를 임대하여 지원하였다하더라도, 이러한 사정만으로는 원 고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것 으로 볼 수 없다고 하였다.

3) 법원 판단 증거 및 변론의 전 취지에 의하여 대상 발명의 발명자는 대상 발명 1-4 및 대상 발 명 11에 대하여 원고 및 소외 제3자 B이고. 대상 발명 5, 6, 및 9는 원고, 소외 B, D 총3명이 발명자이고, 대상 발명 7은 원고 및 소외 제3자 E 및 B, 총 3명이 발명자이고, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 226 대상 발명 8은 소외 C, F, 원고, A의 총 4명이 발명자이다.

다. 판례: 공동발명자 판단기준의 정리 본 판례에서 법원은 “한 특허발명이 2인 혹은 복수 공동발명자가 완성할 수 있기 때문에, 그 중에 각 공동발명자는 발명의 구상에 대한 기여를 하여야 한다. 구상은 발 명자의 마음속에 형성되는 발명의 명확하고 영속적인 일정한 아이디어와 완전하고 유 효한 발명을 조작(실시)할 수 있고, 미래에서 진정한 실시를 할 수 있지만 과도하게 연구 혹은 실험할 필요가 없다”고 판시하였다.355) 대상 판결은 미국의 법리를 빌려와 서, 구상 자체의 기여로 발명자가 됨을 명백하게 하였다. 이전의 구상 자체로는 발명 何創作貢獻。”). 354) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作 之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍 難謂係共同發明人。”). 355)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同 發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發 明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅 是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作， 抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發 明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發 明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大 學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不 能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍 不能稱為共同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 138 과 구별된다는 설명과는 차이를 보인다.

법원은 공동발명자의 개념에 대해 다시 정의하였다. 공동발명이란 대상 발명에 대 하여 “2인 또는 여러 공동발명자로 완성한 것이고, 그 중에서 각 공동발명자는 대상 발명의 구상(conception)에 대해 기여하여야 한다.”349) 대상 판례에서 “구상”에 대한 정의를 하였다. 구상은 “발명자 마음 속에서 명확하게 지속적으로 일정한 아이디어를 가짐에 동시 완정하게 조작 가능한 발명이다.”350)351) 그리고 “발명의 구상은 청구항에 서 각 기술특징으로 표현할 수 있다. 그럼 공동발명의 구상이란 것은 각 발명자가 대 상 발명에 대한 동일한 형식 혹은 정도로 기여할 필요는 없지만 각 발명자는 중요한 부분에 기여하여야 한다. 그리고 발명의 구상이 확립되었으면, 그 후에 실시하는 자는 발명자로 볼 수 없다. 공동발명자는 모든 청구항에 기여할 필요까지는 없고 그 중에 한 청구항에만 기여하고 공동으로 협력 연구를 종사한 사실이 있어야 한다.”352) 다시 정리하면, 공동발명자는 대상 발명을 완성하기 위해 정신적 창작을 수행한 자 이고, 그 창작은 구체적으로 문제를 해결하거나 효과적으로 달성할 것이고 더 나아가 기술수단을 제공한 자를 말하며 청구항에서 기술적 특징을 기여한 자가 여러 명이라 348)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須 就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段 實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。”). 349) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共 同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。”). 350) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可 操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。”). 351) 이 표현은 미국 판례가 제시한 법리를 그대로 가져온 것이다.