정책> 국립현대미술관 올해 현대차 시리즈 작가에 양혜규 선정 | 군포철쭉축제

892) BGH GRUR 2009年, 657頁 Blendschutzbehang 事件. 이것은 이전을 청구한 자의 발명을 분리이전하고 그 다음 모인자의 원출원에 있어서 이전을 청구한 자의 발명부분을 제외(disclaim)에 의해 권리청구하지 않았더 라도 이 사례에 있어서는 이전을 청구한 자가 기여한 부분을 완전히 원출원으로부터 배제하는 것은 불가능하 다고 한 판단에 기초한다.

- 신규하지 않은 착상을 한 자는 발명자가 아니다.430)431)432) - 그 착상을 한 자(들)가 (공동)발명자이다.433) - 착상(발명)은 청구항에 의하여 특정된다.

290) 專利法 第22條 第3項(创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步.). 291) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“上述规定从正反两个方面界定了发明人或者设计人 的范围。其中的实质性特点”，对发明或者实用新型而言，应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相 比该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样 的含义”) 292) 專利法實施細則(2010年)第二十一条(发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规 定撰写： 　　（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最 接近的现有技术共有的必要技术特征； 　　（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技 术的技术特征.这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范 围.). 293) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“在一般情况下对应于《专利法实施细则》第二十条 第一款规定的独立权利要求特征部夯记载的“区别于最接近的现有技术的技术特征”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 123 실질적 구별이 있어야 한다.”294) ‘현존 디자인 또는 현존 디자인의 특징적 조합과 상 호 비교하여 실질적 구별을 하는 것’이 앞서 발명과 실용신안 부분에서 살핀 ‘실질적 특징’의 판단과 유사한 메커니즘을 가진다. 여기에서 언급된 ‘실질적 특징’은 일반적 인 경우에서는 특허법 실시세칙 제28조295)에서 기재한 ‘디자인요점’을 확인할 필요가 있는 것이다.296) 특허심사지침에서 말하는 '실질적 특징'의 의미는 다음과 같다. “발명이 특출한 실 질적 특징을 가지고 있다는 것은 통상의 기술자의 입장에서 당해 발명이 선행기술과 의 통상의 비교에서 쉽게 나타나는 것이 아닌 것을 말한다. 가령 당해 발명이 통상의 기술자가 선행기술에 근거하여, 그리고 합리적인 논리로 분석하고 추리하거나 또는 제한된 실험으로 얻을 수 있는 것이면 당해 발명은 쉽게 나타나는 것으로서 선명한 실질적 특징이 없다.”297)298) 위 견해에 따르면 실질적 특징은 진보성(창조성) 요건을 충족하여야 한다. 한 견해에 따르면 창조성을 인정하는 과정에서 신규성 요건을 갖추 는 것을 당연히 전제조건으로 하여야 하고 신규성을 충족하지 않으면 실질적 특징이 없고 창조성도 없는 것이다.299) 위 설명만으로는 신규성만을 구비한 요소도 실질적 특 징을 가진 요소인지, 아니면 진보성(창조성)까지 구비한 요소만이 실질적 특징을 가진 요소인지가 명확하지 않다.

7) 기술자료 제공과 관련한 표현이 ‘강요’에서 ‘요구’로 변경되었다. 262) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”). 263) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12, 2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20, 2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”). 264) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992). 265) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“Individuals cannot be joint inventors if they are completely ignorant of what each other has done until years after their individual independent efforts. They cannot be totally independent of each other and be joint inventors.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 116 이전 연구원의 (이름은 몰라도) 존재는 알았다고 보아야 하며, 그 경우 공동발명자임 을 인정하여야 한다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시하였는데,266) 퇴직 연구원의 연구결과를 이 어받아 다른 연구원이 연구하는 것은 일상적으로 자주 발생하는 전(前) 연구원과 후 (後) 연구원이 연결되는 장면이라고 생각된다.

원고 및 피고는, 팥소 제조용 수평형 필터 스크루 프레스(餡製造用横型フィルター スクリュープレス)를 원고가 제조하여 피고에게 공급하는 것에 관하여 평성 3년 10월 24일 제품거래계약 및 동년 10월 29일 매매계약을 체결하고 이것에 기초하여 MM-1 수평형 필터 스크루 프레스 S형 2대가 원고로부터 피고에게 납입되었다. 피고는 평성 6년 8월 2일 원고에 대하여, 상기 제품의 성능이 만족할 수 있는 것은 아니라고 하여 상기 제품거래계약의 갱신을 거절하고 상기 매매계약을 해제함과 동시에 수습책을 논 의하자고 제의했다. 이것을 받아 원고 및 피고 사이에 협의가 되었지만 원고는 동년 9월 27일 피고에 대해 제품으로써 정산하고 싶다는 뜻을 통지하였다. 그 후 원고 및 피고는 팥소 제조용 수평형 필터 스크루 프레스의 설계 개발을 재개하는 것으로 일단 합의하였다.

2) 피고의 주장 대상 발명에 대하여 D가 대상 특허발명의 본질적 부분에 깊게 관여하고 있던 것이 671) 東京地方裁判所 平成28年4月28日 平成24年(ワ)第21035号 判決(“このほか，本件特許５に関しては，発明者は原 告を含め１０名とされているから，共同発明者間の原告の貢献度は１０分の１である。この点に関し，原告は， 発明者とされた者のうち原告以外の者の実質的貢献はないとも主張するが，これを認めるに足りる証拠はなく， むしろ，原告も署名押印した配分申請書（乙７１）において、本件特許５の補償金の配分につき原告が１０％と されていることからすれば，原告の貢献度は１０分の１と認定するのが合理的である。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 230 고. 피고 회사의 영업방침으로 주도한 것이다. 대상 특허의 출원 절차 및 중간 절차에 서의 기술적인 면에서의 대응은 D가 한 것이고 원고는 회사 외 변리사의 사무연락 등 의 사무처리를 담당하고 있었을 뿐이었다. 그리고 원고를 권리화에 참가시켜 공동발 명자로 기재한 것은 D가 대상 발명 출원에 있어서 원고가 오랫동안 함께 일해왔기 때 문에 보답한 것이다. 그러므로 원고는 대상 발명에 대하여 지분율은 거의 존재하지 않 는다고 주장한다. 피고의 주장은 대상 발명에 대하여 D의 지분율은 90%이고, 원고의 지분율은 10%이다.

4) 발명자 판단기준에서 신규성, 진보성 등 특허요건을 갖추어야 하는지 여부 떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법에 관한 발명에 관한 사건의 2심 법원 및 대법 원에서 발명자를 인정받기 위해 신규성 및 진보성의 요건을 구비하여야 하는지 여부 에 대하여 대립된 견해를 판시하였다.

다. 모인 판단 시 ‘실질적 동일성’ 1) 대법원 2003후2218 판결 이 사건에서 대법원은, 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치한 이 사건 특허발명(제2항)은 원고 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 서로 동일하다고 할 수 없다고 보았는바, 구성에 차이가 있다는 점이 동일 성을 부정하는 중요한 근거가 된 것으로 보인다.