명상> 김남국, 금태섭 향해 검찰개혁 촛불이 부끄럽나…저질 B급정치 하지말라 | 군포철쭉축제

나) 大阪高判平成13年5月10日 平12(ネ)2914号(전기 ⑩ 大阪地判平成12年7月25日 平 10(ワ)10432号의 항소심 판결(원판결 취소)) [A(個人)対太和チエン機工外] [ロー ラチエン用トッププレート] [カバー付きチェーン] [기계] (비직무발명대가청구) (공동발명으로 인정하였지만 별도의 논점에 관하여 원판결을 파기하였다) (竹原 俊一 재판장)799) 원 판결은, 본건 양 발명은 종래품에 비추어 ①부터 ⑤까지의 특징을 갖는다고 하 고, 그 중 ①, ② 및 ⑤는 원고의 당시의 대표자 E(한편, 재판소홈페이지에 공개되어 있는 원판결에서는 ‘F’라고 되어 있다)가, ③ 및 ④는 피고가 그 사업을 승계한 D(한편 재판소홈페이지에 공개되어 있는 원판결에서는 ‘E’라고 되어 있다)가 착상한 것이므 로 양자의 공동발명이라고 한 것에 대해, 본 판결은 ① 및 ⑤는 E, ③ 및 ④는 D가 착 상하고, ②에 대하여는 불명하다고 하였지만(구체적으로 증거를 검토한 다음 ‘특정하 는 것은 곤란’하다고 한다), 역시 양자의 공동발명이라고 하였다. 원고(피항소인)는, 본 건발명에 있어서 특징은 ①, ② 및 ⑤에 그친다고 주장하였지만, 본 판결은 ① 및 ② 가 중요한 특징이지만, ②에 대하여는 E가 착상하였다고 인정하는 것은 불가하다고 하고, 또한 “본건 특징 ①, ②만으로는 이것을 제품화하는 것은 곤란하며, 본건 특징 ③, ④를 결합하여 비로소 본건 양 발명의 과제를 해결하는 것이 가능한 이상, 본건 특징 ③, ④는 본건 양 발명을 구성하는 요소라고 해야 할 것이며, 이들이 공지기술이 799) 中山信弘 小泉直樹 編, 前揭書(新.注解特許法(上卷)), 394頁에 소개된 것을 정리한 것임. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 306 었다고 하더라도, 이들을 상기 ①, ②와 결합하는 것을 착상한 자는 공동발명자라고 해야 할 것”이라고 하였다. 또한 피고(항소인)는, 반대로 만일 본건 특징 ①, ②, ⑤를 E가 착상하였다고 하더라도 이들을 다른 특징과 유기적 일체로 결합한 것은 D이므로 D가 본건 양 발명의 발명자라고 주장하였지만, “본건 특징 ③만으로는 본건 과제를 해결하는 것은 불가하다는 것은 분명하며, 본건 과제의 해결을 위해 본건 특징 ①, ② 가 제안된 것이므로 본건 특징 ③을 부가한 D만이 본건 양 발명을 위한 소재를 결합 시킨 것이라거나 본건 양 발명을 하였다고 평가하는 것은 불가하다”고 설시하고 있 다. 한편, 발명자의 인정과는 관계없지만, 본 판결은 특허법 33조 3항 소정의 동의가 없음을 이유로 하여 원고가 그 대표자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 공유지분을 유효하게 양수하였다고 할 수 없다고 한 것에 주목할 가치가 있다.

고전압 펄스 전원장치를 이용한 연마제품의 제조장치 사건에서44) 법원은 공동발명 자 판단과 관련하여 다음과 같이 설시하였다. (6)-1 관여자가 원리 및 모델에 공통에 기여하는 경우(간접적 가담 포함) (6)-2 관여자가 원리 또는 모델에 정도를 달리해 기여하는 경우(간접적 가담 포함) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 102 (7) 상기(6)-2의 경우, 원리, 모델의 중요도를 검토한다.

③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는,793) 공유의 권리로 되지 않고 진정한 권리자에게 권리의 전부가 귀속되므로 진정한 권리자에 의한 이전청구가 인정 되는 것으로 된다고 한다. 한편, 모인자가 출원인으로서 출원절차를 수행하고 있는 사 이에 지출한 비용에 대하여는 진정한 권리자가 특허권의 일부 또는 전부를 취득하는 경우에는 특허권의 발생과 귀속에 관한 이론구성에 따라 사무관리자의 비용상환청구 권(민법 제702조), 부당이득에 기초한 반환청구권(민법 제703조)794) 또는 준점유자로 부터 회수자에 대한 비용상환청구권(민법 제196조 등)에 따라 금전적으로 평가하여 모인자에게 반환해야 하는 경우도 있을 것으로 보고 있다.

② 한편, 피고 회사는 2006. 1.경부터 인스콘테크와 ‘슬롯다이 코팅장치’ 제작 관련 업무협의를 해오다가, 2006. 4. 경 인스콘테크에 ‘coating machine(CT1700-L3)’을 설계․제작하여 2006. 9. 30.까지 납품하는 내용의 계약을 체결하였다.

Ⅳ. 소결론: 해석론에 의한 대응 결국 거절 무효의 범위, 정당한 권리자의 출원일 소급효 인정 범위 및 정당한 권리 자의 이전청구 인정 범위를 동일하게 하되, 세 경우 모두 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하 는 해석론을 통한 해결이 바람직할 것으로 생각된다. 또한, 개량모인발명에 대해 피모 인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 공동발명에 준하는 취급을 함으로써 정 당한 권리자에 대한 구제를 도모하는 제도 개선이 필요할 것으로 생각된다. 이와 같은 제도 운영 과정에서 해석론에 의한 문제 해결에 한계점이 드러나는 경우 입법적 해결 을 면밀하게 검토해 보는 것이 바람직할 것이다.

또한, 항소법원은, 권리귀속분쟁이 특허청과 법원에서 모두 진행될 수 있도록 하는 제도의 문제점을 지적하면서 간단한 사건의 경우를 제외하고는 가급적 특허청이 법원 으로 사건을 이관하는 것이 바람직하며,948) 분쟁이 지연될 경우 양 당사자 모두에게 945) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 33 (“So far as the sticky poison concept is concerned that would follow by adding that which any ordinary skilled worker in the field of insect killing would have known. All that Professor Howse added to Mr Metcalfe’s idea is the common general knowledge of those in the art. There was nothing inventive about it and I do not see how Professor Howse could fairly be described as an inventor. The “heart” was Mr Metcalfe’s idea and his alone.”); Id. at paragraph 33 (“So it was because the sticky poison concept came from Professor Howse that Laddie J. awarded joint inventorship. He saw the Professor and Mr Ashby as joint “actual devisors” within the meaning of s.7. What I think Laddie J. overlooked is that their “contribution” amounted to no more than adding the common general knowledge in the art.”). 946) 즉, 만일 Howse 교수가 무엇인가를 부가하였다면(sticky poison concept), 그것은 Metcalfe의 당초 아이디 어(자성분말의 사용)와 분리불가하여 결합되며 따라서 Foskett 법리(Foskett v McKeown [2000] UKHL 29; [2001] A.C. 102)에 따라 아이디어 혼합의 결과물은 모두 IDA에 귀속된다는 주장. 947) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 42 (“So here, Mr Prescott argued, if indeed Professor Howse had added something, (the “sticky poison” concept) it was irretrievably mixed with the original idea supplied by Mr Metcalfe (try magnetic powder in the trap) and accordingly, following Foskett the resulting mixture of ideas all belonged to IDA. I do not think this analogy holds good in the context of an entitlement dispute. Nor do I think it should. First, I do not think the property tracing analogy is good at least in this context—the law of confidential information is too complex for that. Secondly, the s.8 jurisdiction, although based on an entitlement, is free-standing with its own remedies. The Comptroller is given a very wide discretion once a finding of entitlement is made: he can order licences, cross-licences, the power to sub-licence and amendment of the patent, all to fit the justice of the case—see s.8(2). There is no need for an all-or-nothing solution. So if B, having taken A’s idea, genuinely adds inventive material of his own, there is ample power to produce an equitable and fair commercial solution.”). 948) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 44 (“iii) It is clearly unsatisfactory for a dispute to be in two different fora. So, as I have already said, if the Comptroller finds that there are (or are going to be) parallel proceedings for breach of confidence or contract in the Court (High or County) then, unless he is satisfied that resolution of the entitlement proceedings before him will resolve all matters between the parties, he should normally, at a very early stage, refer the dispute to the court using his powers under s.8(7) or the corresponding sections. And even if there are no parallel proceedings in the court, he should seriously consider making such a reference in complex cases. He did so, rightly, for instance, in Markem. The Comptroller’s jurisdiction should be reserved for relatively straightforward cases.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 363 모인의 의의 우리나라 모인출원: 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(무권리자)의 출원. 일본 모인출원: 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 않은 자가 행한 출원. 미국 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것. 타인에 의한 완전한 발명의 착상 (conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명 을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것(communication) 이 요구됨. 독일 특허의 본질적 내용(essential contents)이 타인의 발명의 설명‧도면‧모형‧기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없 이 취득되어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호). 영국 영국 특허법 제7조 제2항에 규정된 특허를 받을 수 있는 주체(발명자/공동 발명자, 예약승계인, 승계인)가 아닌 자에 의한 출원‧특허. <표 32> 모인의 의의(주요국 비교) 손해이므로(이 사건의 경우도 PCT 출원 후 약 8년간 양 당사자 모두 발명의 실시를 못하고 있음을 지적하고 있음) 당사사 간의 합의를 통해 조기에 분쟁을 해결하는 것 이 바람직하다는 점을 강조하고 있다.949) 이 사건이 특허청에서 항소법원에 이르기까지 발명자 판단이 계속 변경된 이유는 발명적 착상(inventive concepts) 특정이 달라졌기 때문이다.950) III. 정리 이상 살펴본 주요국의 모인 법리를 쟁점별로 정리해 보면 다음과 같다.

⑦ 뒤에서 보는 것과 같이, 관련 형사사건과 관련 민사사건에서 피고 회사의 영업비밀로 인정된 기술정보들에는 이 사건 ①, ②, ⑤ 기술적 사상과 관련된 기술정보들이 포함되어 있다. 따라서 이 사건 제1, 2 발명은 원고 혼 자가 아니라, 피고 회사의 위와 같은 기술정보들을 창작한 사람과 공동으로 발명하였다고 보아야 한다. 그런 데 피고 회사의 인력 구조로 볼 때, 피고 회사에서 원고 이외에 위와 같은 기술정보들의 창작에 실질적으로 기여할 수 있는 사람은 코팅장치 설계의 전문성을 가지고 있는 피고 김영배로 보인다.“). 687) 대상 발명1: 기능성 오리를 사육하기 위한 사료 조성물; 대상 발명2: 오리 훈연제품을 제조하는 방법 및 상 기 방법으로 제조된 오리 훈연제품. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 241 이사이던 이씨, 피고 회사의 직원이던 김씨, 주씨과 함께 대상 발명1, 2을 하였고, 피 고는 대상 발명1. 2에 관하여 원고, 이씨, 김씨, 주씨를 공동발명자로 기재하여 출원하 였다.