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② Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929) 한편, 특허권 양도청구를 긍정한 연방대법원 판례로서, Becher 사건 판결이 있다.

또한, 항소법원은, 권리귀속분쟁이 특허청과 법원에서 모두 진행될 수 있도록 하는 제도의 문제점을 지적하면서 간단한 사건의 경우를 제외하고는 가급적 특허청이 법원 으로 사건을 이관하는 것이 바람직하며,948) 분쟁이 지연될 경우 양 당사자 모두에게 945) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 33 (“So far as the sticky poison concept is concerned that would follow by adding that which any ordinary skilled worker in the field of insect killing would have known. All that Professor Howse added to Mr Metcalfe’s idea is the common general knowledge of those in the art. There was nothing inventive about it and I do not see how Professor Howse could fairly be described as an inventor. The “heart” was Mr Metcalfe’s idea and his alone.”); Id. at paragraph 33 (“So it was because the sticky poison concept came from Professor Howse that Laddie J. awarded joint inventorship. He saw the Professor and Mr Ashby as joint “actual devisors” within the meaning of s.7. What I think Laddie J. overlooked is that their “contribution” amounted to no more than adding the common general knowledge in the art.”). 946) 즉, 만일 Howse 교수가 무엇인가를 부가하였다면(sticky poison concept), 그것은 Metcalfe의 당초 아이디 어(자성분말의 사용)와 분리불가하여 결합되며 따라서 Foskett 법리(Foskett v McKeown [2000] UKHL 29; [2001] A.C. 102)에 따라 아이디어 혼합의 결과물은 모두 IDA에 귀속된다는 주장. 947) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 42 (“So here, Mr Prescott argued, if indeed Professor Howse had added something, (the “sticky poison” concept) it was irretrievably mixed with the original idea supplied by Mr Metcalfe (try magnetic powder in the trap) and accordingly, following Foskett the resulting mixture of ideas all belonged to IDA. I do not think this analogy holds good in the context of an entitlement dispute. Nor do I think it should. First, I do not think the property tracing analogy is good at least in this context—the law of confidential information is too complex for that. Secondly, the s.8 jurisdiction, although based on an entitlement, is free-standing with its own remedies. The Comptroller is given a very wide discretion once a finding of entitlement is made: he can order licences, cross-licences, the power to sub-licence and amendment of the patent, all to fit the justice of the case—see s.8(2). There is no need for an all-or-nothing solution. So if B, having taken A’s idea, genuinely adds inventive material of his own, there is ample power to produce an equitable and fair commercial solution.”). 948) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 44 (“iii) It is clearly unsatisfactory for a dispute to be in two different fora. So, as I have already said, if the Comptroller finds that there are (or are going to be) parallel proceedings for breach of confidence or contract in the Court (High or County) then, unless he is satisfied that resolution of the entitlement proceedings before him will resolve all matters between the parties, he should normally, at a very early stage, refer the dispute to the court using his powers under s.8(7) or the corresponding sections. And even if there are no parallel proceedings in the court, he should seriously consider making such a reference in complex cases. He did so, rightly, for instance, in Markem. The Comptroller’s jurisdiction should be reserved for relatively straightforward cases.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 363 모인의 의의 우리나라 모인출원: 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(무권리자)의 출원. 일본 모인출원: 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 않은 자가 행한 출원. 미국 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것. 타인에 의한 완전한 발명의 착상 (conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명 을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것(communication) 이 요구됨. 독일 특허의 본질적 내용(essential contents)이 타인의 발명의 설명‧도면‧모형‧기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없 이 취득되어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호). 영국 영국 특허법 제7조 제2항에 규정된 특허를 받을 수 있는 주체(발명자/공동 발명자, 예약승계인, 승계인)가 아닌 자에 의한 출원‧특허. <표 32> 모인의 의의(주요국 비교) 손해이므로(이 사건의 경우도 PCT 출원 후 약 8년간 양 당사자 모두 발명의 실시를 못하고 있음을 지적하고 있음) 당사사 간의 합의를 통해 조기에 분쟁을 해결하는 것 이 바람직하다는 점을 강조하고 있다.949) 이 사건이 특허청에서 항소법원에 이르기까지 발명자 판단이 계속 변경된 이유는 발명적 착상(inventive concepts) 특정이 달라졌기 때문이다.950) III. 정리 이상 살펴본 주요국의 모인 법리를 쟁점별로 정리해 보면 다음과 같다.

셋째, 모인대상발명 A(발명자 甲)로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명 A3를 乙이 출원한 경우, ① A3는 모인 출원 특허에 해당하지 않으므 로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한 검토가 필요하다. 이 경우 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공 유관계를 인정하는 것으로 하면, 甲과 乙의 공유에 해당하게 되어, ② 甲과 乙이 특허 법 제34조 또는 제35조에 따라 A3의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인 정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A3에 대한 특허권의 지분 이전을 청구할 수 있게 된다. 이와 같은 취급의 문제는, 변경 개량의 정도가 낮은 수준인 A2 발명이 乙 단독 권리로 됨에 반해, A2보다 상대적으로 변경 개량의 정도가 높은 수준인 A3 발명이 甲과 乙의 공유로 되어 어색한 결론에 도달하게 되는 점이다. 이 역시 발명자 판단 기준(실질적 기여)과 모인 판단 기준(협의의 실질적 동일성)을 달리 함으로 인해 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 405 발생하는 문제라고 볼 수 있다.

다. 정차호 산정방법의 개량 2007년 정차호 산정방법은 실험의 과정이 중요한 화학발명에 적용하기 곤란하다는 점 및 청구항 사이의 중요도를 감안하지 않았다는 점 등의 약점을 가진다. 그 첫 번째 약점은 위 影山光太郎 산정방법의 적용으로 해결될 수 있다고 본다. 두 번 째 약점은 다음과 같이 간단히 해결될 수 있다. 이하 개량된 정차호 산정방법을 제시한다.

3. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 특허법상 구제 수단으로는 종래 출원일 소급제도(제34조, 제35조)만이 존재하였으나 2016년 특허법 개정에 따라 특허권 이전 청구 제도(제99조의2)도 마련되어 2 트랙으로 보호받을 수 있게 되었는데 우선 두 제 도에 대해 간략히 살펴보고, 모인대상발명에 일정한 변경을 가한 모인 출원 특허 상 황에서의 정당한 권리자 보호에 대해 살펴본다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 274 당한다고 판단하였다.

하지만 항소법원은, 1심 법원의 사실 인정을 상당 수 뒤집었는데, 전직 종업원들에 대한 비밀유지의무 위반이 주장되지 않았고, 그들은 Markem의 영업비밀이 아닌 자신 들의 재능을 활용한 것일 뿐 아니라 Markem 근무 당시 존재하였던 자료들은 단지 희 망사항목록(wish lists)에 불과하고, McNestry의 발명이 Markem 근무 당시 완성되었 다가 이직 후 재발명(re-invented)된 것이라는 증거도 없다고 보았다. 이러한 사실 인 정을 토대로, 항소법원은 이 사건 특허의 발명적 착상(inventive concept)은 전적으로 Zipher 근무 중 McNestry에 의해 이루어진 것이라고 보았다.

4) 평가 원고는 특허공보에 기재된 공동발명자으로서 기본적으로 공동발명자 간 균등지분 율이 추정되어야 한다. 그런데, 법원은 원고의 주장이 상당하다고 인정하면서 원고가 주장한 50%에 약간 못 미치는 40%의 지분율을 인정하였다.

4) 영업비밀 유용 v. 공동발명자 판단 법원은 피고가 원고의 아이디어를 유용하였다는 판단과 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 아니라는 판단이 양립 가능하다고 설시하였다.533) 즉, 비록 피고가 원고 의 아이디어를 유용하였으나, 그 아이디어가 발명에 이르지 못하였고 피고가 그 아이 디어와 완전히 다른 새로운 발명을 완성하였고, 피고(의 종업원)와 원고 사이에 공동 발명자로 인정할 연결고리가 없으므로 원고가 공동발명자가 될 수 없다는 것이다.534) 5) 영업비밀 유용에 대한 손해배상 v. 원고 아이디어의 가치 한편, 법원은 원고의 아이디어가 경제적으로 가치가 있다고 보고 그 아이디어의 유 용(misappropriation)에 대하여 4백만불 이상의 손해배상을 인정하면서도 원고의 아 이디어가 특허발명에 기여를 하지 않았다고 판단하였는데, 그 두 판단은 서로 상충되 는 것이라고 생각된다. 피고의 제품은 특허발명과 유사한데, 특허발명을 실시한 피고 의 제품이 원고의 아이디어를 활용하지 않았다면 원고의 아이디어의 유용으로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도 피고의 제품과 연결고리(nexus)를 가지기 어렵다.

ⓑ 여기서 더 나아가 원고가 그 설계부가 충격을 받을 경우 깨지거나 금이 가는 대 신에 주름살이 형성될 만큼 연성적이었다는 점까지 인지할 필요는 없었다.

881) BGH 11.4.2006 Schneidbrennerstromduese事件 GRUR 2006年, 747頁（Nr.9,10,13）. 882) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 21頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 62頁에서 재인용; Benkard, Patentgesetz 11. Auflage 2015, § 21, Rn. 25 (일부모인이 인정되고 모인한 부분이 출원서상 모인하지 아니한 부분과 분리할 수 없게 혼합되어 있는 경우라면 피모인자는 제8조에 따라 공유부여를 위한 이전청구소송을 제기하는 방법만이 남게 된다). 883) Schulte,R., Patentgesetz mit EPU, 308頁, 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有す る者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 62頁에서 재인용. 884) 진정한 권리자가 특허권의 공유를 희망하지 않는 경우에는 자기의 발명에 기초한 특허에 대하여 모인을 이 유로 한 특허이의신청을 청구하고 부분적으로 특허를 취소한 후 취소된 부분에 관한 발명에 대하여 독일 특 허법 제7조 2항에 따른 신출원을 하면 좋다.