시 _ [기억전쟁, 미래가 된 과거](5)겨레·헌신·일꾼…교가 속에 쟁쟁한 식민주의·국가주의 유산 | 군포철쭉축제

110) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁(“発明者の認定は、実務担当者の最も頭を悩ます問題の 1つである。ことに、職務発明において補償制度が実施されていると、発明者になるかならないかがその者の金銭 的利害に直接つながる。そればかりではない。当該研究者の能力評価や出世に影響し、さらには学位論文の基礎 になったりするので、実際問題として極めて重要である。ために、発明者の範囲を明確にしておくことは、従業 者の不平不満を避けるため、必要欠くべからざることとなる。のみならず、近時の共同研究開発などでは、多数 の者がグループとなって1つの発明の完成に参画する場合が多い。その結果、妥当な共同発明者の範囲を決めるこ とは、従来以上に重大かつ困難な問題となっている。発明者とは、さて、発明とは技術的思想の創作である。し たがって、一口でいえば少なくともこの技術的思想主要部分を創作した者をいう。そこで、その完成を単に補助 した者は発明者ではないこととなる。たとえば、用途発明のときは別として、化合物の有用性の発見者の如く、 単純なる細菌試験や動物実験に従うに過ぎなかっ。た者は、発明者たるの資格を有しないのである。”). 111) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共有が当事者の意思によって生ずる場合には、その持 分の割合もその意思、すなわち合意によって定まる場合が多い。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 83 나) 공동연구개발에 소요된 시간의 정도 공동발명이 완성될 때까지 소요된 시간에, 장시간에 걸쳐 공동연구개발에 종사한 공동발명자는 그렇지 않은 자에 비해 발명완성에 기여한 정도가 일반적으로는 크다고 할 수 있다. 따라서 공동연구개발의 전 과정에 관여한 공동발명자의 지분은 중도에서 관여하는 공동발명자에 비하여 크다고 보는 것이 합리적이다.112)113) 다) 공동발명 완성할 때까지 제공한 인재, 노력 등 다소 일반적으로 공동연구개발에 투입된 인재, 노력의 다소는 공동발명에 있어서의 지 분 산정과정에서 중요한 요소를 이룬다. 인적요소가 발명의 완성에 기여한 정도를 무 시할 수는 없기 때문이다.114) 일반론으로서 공동연구개발에 투입된 인재의 수가 많은 쪽은 그렇지 않은 쪽과 비교해서 큰 지분을 갖는다. 또한 단위시간당 극히 가혹한 중 노동에 종사하지 않을 수 없는 공동발명자의 지분은 그렇지 않은 자에 비해 크다.115) 라) 공동연구개발을 위해서 이용된 설비 내지 투하된 기재 등 유무 및 양의 대소 공동발명자가 공동연구개발을 수행하기 위해서 여러 가지 연구설비를 제공하고, 112) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 38頁(“共同発明の場合にも、各発明者全員の合意によりそれ ぞれの持分を決定することができる。この場合に問題となることは、如何なる基準によって各自の持分を決定す べきかである（共同発明者の持分算定の問題）。一般に次の事項を総合的に斟酌し、当該発明に貢献した度合の 程度を算定して共同発明者各自の持分を決定すべきである。着想の提供及び具体化につき、①如何なる共同発明 者の着想が最も独創性を有したかとか、②共同研究開発の過程で共同発明者のうちの誰が解決不能と思われた問 題を適切に解決したかなどにより持分の大小を決定する一要素とする。この着想の独創性の大小という要素は、 発明が技術的思想の創作であることからいって、共同発明における持分算定のうえで最も重要かつ基本的な要素 と考えられる。共同発明が完成するにいたるまでに要した時間につき、長時間にわたり共同研究開発に従事した 共同発明者は、そうでない者に比較して発明完成に貢献した度合が一般的には大きいといえる。したがって、共 同研究開発に長時間にわたり従事した共同発明者は、そうでない者よりも持分が大きいといってよい。ことに、 発明完成の全過程に関与した共同発明者の持分は、中途から関与するにいたった共同発明者のそれに比較して大 きい、とみるのが合理的である。”). 113) 현실적으로 연구기간을 지분율에 반영할 필요성을 인정하면서도, 청구항 구성요소의 특징적(신규한) 부분에 기여한 바를 기준으로 하는 법리를 연구기간을 고려할 여지가 없다. 필자는 전자의 방법보다 후자의 방법을 더 선호한다. 평범한 교수의 30년의 연구가 해결하지 못한 난제를 천재인 학생의 1년의 연구가 해결할 수 있 음이 인정된다. 전세계 수많은 천재가 수백년을 걸쳐 해결하지 못한 난제를 어떤 한 천재가 (수년에 걸쳐) 쉽 게 해결하기도 한다. 그런 견지에서 연구기간은 허무한 것이다.

<법원의 판단> 법원은 우선 원고가 이 사건 특허발명 출원 전에 모인대상발명을 보유하고 있었다 고 인정한 다음,736) 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 동일성에 대해 판단하고 있는 735) 원고는 그 주장의 근거로, ① 피고의 설립자인 B는 원고에 근무할 당시 및 퇴사 후 원고의 제품 판매대리점 을 운영할 당시 생산지원 업무 등을 수행하면서 이미 공개된 원고의 선행발명뿐만 아니라 모인대상발명에 대 하여도 잘 알고 있었고, ② B와 함께 피고를 설립한 C도 원고에 근무할 당시 및 퇴사 후 원고의 제품 판매대 리점을 운영할 당시 모인대상발명을 알 수 있었으며, ③ B 측은 원고의 생산기술자이었던 E로부터 액츄에이 터로 연결핀을 강제적으로 퇴출시키는 기술의 개념도를 얻기도 하였다는 점을 들고 있다.

2) 三村說: 발명자 기재의 추정력 가) 일반적 설명 三村은 ① 발명자가 청구항에 의하여 판단된다는 점, ② 청구항의 특징적 부분에 의하여 판단된다는 점을 말한다.96) 그 설명에 있어서 객관적 기여만을 언급하며, 주관 적 협력의 의사에 대하여는 언급하고 있지 않다. 그 설명이 주관적 의사가 필요하지 않다고 명확하게 설명하지 않은 점은 아쉽다.

2) 법원 판단 가) 판단 법리 법원은 직무발명 보상금 소송에서 발명자 인정에 대한 판단법리를 제시한다. 즉 “특허출원된 발명의 발명자에 대하여 출원서에 첨부된 청구범위의 기재를 기준으로 하여 그 발명의 기술적 사상을 파악한 후에 해당 기술적 사상의 창작에 공헌한 자였 는지 여부에 의하여 판단하여야 한다”고 설명하였다.661) 나) 공동발명자 판단 (1) H의 공헌에 관하여 대상 특허발명의 과제 및 작용효과에 대하여 H가 행한 시험에서 원고의 교사를 받 았다. 그리고 H가 실험하는 과정에서 대상 발명 구성요소에서 특허성을 판단하여 H 를 대상 특허발명의 공동발명자로 인정할 수 있다. 법원은 대상 발명의 구성요소에서 기술적 정보는 H가 밝혀진 것이 아니므로, H보다 원고의 지분율이 크다고 판단한다.

II. 주요국의 법리 1. 일본 가. 모인의 의의 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 자연인인 발명자에게 귀속되지만(일본 특 허법 제29조 제1항 본문), 이러한 특허를 받을 수 있는 권리는 양도가 가능하며(동법 제33조, 제34조) 따라서 출원이 가능한 자는 이러한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 한하며 그 이외의 자가 출원을 한 경우에는 거절되고(동법 제49조 제7호), 과오 로 등록된 경우에는 무효사유로 된다(동법 제123조 제1항 제6호). 이와 같이 특허를 772) 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 사법 제39호, 사법발전재단, 2017. 3., 9-10면. 773) 제2설에 대해 출원일 소급제도는 모인특허출원을 무효로 시키는 것이기 때문에 발명의 동일성의 범위를 넓 게 보더라도 정당한 권리자가 실제 발명한 것 이상의 권리를 취득할 위험이 없다고 설명하고 있는데, 거절 무 효되는 범위와 출원일 소급이 인정되는 범위를 동일하게 보면 문제없는 설명이지만, 앞서 본 바와 같이 두 범 위를 달리 보는 견해도 있다.

“특허권은 종래의 기술로는 해결될 수 없는 과제를 신규성 및 진보성을 갖춘 구성에 의해 해결하는 것에 성공한 발명에 대하여 부여하는 것이므로, 특허법 이 보호하고자 하는 발명의 실질적 가치는 종래기술로는 달성할 수 없는 기 술적 과제의 해결을 실현하기 위하여 종래기술에는 발견되지 않는 특유의 기 술적 사상에 기한 해결수단을 구체적 구성으로 공개하는 점에 있다. 따라서 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 관여한 자가 아니면 발명자라고 할 수 없 다.”98) 위 설명은 특징적 부분이 신규성은 물론이고 (and) 진보성도 갖추어야 하는 것으 로 설명하는 것으로 이해된다. 특징적 부분이 진보성까지 구비하여야 하는지에 대하 여는 아래에서 상술한다.

나. 발명자의 발명 v. 청구항의 발명 적어도 공동발명자 판단의 견지에서는 발명자의 마음 속에, 연구일지 속에 있는 발 명은 중요하지 않다. 그 발명 중 일부를 사회에 기여하고 나머지 부분만을 청구할 수 도 있다. 혹은 발명자가 실제로 발명한 내용을 초과하여 청구할 수도 있다. 물론, 그런 과도하게 넓은 청구항은 심사과정에서 거절되어야 하고 무효심판에서 무효되어야 하 겠지만, 거절 또는 무효되지 않은 과도하게 넓은 청구항의 발명은 그 거절 또는 무효 전까지는 그 청구항을 기준으로 발명을 확정하여야 한다.

발명자 판단을 위해서는 청구항을 기준으로 하여야 하며, 청구항의 공지요소가 아 닌 신규요소에 기여하여야 한다. 청구항의 신규요소에 대한 기여만으로는 부족하고 진보성을 충족케 하는 요소(진보요소)에 대한 기여가 필요한지 여부에 대하여는 이견 이 존재할 것이다. 공동발명자 판단을 위해서는 신규요소에 대한 기여만으로 충분하 고, 그 공동발명자 지분율을 산정하는 과정에서 신규요소보다는 진보요소가 지분율을 더 높이는 요소로 작용할 것이다. (항상 그런 것은 아니지만) 경우에 따라서는 신규요 소만에 기여한 자의 지분율이 0%가 되어 결과적으로 그 자가 공동발명자가 아닌 것 으로 판명될 수도 있을 것이다.