세계사> 선거철에도 ICT 법안 발의 속속…주파수재할당·앱마켓 제재 | 군포철쭉축제

이처럼 ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우, A1과 A2에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 甲의 단독 권리로, A3에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 甲과 乙의 공유로 되며, 발명자 판단 기준(실질적 기여)과 모인 판단 기준(실질적 기여)이 다르지 않기 때문에 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준을 적용할 때 발생하는 어색한 결론은 도출되지 않는다. 다만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공유관계도 인정하는 것으로 하면, 모인자 乙로서는 피모인자의 실질 적 기여가 인정되는 모인대상발명(A)을 어떤 수준으로 변경 개량하더라도 일단 특허 를 받아 권리가 불가분 상태가 되면 피모인자 甲의 선택에 따라, (i) 해당 특허가 무효 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 406 모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위 협의의 실질적 동일성 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ A3 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ 실질적 기여 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A3 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ <표 44> 종합검토(피모인자와 모인장의 공유 불인정 시) 로 되거나, (ii) 특허권을 공유로 하는 방법밖에 없게 되는데, 피모인자 보호에 너무 치 우친 접근법이라는 비판도 있을 수 있지만 기술탈취 방지라는 목표를 효과적으로 특 허법에서 구현하기 위해서는 불가피한 측면이 있다. 다만, 이러한 접근법이 지나치다 면 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우에도 공유관계는 인정하지 않는 방법도 있지만 아래에서 살펴보는 바와 같이 피모인자 보호에 충실하지 못한 점 이 있게 된다.

학설의 경우 공동 발명 성립에 부정적 견해와989) 긍정적 견해가990) 있으며, 긍정적 987) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구 자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하 여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과 를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.”). 988) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결. 989) 성창익, 앞의 평석, 327면; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모 인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 552-553면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 384 견해 중에는 2016년 특허법 개정 시 도입된 제99조의2를 유추적용할 수 있다는 견해 도 있다.

650) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 651) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 652) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁. 653) 影山光太郎, 上揭 論文, 125頁. 654) 影山光太郎, 上揭 論文, 108頁(“寄与の程度は、一般に、(イ)技術的な不可欠性の程度、（ロ）技術レベル、 (ハ）有用と考えられる程度、に特許発明であれば、寄与した特徴的な構成要素の数（例、請求項の数）、(ホ）構 成要素の特徴の程度、A新規性、進歩性の程度のような要因から成ると考えられる。”). 655) 影山光太郎, 上揭 論文, 113頁(“各発明者について、発明への寄与（の程度）=原理への寄与+モデルへの寄与=原 理のウェイト×原理への寄与の程度+モデルのウェイト×モデルへの寄与の程度上記の発明への寄与の程度を整理し て各人の割合を算定すると、共同発明者間の寄与割合となる。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 212 각 발명자의 발명에 대한 지분율 = 원리에 대한 기여 + 모델에 대한 기여 = 원리 중요도 × 원리에 기여 정도 + 모델의 중요도 × 모델에 대한 기여 정도 <표 19> 발명자의 지분율 산정방법(影山) ➇의 경우: 모델만의 기여로서, ➈에 의한다. 모델에 기여만 고려하여 발명자의 지분율을 산정한다.656) ➆의 경우: ➆ 및 ➈에 의한다. 원리+모델에의 기여를 합계하여 각 발명자의 지 분율을 산정한다.657) 이상 ➀-➉ 단계 절차를 순서로 이하 그림에서658) 공동발명자 인정, 공동발명자간 의 지분율을 산정 절차를 제시한다.

모인 출원 특허의 경우 특허법상 거절이유 무효사유에 해당하며 정당한 권리자의 보호를 위한 제도가 특허법에 마련되어 있는데, 모인자가 피모인자의 발명을 거의 그 대로 출원한 경우(특허받은 경우 포함)와 달리 모인자가 피모인자의 발명에 일정한 변 경을 가하여 출원한 경우(특허받은 경우 포함)에는 이를 어떻게 처리해야 하는지 문제 된다. 이하 이 문제에 대한 우리나라의 학설 판례를 먼저 살펴보고 주요국의 관련 법 리와 논의를 정리한 다음 이를 토대로 제도 개선의 필요성 및 필요시 개선방안에 대 해 검토해 본다.

3. 발명의 완성 시점: 실시 가능 시점 v. 효과 결정 시점 가. 대법원의 태도: 효과 결정 시점 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결은 (고안의 완성과 관련하여) 고안의 완성 은 통상의 기술자가 “반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것”을 말한다고 설시한 바 있다.436) 그러나, 다음과 같은 관점에서 이러한 설시가 타당한지는 의문이다.