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한편, 종전 중소기업기술보호법은 중소기업기술 보호를 위한 지원사업과 기반 조 성 등에 관하여 규정하고 있으나 중소기업이 기술침해를 당하는 경우 그 피해구제를 위한 실효적 조치는 여전히 미흡한 것으로 지적되고 있었고, 기술침해로 인한 중소기 업의 피해가 막대하여 폐업에 이를 정도로 심각한 사례가 비일비재함에도 중소벤처기 업부는 기술침해 피해에 대해 당사자 간의 합의를 전제로 하는 조정 외에 취할 수 있 는 조치수단에 한계가 있다는 점을 고려하여 이후 법 개정이 이루어졌다. 즉, 기술침 해로 인한 중소기업의 피해를 보다 신속하게 구제하고 중소기업기술을 효과적으로 보 호하기 위하여 중소기업기술 침해행위를 유형화하고, 중소기업이 해당 침해행위에 대 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 34 보호 대상 위반 행위 부정경쟁 방지법 영업비밀 (공공연히 알려져 있지 아니하 고 독립된 경제적 가치를 가지 는 것으로서, ‘합리적인 노력 에 의하여 비밀로 유지된’ 생 산방법, 판매방법, 그 밖에 영 업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보) ※ ‘비밀로 관리된’(2018. 7. 18. 시행) <영업비밀 침해행위> ① 부정취득 및 부정이용행위(가목) ② 고의·중과실에 의한 부정취득 및 사 용행위(나목) ③ 선의 취득 후 악의 사용행위(다목) ④ 비밀유지의무 위반행위(라목) ⑤ 부정공개자로부터의 전득행위(마목) ⑥ 부정공개된 영업비밀 취득 및 사용행 위(바목) 아이디어 (경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디 어가 포함된 정보) <부정경쟁행위(차목)> 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 아이디어를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이 익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인 에게 제공하여 사용하게 하는 행위. <표 2> 기술탈취 관련 법규(보호대상 및 위반행위 비교) 해 중소벤처기업부장관에게 신고하고 필요한 조치를 요청할 수 있도록 하며, 중소벤 처기업부장관은 사실조사 등을 통해 중소기업기술 침해행위로 손해를 입힌 것이 인정 될 경우 시정권고ㆍ공표 등의 행정조치를 할 수 있도록 하는 내용의 개정법률(2018. 6. 12. 법률 제15692호로 일부개정된 것)이 2018. 12. 13.부터 시행되고 있다.

3) 법원의 판단 법원은 원고가 대상 발명의 구성을 착상한 경위를 인정하였다. 비록 대상 발명은 원고 및 소외 제3자 D가 공동으로 개발한 것이지만, 공동발명자 간의 지분율 분배에 있어서 대상 발명은 원고가 기술적 사상의 특징적 부분에 대하여 착상 및 구체화 한 것이다. 소외 제3자 D는 비록 원고와 함께 대상 발명의 개발에 종사하고 출원 및 보 정 경과에서 일정한 기여를 한 것을 고려해서 원고의 지분율은 90%이고 D가 10%로 인정하였다.

1심 법원은, 발명자에게 개시되어 있던 2건의 비공지 디자인(confidential designs) ultimately found to be derivees often file before parties that are ultimately found to be derivers). Both Chico and Mark Lemley suggest that by preserving the relevant language of § 135, Congress should be presumed to have intended to preserve the same substantive authority, notwithstanding the changes to patentability in § 102. I believe, however, that as § 135(a) addresses the grounds for triggering the proceeding it does not provide separate substantive authority for the PTAB's decisions, particularly in light of the separate language of new § 135(b) and the prior art changes in § 102. If Congress does not act to fix the provision, I hope Chico and Mark turn out to be right and that the courts uphold a broader interpretation that would authorize the PTO to trigger derivation proceedings for obvious derived variants and for the PTAB to deny patents on them. But if the courts will not uphold such authority, too much damage may be done in the interim. It would therefore be much better to avoid any such question of authority, by enacting amending or technical correction legislation now, which not only would assure that the procedures are adequate but also would clearly indicate that claims to obvious variants of derived knowledge are unpatentable even without a derivation proceeding (which would then authorize the PTO to reject them and would discourage filing of such claims and, in turn, unauthorized derivation in the first instance).”); N. Scott Pierce, The Effect Of The Leahy-Smith America Invents Act On Collaborative Research, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 133, 145 (2012) (“It may be that obviousness will be a consideration in derivation proceedings under new section 135 as a carry-over from standards for conducting interference proceedings and, certainly, preservation of the phrase “substantially the same” in new section leaves room for that interpretation.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 314 이 미국 특허법 제102조(f)항 선행기술에 해당하며 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있다고 보았다. 다만, 결과적으로 이 사건 디자인 특허의 비자명성이 부정되지는 않았다.

2. 착상과 구체화의 개념 명확화 가. 착상 및 구체화의 개념에 대한 논의의 필요성 발명자, 공동발명자를 논하면서 ‘착상’과 ‘구체화’라는 용어가 자주 사용된다. 그런 데 그 용어의 의미가 명확하지 않은 점, 항상 동일한 의미로 사용되지 않는 점이 발견 된다. 그 개념이 명확하지 않으면 자연스럽게 (공동)발명자 판단도 명확하지 않게 된 다. 이하, 먼저 착상과 구체화라는 용어가 잘못 사용된 사례를 살핀다.

나. 판례 검토 1) 발명의 특징적인 부분에 관여 여부 解決手段として、発明と評価され得る場合が少なくないことから、着想者が発明者と評価されることが多いであ ろう。この分野では、課題の発見自体がそのまま発明となる場合も少なくないことから、課題の設定者と発明者 とを判然と区別することが難しい。また機械の分野においては、具体的な構成が課题の解決手段であり、着想の 段階でこれを具体化した結果を予測することが可能であるから、当該構成を着想した者をもって、発明者と評価 することができる場合が多いであろう。これに対して、化学の分野においては、着想を具体化した結果を事前に 予測することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、単に着想をしただけ者を発明 者と評価できない場合があり、着想者と具体化の作業の担当者とが共に発明者とされる場合も少なくないと思わ れる。”). “당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여한 자로서 발명자로 평가될 수 있다. 그러나 구체적인 사 안에서 발명자의 범위를 정하는 것은 종종 곤란함을 수반한다. 일반적으로 말하면, 전기의 분야에서 어느 정 도 추상적인 착상이라도 그 자체가 과제의 해결수단으로서 발명이라고 평가될 수 있는 경우가 적지 않으므로 착상자가 발명자로 평가되는 경우가 많을 것이다. 이 분야에는 과제의 발견 자체가 그대로 발명으로 되는 경 우도 적지 않으므로 과제의 설정자와 발명자를 판연하게 구별하는 것은 곤란하다. 또한 기계의 분야에서는 구 체적인 구성이 과제의 해결수단이고, 착상의 단계에서 이것을 구체화 한 결과를 예측하는 것이 가능하므로 당 해 구성을 착상한 자를 두고 발명자로 평가할 수 있는 경우가 많을 것이다. 이에 대하여 화학의 분야에서는 착상을 구체화 한 결과를 사전에 예측하는 것이 곤란하고 착상이 그대로 발명의 성립에 결부되기 어려우므로 단지 착상만을 한 자를 발명자로 평가할 수 없는 경우가 있고, 착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명 자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.” 100) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수 하여 진실의 발명자를 원서에 기재하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자 로 기재된 경우에는 원고는 당해 발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때 에는 사용자 등이 간접반증으로써 추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하 는 것이 상당하다.”). 101) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경 우에 사용자 등은 원고가 발명자라는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 79 쌍꺼풀 형성용 테이프 또는 실 및 그 제조방법(二重瞼形成用テープまたは糸及びそ の製造方法)에 관한 사건에서 공동발명자 인정기준을 발명의 특징적인 부분에 관여하 였는지 여부로 판단하였다. 102) 원고는 피고가 가진 특허권에 대하여 공동발명자로 주장하였다. 그리고 특허청은 원고로부터 무효심판의 청구를 받고 심판청구기각결정을 하였다. 법원은 공동발명자 판단기준은 특허청구의 범위에 기재된 발명의 구성에서 종전의 기술적 과제의 해결수 단과 관련된 부분, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 현실적으로 관여했던 것이 필요하 다고 제시하였다. 당해 사건에서 원고가 스스로 공동발명자인 것에 대하여 대상 발명 1-6의 특징적 부분의 완성에 원고가 현실적으로 관여했다고 주장한 것에 증명책임을 부담해야 한다고 판시하였다.103)그러므로 법원은 대상 발명 1-6에 대하여 원고가 대상 발명의 특징적 부분의 완성에 대해 현실적으로 관여했던 것은 인정할 증거가 부족하 므로 원고는 공동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였다.104) 일본 판례에서 발명의 특징적인 부분에 현실적으로 관여하였는지 여부를 기준으로 공동발명자를 판단한 추가적인 사례는 다음과 같다: ① 知的財産高等裁判所 平成22. 9. 22. 平成21(ネ)第10067号 判決; ② 知的財産高等裁判所 平成19. 7. 30. 平成18(行ケ) 第10048号 判決; ③ 大阪地判 平成21. 10. 8. 平成19(ワ)第8449号 判決; ④ 大阪地判 平 成21. 1. 27. 平成18(ワ)第7529号 判決; ⑤ 東京地方裁判所 平成21. 12.25. 平成19(ワ)第 102) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“ある特許発明の共同発明者であるといえるた めには，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従前の技術的課題の解決手段に係る部分，すなわち発 明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。”). 103) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“本件においては，審判請求人である原告が， 自らが共同発明者であること，すなわち，本件発明１～６の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことにつ いて，主張立証責任を負担するものというべきである。”). 104) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決 (“前記（３）の認定事実によれば，本件発明 １～３の特徴的部分は，被告が，平成１２年８月頃，手元にあった各種テープを用いて自らを被験者として実験 を行い，伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ，テープそれ自身が縮もうとする力に よって瞼に食い込み，皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き，中でも，かつら用 テープ（３Ｍ社製＃１５２２）は適度の伸縮力があり，最も自然できれいな二重瞼を形成できることを確認した 際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はな い。よって，本件発明１～３について，原告をその共同発明者と認めることはできない。,,,前記（２）の認定事実 によれば，本件発明４～６の特徴的部分は，被告が，剥離紙を用いた実験の結果を踏まえ，シリコンを剥離シー トとして用いることとし，平成１２年の秋から冬にかけて，厚さの異なるシリコンシートや２液式のシリコンを 購入してシートを作り，その中央部に破断部分を設けたものを粘着テープと貼り合わせてサンプルを作り，破断 性を確認するための実験を行った結果，シリコンの硬度が９０度に近いものであれば，ほとんどの場合，二重瞼 形成用テープを使用する時に，シリコンの剥離シートが切り込みで破断して粘着テープから剥離し，粘着テープ が切れることなく，粘着テープを伸ばすことができることを確認し，シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの 密着面として使うことを決め，もって，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確 認した際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠 はない。よって，本件発明４～６について，原告をその共同発明者と認めることはできない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 80 31700号 判決; ⑥ 知的財産高等裁判所 平成20. 9. 30. 平成19(行ケ)第10278号 判決; ⑦ 東京地方裁判所 平成19. 2. 27. 平成17(ワ)第15529号 判決; ⑧ 東京高判 平成15. 6. 26. 平成14(ネ)第730号 判決; ⑨ 東京地方裁判所 平成17. 3. 10. 平成16(ワ)第11289号 判決; ⑩ 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; ⑪ 大阪地判 平成14. 5. 23. 平成11(ワ)第12699号 判決 등. 2) 기술분야 구별 화학분야에 대한 발명자 인정은 다르게 판단될 필요성이 인정된다. 이렇게 기술분 야별로 발명자를 달리 표현하여야 함을 보여주는 판례는 다음과 같다: 東京地方裁判 所 平成14. 8. 27. 平成13(ワ)第7196号 判決; 東京地方裁判所 平成18. 1. 31. 平成17(ワ) 第2538号 判決; 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; 知的財 産高等裁判所 平成20. 2. 21. 平成19(ネ)第10061号 判決. 3) 협력관여 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決에서 “발명자로 되기 위해서는 한 사람이 전체의 과정에 관여하는 것은 필요하지 아니하고 공동으로 관여 하는 것으로 족하지만, 복수의 자가 공동발명자로 되기 위해서는 과제를 해결하기 위 한 착상 및 그 구체화의 과정에서 일체적·연속적인 협력관계 하에 각자가 중요한 공 헌을 하는 것을 필요로 한다”고105) 설시하였다. 여기서의 “일체적·연속적인 협력관 계”를 주관적인 요건으로 볼 수 있다. 주관적 요건을 공동발명자 판단의 필수 요건이 라고 본 다른 판례로는 知的財産高等裁判所平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決도 있다.106) 105) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決(“発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創 作のうち高度のもの（特許法２条１項）であるから，発明者とは，発明の技術的思想の創作行為を現実に担った 者であって，発明者であるためには，当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想し，それを具体化することに関 与したことを要するものと解され，当該発明について，例えば，一般的な助言・指導を与えた者，協力者・補助 者として研究者の指示に従って単にデータをとりまとめた者，実験を行った者などのように，発明の完成を援助 したにすぎない者は発明者には当たらない。もとより，発明者となるためには，１人の者がすべての過程に関与 することが必要なわけではなく，共同で関与することでも足りるが，複数の者が共同発明者となるためには，課 題を解決するための着想及びその具体化の過程において，一体的・連続的な協力関係の下に，それぞれが重要な 貢献を行うことを要するというべきである。”). 106) 知的財産高等裁判所 平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決(“発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創 作のうち高度なものをいうと規定され（特許法２条１項），産業上利用することができる発明をした者は， ・・・その発明について特許を受けることができると規定され（同法２９条１項柱書き），また，発明は，その 技術内容が，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることが 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 81 4) 청구항에 기여 (공동)발명자를 판단하기 위하여 청구범위의 기술적 사상을 기초로 한다. 知的財産 高等裁判所 平成20. 7. 17. 平成19(ネ)第10099号 判決에서 “출원서에 첨부한 특허청구 범위의 기재를 기준으로 하여 명세서 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재도 참작하 여”107) 그 기술적 사상에 대한 판단하여야 한다고 제시하였다.

532) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 579 (E.D. Tex. 2014) (“Furthermore, the devices disclosed in the Globus patents are significantly different from the device disclosed in Dr. Bianco's drawings.”). 533) Id. at 579 (“Assuming that the evidence supports a finding that Globus used Dr. Bianco's ideas as a starting point for its Caliber, Caliber–L, and Rise products, that does not mean that his contribution to the patents associated with those products was sufficient to render him a co-inventor.”). 534) 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었다고 보는 것이 상식적이지 않을까? 만약, 그렇다면 연 결고리가 생기는 것이다. 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었음을 원고가 증명하는데 실패한 것인가? 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 179 법원은 단순히 달성목표를 제시할 뿐 그 목표를 달성하기 위한 수단을 제시하지 않은 자는 공동발명자가 아니라고 설명하는데,535) 원고가 제공한 도면 및 아이디어가 그 수준에 그칠 뿐인데 그 단순한 아이디어의 유용에 4백만불의 손해배상액을 인정하 는 것이 타당해 보이지 않는다.

(4) 주관적 관여(관계자 사이에 발명성립을 향한 의도)가 없는 자를 제외한다.

나. 발명자의 발명 v. 청구항의 발명 적어도 공동발명자 판단의 견지에서는 발명자의 마음 속에, 연구일지 속에 있는 발 명은 중요하지 않다. 그 발명 중 일부를 사회에 기여하고 나머지 부분만을 청구할 수 도 있다. 혹은 발명자가 실제로 발명한 내용을 초과하여 청구할 수도 있다. 물론, 그런 과도하게 넓은 청구항은 심사과정에서 거절되어야 하고 무효심판에서 무효되어야 하 겠지만, 거절 또는 무효되지 않은 과도하게 넓은 청구항의 발명은 그 거절 또는 무효 전까지는 그 청구항을 기준으로 발명을 확정하여야 한다.

影山光太郎론의 단점은 복잡하다는 것 외에도, ① 착상과 구체화에 대하여 틀린 이 해에 바탕한다는 점, ② 공동발명자가 되기 위하여 주관적 요건이 필수적이라는 점 등 이 제시된다.

이에 대해 E는 커버피스 두께(肉厚)의 양 사이드커버부에 핀 감합공이 있는 것만으 로는 양 사이드커버부를 넓히는 것이 곤란하며 플라스틱인 체인커버가 파괴될 우려가 있으므로 체인을 원활하게 끼워넣기 위해서는 양 사이드커버부의 내면에 사이드커버 부 선단개구부로부터 핀 감합공을 향하여 점차 그 양 사이드커버부 간의 거리가 작아 지게 경사진 핀단 도입가이드홈을 마련하는 것이 어떤지 조언하였다.