심리 _ “더 빨리 알았더라면”…故구하라 친오빠, 득녀 소식에 동생 향한 그리움 토로 | 군포철쭉축제

첫째, 모인 여부 판단의 기준이 ‘실질적 기여’ 기준임이 분명히 정립될 필요가 있 다. ‘실질적 동일성’ 기준을 적용한 일부 특허법원 판결도 있지만 모인출원이 문제된 사안에서 다수의 특허법원 판결은 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 있으므로 판결례의 축적에 따라 조만간 ‘실질적 기여’ 기준으로 판단기준이 수렴할 것으로 기대해 볼 수 있을 것이다.982) 둘째, ‘실질적 기여’는 모인 여부 판단에서만 문제되는 것이 아니라 발명자/공동발 명자 판단에서 마찬가지로 문제되므로 판결례의 축적을 통해 그 의미를 분명히 함으 로써 발명자로 인정되는 기여와 그렇지 않은 관여를 구분하는 구체적 기준을 정립해 갈 필요가 있다.983) 우선 모인 여부 판단과 관련하여 대법원 2009후2463 판결에서 제 982) 이 경우 확대된 선출원 판단에서의 ‘실질적 동일성’ 개념과의 혼동을 피하기 위해 가급적 ‘실질적 동일성’이 라는 용어를 사용하는 대신 ‘실질적 기여’ 유 무 판단을 통해 모인출원이 문제된 발명의 발명자를 확정하고 이를 토대로 모인 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

다만, ‘실질적 기여’ 기준에 따라 넓은 범위에서 모인의 성립을 인정할 경우 정당한 권리자의 구제가 인정되는 범위(정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위 및 정 당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위)도 이처럼 확대된 형태로 운용되 어도 문제없는 것인지에 대한 검토가 필요할 것인데 아래 정당한 권리자 구제와 관련 한 검토 부분에서 별도로 살펴본다.

(주) 상기로, '일응 원리'는 '원리'에 비해서 모델에서 추출·특정되는 측면이 강하다 고 생각된다. 실험에 의한 발명의 경우에서, 원리를 알 수 없을 때, 원리가 알기 어렵 고, 일응 원리에서 실험조건 또는 성과물을 예측할 수 없는 정도의 때는, 원리를 추출 할 수 없는 경우이며, 이후의 절차에서는 모두 모델로서 취급해도 좋다.

1) 원고 주장 대상 발명에 대하여 당시 이사였던 D는 발명의 기술에 관하여 구체적으로 지시한 것이 아니고. 원고에게 지시를 한다고 해도 경영자로서 권리화에 대한 절차적 단계의 지시를 하였을 뿐이었다. 그러므로 원고의 지분율은 90%라고 주장한다.

예를 들어, (i) 구성요소조합발명(combination) 중 하나의 구성요소(combination element)에 대한 발명과 (ii) 그러한 구성요소를 포함하는 구성요소조합발명 (combination)이라는 두 개의 별개의 발명이 있는 경우, 문제된 구성요소를 삭제하는 방법으로 두 발명을 분할하는 것은 곤란하므로(구성요소 삭제에 의해 청구범위가 부 당하게 확장됨) 모인출원인이 문제된 구성요소에 대한 별도의 보호를 구하지 않도록 하는 방법으로 해결할 필요가 있는바, 이와 같은 사안에서 모인출원인과 정당한 권리 자의 이해관계를 조정하는 방법은 피모인 구성요소에 대한 독립된 보호를 모인특허의 보호범위로부터 제외하되 구성요소조합발명에 대해서는 모인출원인의 발명으로 인정 하는 것이라고 한다. 결국 구성요소 자체에 대한 독립적 보호를 모인출원인이 포기하 되 모인출원인의 출원을 기초로 정당한 권리자의 우선권 주장 출원을 통해 정당한 권 893) 모인출원인이 구성요소를 모인한 후 해당 구성요소를 포함한 구성요소조합발명을 출원한 경우, 모인대상발 명(구성요소)이 독립하여 보호될 수 있고 모인출원에서 별도로 구분되어 기재되어 있다면, 특허법의 모인조항 이 준용된다고 한다.

대상 발명 3의 발명자는 원고 및 P10이고, P8는 아니다.

사. 출원 전체 또는 특허 전체를 기준으로 하는 공동발명자 판단 공동발명자는 어떤 출원 또는 어떤 특허의 모든 청구항 중 적어도 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여한 자로 정의될 수 있다.247) 하나의 출원에 청구항이 100개 가 있는데, 그 중 하나의 청구항에라도 신규사상을 기여한 자는 공동발명자가 되는 것 이다.248) 1984년 이전에는 어떤 출원이나 특허의 모든 청구항에서 신규사상을 기여한 243) “work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.” 244) Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991) (“Parts of a unitary whole are ‘inseparable’ when they have little or no independent meaning standing alone.”). 245) 우리 저작권법 제2조 제21호는 약간 더 강한 표현을 사용한다: “‘공동저작물’은 2인 이상이 공동으로 창작 한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.” 분리하여 이용할 수 있으나 가치가 급감하는 저작물도 포함해야 할 것으로 생각된다.

2) 공동발명의 정의 규정 마련 공동발명이 성립하기 위해서는 원칙적으로 복수의 관여자 사이에 실질적 상호협력 관계가 필요하다는 것이 대법원 판결의 입장이므로1003) 객관적 측면에서 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되더라도 주관적 측면에서 공동관계 결여 시 공동발명의 인정은 쉽지 않을 것으로 보인다. 따라서 공동발명의 정의 규정 마련을 통해 이 문제 를 해결하는 것도 한 방법이 될 수 있을 것인데, 이하 주요국의 현황을 토대로 개선방 안을 검토해 본다.