경찰 _ [여수시]여수에 ‘바다에 뜬’ 국립 해양기상과학관 건립 | 군포철쭉축제

특허심판원은 2017. 3. 22.자 2014당3053 심결에서, 원고가 주장하는 모인대상발명 과 이 사건 특허발명 사이에 동일성이 인정되지 않는데다가, 원고가 제출한 증거들만 으로는 이 사건 특허발명에 관한 기술사상을 피고가 도용한 후 이를 이용하여 특허출 원을 하였다는 점을 인정할 수 없다고 하여 원고의 심판청구를 기각하였다. 이에 원고 가 불복하여 소를 제기한 것이 이 사건이다.

다음으로 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개 량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, ① 해당 개량발명이 정당 916) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(3) Where a question is referred to the comptroller under subsection (1)(a) above and - . . . (c) any such application is refused under any other provision of this Act or is withdrawn before the comptroller has disposed of the reference, (whether the application is refused or withdrawn before or after its publication) the comptroller may order that any person by whom the reference was made may within the prescribed period make a new application for a patent for the whole or part of any matter comprised in the earlier application or, as the case may be, for all or any of the matter excluded from the earlier application, subject in either case to section 76 below, and in either case that, if such a new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the earlier application.”); 37 (“(4) Where the comptroller finds on a reference under this section that the patent was granted to a person not entitled to be granted that patent (whether alone or with other persons) and on application made under section 72 below makes an order on that ground for the conditional or unconditional revocation of the patent, the comptroller may order that the person by whom the application was made or his successor in title may, subject to section 76 below, make a new application for a patent - (a) in the case of unconditional revocation, for the whole of the matter comprised in the specification of that patent; and (b) in the case of conditional revocation, for the matter which in the opinion of the comptroller should be excluded from that specification by amendment under section 75 below; and where such new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the application for the patent to which the reference relates.”). 917) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 76 (“(1) An application for a patent which -(a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and (b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed, may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(9) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.”). 918) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 81-82頁에 소개된 현지대리인의 답변 내용을 정리한 것이다. 권리부여절차에 있어서 특허청장 (Hearing Office)이 내린 구제명령의 내용은 법적 그리고 본래적으로는 특허청장(Hearing Office)이 갖는 넓은 재량에 기초한 것이므로, 실제로는 권리부여절차에 있어서 특허청장(Hearing Office)은 다종다양한 사정을 고 려하여 다종다양한 적당한 조치(이론적으로는 권리자로부터의 출원비용 등의 상환도 포함하여)를 명하는 것이 가능하다고 한다.

676) 서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결에서 발명자 지분율을 산정하며 법원이 작성한 표 를 참조한 것이다. 라. 소결 대법원은 2014년의 2011다77313 판결에서 기재된 발명자의 지분이 균등한 것으로 추정하였다. 즉, (예를 들어) 갑과 을이 공동발명자인 것으로 기재되어 있으면 그 둘의 지분율이 각 50%인 것으로 추정된다고 설시한 것이다. 대상 판결은 표면적으로는 지 분율 균등을 추정하는 법리를 제시하지만, 그 이면에는 발명자 기재에 추정력을 부여 하고 있다. 즉, 갑과 을이 공동발명자인 것으로 기재되어 있으면 그 둘의 지분율이 각 50%인 것으로 추정된다는 사실은 그 둘이 공동발명자인 사실은 당연히 추정되고 나 아가서 지분율 균등도 추정된다는 것이다. 그런 측면에서 대법원이 2011다77313 판결 을 통하여 발명자 기재에 추정력을 부여하는 법리를 이미 설시하였는데, 하급심 법원 75178 판결 참조). 이 사건에서 을 제15호증의 1, 2,을 제 16, 17 호증의 각 기재만으로는, D이나 피고 회사가 소속 직원인 원고에 대한 일반 관리자로서 원고에게 자금·설비 등을 제공하여 제1고안의 완성을 후원하거나 위탁한 것 외에 제1고안의 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여 하였다는 점을 인정하기 부족하고 달 리 이를 인정하기에 충분한 자료가 없다. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 D은 실용신안 공보의 기재에도 불 구하고 제1고안에 관한 고안자로보기 어려우므로, 제1고안에 관한 D의 기여도는 별도로 고려하지 아니한다.”). 685) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결(“위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한 이익 상당액은 피고 2 지분에 상응하는 금액에 한정된다고 할 것이다. 또한 2인 이상이 공동으로 발명한 때에 는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하 지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 239 이 그 이면의 의미를 알아채지 못하고 발명자 기재에 추정력을 부여하지 않는 법리 적용의 오류를 범하였던 것이다. 적어도 대상 판결이 선고된 2014년 11월 13일 후에 선고된 하급심 판결들은 모두 대상 판결의 법리를 따르기를 거부한 것이거나 대상 판 결의 의미를 이해하지 못한 것이 된다.

청구발명은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명 에 차이가 있다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판 단하게 되면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면 해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구 항의 구성요소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다. 실험의 과학인 화학 분야에서는 공동발명자를 판단하는 기준이 기계 분 야, 전기 분야에서와 다를 수 있다고 생각된다.

이 보고서는 기술탈취 문제에 효과적으로 대응함에 있어, ① 특허법 외의 관련 법 률(부정경쟁방지법, 하도급법, 상생협력법, 중소기업기술보호법 등)의 적용 가능성과 한계, ② 특허법 관련 규정(제33조부터 제35조, 제44조, 제99조의2 등)에 의한 대응 가 능성과 한계를 검토해 보고, ③ 주요국의 관련 법리 및 논의 동향에 대한 분석을 참고 하여, ④ 특허제도 개선의 필요성 및 필요 시 제도개선방안을 제안하고자 한다.

③ 위 계약과 관련하여 인스콘테크가 피고 회사와 수차례 기술 회의를 하면서 요청한 사항이나, 이들 회사가 주 고받은 제품사양서(을 제22호증의 1), 견적서(을 제22호증의 2)에는, 아래와 같이 이 사건 각 기술적 사상과 관련된 기술내용들이 들어 있다. 그리고 피고 회사와 인스콘테크의 기술 회의에는 주로 원고와 피고 김영배가 함께 또는 각각 참석하여 인스콘테크에 납품할 ‘슬롯다이 코팅장치’의 기술적인 문제들에 대한 협의를 진행하 였다.

895) 단지 과제가 설정되는 것만으로는 문제해결의 요건이 흠결되어 과제의 설정자는 공동발명자라고는 할 수 없 다. 하지만 과제의 설정자가 적어도 기본적인 태양으로 신규한 가능한 해결방법을 제공함으로써 공동발명자로 될 수 있다.

그 과정에서 법원은 원고가 원고의 기여라고 주장하는 부분이 그 당시 이미 공지 기술이었다는 점을 중요하게 보았다.553) 즉, 자신이 기여한 부분이 공지기술인 경우 그 자의 기여는 인정되지 않으며 그 자는 공동발명자가 될 수 없는 것이다. 그 외 원 고는 해당 발명에 어떻게 기여했는지 원고가 피고와 어떻게 협력했는지에 대하여도 증명하지 못하였다.

1036) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 81-82頁(“특히 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 모인특허출원 또는 모인 특허에 관한 발명에 대하여 모인자의 기여의 취급에 대하여는 현지 대리인에 따르면, 모인특허출원 또는 모인 특허에 있어서 진정한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개량발명 ‘A(선행기 술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, 모인에 대한 진정한 권리자의 구제로서는, 당해 개량발명이 진정한 권리자와 모인자의 공동발명인 경우에는 진정한 권리자로의 일부 명의변경을 명하는 것 등이 생각되며, 다른 한편 당해 개량발명이 모인자의 단독발명인 경우에는 C를 삭제하는 청구항 명세서의 보정을 명하고, 또한 진 정한 권리자로의 전부명의변경을 명하는 것, 출원의 거절을 명하거나 또는 B를 삭제하는 청구항 명세서의 보 정을 명하고 또한 진정한 권리자에게 A+B의 소정기간 내 신출원의 허용을 명하는 것 등이 생각된다고 한다.

Wunderlich는 창작적으로 기여하는지 요건에 반대하고 공동 개발 작업팀에서 발생하 는 발명에 있어서는 공동발명자인 요건은 발명사상의 착상에 대한 공동의 정신적 창 출에서 공동발명자가 작업을 하고, 각 사람이 다른 발명자의 지시에 따라 행동하지 않 고 독자적으로 행동하는 점에 있다고 했다.373) 371) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“右精神的共同作業は、問題解決（Problemlosung）についてなされなければならないすなわ ち、単に課題が設定せられるのみでは、問題解決の要件が欠如し、課題の設定者は、共同発明者とはいい得な い。しかし、課題の設定者が、少くとも基本的な態様で新規な可能な解決方法提供することにより得る。共同発 明者となり。”). 372) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“右問題解決についての精神的寄与は、独自性を有する寄与（selbstandiger Beitrag）でなけ ればならない。単に技術水準に関する情報巻提供したり、専ら他人の指示により精神的作業を行う者は共同発明 者ではない。しかし、右の如き者も、自己の思考を付加することにより、共同発明者となり得る。例えば、他人 の指示に変更を加えたり、改良をおし進めたり、または、技術水準から新しい解決方法、例えば、公知の部分の 新規な結合への方向を提示する等の場合である。他方共同発明者具体的な技術的手法の説の独自の寄与は、明の 体裁をとる必要はない。技術的問題解決に到る基礎を引き出したり、技術的問題解決に到る自然現象または作用 効果の関連性を見出した者も、共同発明者たり得る。共同発明者の各人の寄与は、自体、創作的寄与 （schopferischer Beitrag）それ自であることを要するか。”). 373) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“この点についてのドイツの学説・判例は紛糾している。リュデッケ（Ludecke）は、創作的 寄与なる要件に代え、共同発明者の各人の寄与は、当該技術分野における平均的能力を上まわる思考過程による 共同作業を要するとし、ブンダリッヒ（Wunderlich）は、創作的寄与なる要件に反対し、共同開発作業チームか ら生ずる発明においては、共同発明者たる要件は、発明思想の着想についての共同の精神的創出において、共同 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 143 독일 연방법원은 Spanplatten 사건의 판결에서 Lüdecke의 견해에 동조하면서도 해 당 사안을 규명한 것에 대하여 불충분하다며 공동 개발 작업팀 관여자가 당업기술자 들의 평균 능력을 뛰어넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발명자임을 긍정하 였다. 법원에서 Lüdecke의 기준을 적용한 경우에는 다른 팀 관여자도 해당하는 기여 를 찾아낼 수 없다. 따라서 개인으로서의 발명자가 존재하지 않기 때문에 법원은 이 결론을 내렸다.374) 본 견해를 따르면 공동발명자란 “독자적인 인식 사고과정에 근거하여 얻어진 기여 에 의하여 특허능력을 가진 발명의 실현, 즉, 해당 기술적 문제 해결과 상당한 인과관 계를 가진 형태로의 공동작업을 한 자가 공동 발명자라고 정의한다.”375) 위 논술한 바 와 같이 공동발명자의 요건으로서 공동발명자 간에 공동작업의 인식을 필요로 하는지 에 대하여 견해가 대립하여 존재하지만 본 논문에서 저자는 Lüdecke의 견해가 정당 하다고 주장한다.376) 다. 발명의 공헌도 발명자 인정 요소 중에서 발명에 대한 기여가 창조적인 것임을 요건으로 하고 있 다. 이 요건이 공동발명자 인정 기준에서도 적용된다. 대상 발명에 대한 기여가 창조 적인 기여에 대해서 판례를 통해서 해석한 자료가 있다.377) 독일연방대법원 Verkr 発明者が作業を行い、各人が、他の発明者の指示に従って行動することなく独自に行動する点にあるとした。 374) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“ドイツ連邦裁判所は、「Spanplatten」事件判決において、右リュデッケの見解に同調しつつ も、当該事案の解明には不十分であるとし共同開発作業チーム関与者が、当業技術者の平均的能力を超える寄与 を斎らさなかったにも拘らず共同発明者であることを肯定した。何故なれば、リュデッケの見解による基準を適 用する場合には、他のチーム関与者も右基準に該当する寄与が見出され得ず、したがって個人としての発明者が 存在しないことになるが故に、同裁判所は、上述の如き結論とならざるを得なかったものとされている。 375) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“結論として、共同発明者とは、独自の認識思考過程に基づき得られた寄与により、特許能力 を有する発明の実現、すなわち、当該技術的問題解決と相当因果関係を有する態様での共同作業をなした者が、 共同発明者であると定義づけられる。 376) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“共同発明者たる要件として、共同発明者間に共同作業の認識を必要とするか否かについて は、見解対立が存在部。リュデッケは、共同開発作業チームにおける共同発明者の要件として、各関与者が、当 該発明を協同作業の下に行うとの認識の下に、開発作業に従事することを必要とするとしている。その理由とし て、共同発明者の創作的寄与の要件につき、意識的共同作業の認識を要件とすることによってのみ、単独発明者 の発明的所与の場合より、その要件を緩和することが正当化せられるとしている。 377) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“上述したように、発明者の概念についての第３の重要な要素として、発明への寄与が創造的 なものであることの要件がある。この発明への寄与が創造的なもの、すなわち創造的な寄与について、本調査研 究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記のとおり解説している。 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 144 anzung sverfahren 사건에 따르면 “판례법에 따르면 발명에 대해 창조적 기여를 한 사람은 누구든지 공동발명자로, 기여 자체에 특허성이 있는가, 또는 발명적이란 말인 가에 대한 요건이 되지 않는다. 이 창조적인 기여는, 당업자의 통상의 기능을 초월해 야 하는 것이다. 예를 들어, 독일의 판례법에 의해 발명자로서 인정되는 자는, 그 기여 가 최종적인 성공의 원인이 되었거나 발견된 해결책에 결정적인 영향을 미친 자, 근저 에 있는 과제를 해결하는 방법의 기본개념을 고안한 자, 또는 그 개념을 실행에 시작 한 자이다. 물론, 이것은 통상의 기능을 초월하고 있는 것이 조건이다. 전체적인 성공 에 영향을 미치지 않았던, 즉, 발견된 해결책과는 무관한 기여만에 따라서는 공동발명 자로서의 요건은 충족시키지 않고, 발명자 또는 제3자에 의하여 부여된 구체적인 지 시에 따라 이루어진 기여만으로 보아도 동일하지 보지 않는다. 게다가 발명을 실행에 시작한 자 또는 발명을 시험한 사람은 통상 그 작업이 특정 과제와 관계되는 것이 아 닌 한 발명자라고 볼 수 없다.”378) 라. 종속청구항에만을 위한 공헌 독일 연방대법원 Ver khanzung sverfahren 판결은 다음과 같이 설시한다.